果林微案丨地理标志注册为证明商标 不能阻止他人的正当使用

案号：（2017）苏01民终2202号

关键词：地理标志、证明商标、正当使用、商标近似

2004年12月28日，江苏省盱眙龙虾协会（以下简称盱眙龙虾协会）成功将“盱眙龙虾”汉字、图形和拼音的组合注册为证明商标，注册号为第3739968号，核定使用商品为第31类：龙虾（活）。

2016年，盱眙龙虾协会因南京鸡头土菜馆（以下简称鸡头土菜馆）在店面门头旁边悬挂内容为“盱眙龙虾”和“正宗盱眙龙虾”的灯箱，将其诉至法院，请求法院判令鸡头土菜馆立即停止商标侵权行为，并赔偿经济损失50000元以及律师代理费等合理开支。

一审法院认为：“盱眙龙虾”字样与涉案商标不构成相同或者近似；盱眙龙虾协会获准涉案商标注册登记，不代表其获得禁止其他商事主体在商品或服务中使用地理标志的权利。最终判决驳回其诉讼请求，盱眙龙虾协会提起上诉。

二审法院认为：被控侵权标识与涉案商标不构成近似；盱眙龙虾协会不得剥夺产品确实产于江苏盱眙地区的他人正当使用证明商标中地名的权利。于是判决驳回上诉，维持原判。

一审法院：驳回江苏省盱眙龙虾协会的诉讼请求。

二审法院：驳回上诉，维持原判。

本案中，两审法院均以“不构成近似”与“属于正当使用”的理由判决鸡头土菜馆使用“盱眙龙虾”商标不构成商标侵权。笔者对于两审法院认为不构成商标近似的裁判理由保留意见，本文主要为大家讲述地理标志注册为证明商标后，在后续权利行驶过程中受到他人正当使用的限制问题。

一、地理标志注册为证明商标后仍不能限制他人正当使用

首先，地理标志是可以通过注册为证明商标或集体商标，来获取注册商标的保护。《商标法》第十六条对地理标志的定义为：标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。同时，《商标法实施条例》第四条规定：地理标志可以作为证明商标或者集体商标申请注册。

其次，无论注册为哪种商标，均不能限制他人正当使用。实践中，将地理标志注册为证明商标的，比注册为集体商标的多得多。究其原因，可能是因为《商标法实施条例》里关于集体商标的“不要求参加该集体的，也可以正当使用该地理标志，该团体、协会或者其他组织无权禁止”这一规定。这一句“无权禁止”仿佛让集体商标大大的弱于证明商标。然而事实上，就地理标志而言，证明商标相比于集体商标并无不同，其权利行使同样也要受到“正当使用”条款的限制。因为关于“正当使用”的规定，同时也写在《商标法》第五十九条中：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，……或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”

最后，他人未经注册人许可，将地理标志用于指示商品的真实来源和通用名称的，应认定属于正当使用行为。地理标志本就是指示商品来源的地名，加之权利人往往都是采用“地理标志+通用名称”的形式注册证明商标，所得到的权利在行使时，天然就存在他人行为构成正当使用的极大可能性。就好像本案中，在“盱眙”作为商品原产地、“龙虾”作为商品名称的情况下，使用“盱眙龙虾”四个字来指示产地及商品本身，必然是落在正当使用的范畴之内的。

二、正当使用行为的成立可以直接作为认定不构成商标侵权的理由

商标法意义上的正当使用行为，是指行为人将注册商标中不具有显著性的部分，在经营活动中用于指示商品名称、商品来源等等，而非作为商标来使用。这种使用行为，根据《商标法》第五十九条的规定，商标权利人无权禁止，自然不构成商标侵权。

本案中，二审法院依职权调查后，已经确认鸡头土菜馆的龙虾进货来源于盱眙地区，进而认定其在灯箱、横幅上标识“盱眙龙虾”、“正宗盱眙龙虾”系正当使用地名的行为，那么就可以依据该事实认定不构成商标侵权，而没有必要进一步讨论商标近似问题的必要性。

三、本案中这种对于近似的判断会对地理标志的商标保护造成严重误导

首先，将地理标志注册为证明商标，无论包含多少元素，该地理标志标示的地区都应当被视为整个商标的核心。笔者对于两级法院裁判中的“涉案商标中地理标志仅占较小部分，具有显著性和识别性的部分应为龙虾图案”这一观点，实在是无法认同。很难想象，仅凭涉案商标中的“龙虾图案”怎么能达到标示地区来源这一作用的。

其次，两级法院均认定“仅文字部分一致不构成近似商标”，似乎是为了给“不构成侵权”加一道保险，但是却忽略了很重要的一点——“正当使用”和“不构成近似”中的任何一项都可以单独作为认定不侵权的理由，而二者本质上是相互排斥、不能兼具的。也许这里有人会问，只要结果都是不构成侵权，多认定一下近似又有什么不可以的呢？

那么我们就来看一下另一个判决：（2016）苏0106民初7393号——江苏省盱眙龙虾协会与被告南京马氏酸菜鱼馆商标纠纷案。在这个判决中，就采用了基本相同的理由：“被告仅使用了文字，在商标整体上不存在文字、图形上的相同或近似，不构成侵害原告注册商标专用权的行为。”于是，在没有就“正当使用”做出任何评判的情况下，直接以不构成近似商标为由驳回了盱眙龙虾协会的诉讼请求。也就是说，如果认可“仅文字部分相同不构成近似”的观点，那么全中国所有使用“盱眙龙虾”的商家，无论龙虾的实际来源是否是盱眙，都能以商标不构成近似为由，被认定为不构成侵权，这无疑是极其荒谬的！

还好，该案最终在二审过程中以事实不清为由被发回重审，希望重审可以对这一问题拨乱反正。

最后，除了这种对在后判决的不良引导之外，本案对于近似的认定，很可能还间接导致权利人进行不必要的补救措施，扭曲地理标志商标保护的立法本意。根据《集体商标、证明商标注册和管理办法》第八条的规定：“作为集体商标、证明商标申请注册的地理标志，可以是该地理标志标示地区的名称，也可以是能够标示某商品来源于该地区的其他可视性标志。”本案中，就是采取了文字、拼音以及图案相结合的标志，而不仅仅是地区名称。而笔者在查询涉案商标时就发现，盱眙商标协会重新就“盱眙龙虾”文字单独又提出了新的注册申请。这种倒逼权利人将地理标志限定为文字才给予保护的判例，从根本上也违反了前述“地理标志注册为商标可以采用其他可视化标志”的立法精神。

本案对于地理标志证明商标受正当使用的限制这一问题的说理，是很具有启发性的，包括地理标志作为证明商标注册的目的、是不是能因注册商标权的获得而被垄断等等。但是，笔者认为上述裁判没有准确理解《商标法》中“正当使用”的真正含义，错误的将“近似判断”作为裁判理由之一。结合上述案情的分析，对地理标志注册证明商标的权利人提出如下建议：

一、将地理标志注册为证明商标或集体商标时，应以该地理标志标示地区的名称为主。

将地理标志注册为证明商标，归根结底是为了实现“标示某商品来源于某地区”这一地理标志的基本功能，必然是通过包含该地区的文字来实现的。就像盱眙龙虾协一直强调的那样——“文字元素是构成涉案商标的核心”。虽然笔者并不赞同本案判决中“涉案商标由文字、拼音以及图案三部分要素构成，被告仅有文字部分与涉案商标相同，在整体上与涉案商标差异较大”的理由。但是，这一生效的在先判决，无疑已经给组合元素商标的维权带来了极大的风险。

因此，为了避免实践中遇到类似的情形，还是建议在将地理标志注册为商标时，以指示该地区的文字为主。

二、获得地理标志证明商标时，应明确阐述核定使用商品的特定品质，以更好地监督使用该地理标志商品的其他经营者。

本案中当事人虽成功将地理标志注册为证明商标，但其手中的证明商标，不仅有活龙虾还有熟龙虾。尽管其二审中也提交了相应的《使用管理规则》，提出要包含特定的烹制方法，可是在判决中却没有明确体现出相应类别的证明商标与规则的对应性，但最终也没有被法院认可。

因此，对于这种注册了多类别证明商标的地理标志，一定要明确各类核定使用商品的特定品质，以谋求更大地保护。

三、将地理标志注册为证明商标或集体商标后，维权时应考察对方商品的实际来源是否为地理标志指示的地区，以辨别是否构成正当使用。

地理标志可以根据商标法及实施条例的规定，注册为证明商标或集体商标。但是，由于地理标志天然缺乏显著性，他人将该地理标志用于指示商品实际来源和名称的，属于正当使用行为。这种使用行为本身不属于商标使用行为，也当然不构成商标侵权行为。在这种情况下，即使该他人未加入当地相关组织、未经注册人准许使用，该证明商标注册人也无权禁止。本案上诉人盱眙龙虾协会也曾多次在各地维权，在南京范围内之外通常都是胜诉结果，这恐怕也是因为南京临近盱眙、实际来源真的是盱眙的概率更大，而其它地方虚假宣传的可能性更高。

因此，权利人维权时可以考虑相应的地理因素，对部分地域采取先行通过律师函询问等方式，来降低维权成本。