果林微案丨同一申请人同日申请的多件相似专利是否适用专利法关于禁止重复授权的规定？

案号：（2008）行提字第4号

关键词：专利、禁止重复授权、同日申请、同一申请人

申请再审人：国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）。

被申请人：科万商标投资有限公司（以下简称科万公司）。

科万公司于2002年7月19日申请了名称为“染色机（A）”的外观设计专利，并被授予专利权。该专利与科万公司2002年8月6日申请的“染色机（J）”、“染色机（K）”、“染色机（L）”、“染色机（M）”、“染色机（N）”等五项外观设计专利相比，整体区别仅在于染色机前表面由方窗和圆窗组成的单元数量不同，其余外观基本相同。

2005年12月12日，专利复审委针对上述六件专利的无效宣告请求分别作出了决定，其中，仅维持了“染色机（A）”外观设计专利有效。

科万公司不服专利复审委第7860号决定（宣告第02333399.5号外观设计专利权无效），进行了上诉。

一审法院认为：第02333399.5号外观设计专利与第02333398.7号外观设计专利属于相近似的外观设计，不符合专利法实施细则第十三条第一款关于同样的发明创造只能被授予一项专利的规定。一审维持专利复审委第7860号决定。

二审法院认为：虽然第02333399.5号外观设计专利与第02333398.7号外观设计专利属于相近似的外观设计，但这两件外观设计为同一主体就相同产品同日申请的两项相近似的外观设计，这种情形应当与不同主体的情形相区别，不应当认定为是重复授权的情形。二审撤销一审判决，并撤销专利复审委第7860号决定。

再审法院认为：二审判决关于同一主体同日就相同产品申请两项以上近似的外观设计不适用专利法实施细则第十三条的认定，没有现行法律的依据。

再审判决：撤销二审判决；维持一审判决。

专利法第九条规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。专利法实施细则第十三条第一款规定：“同样的发明创造只能被授予一项专利”。上述法律条款均是禁止重复授权原则的重要体现。

上述专利法第九条针规范的是不同主体的情形，即不同主体先后申请同样的发明创造只能授予在先申请的人。专利法实施细则第十三条第一款则既规定了不同主体不得重复授权，又规定了同一主体也不能重复授权，该条款的含义是，无论申请人是否相同，无论专利申请是否在同一天提出，就同样的技术或设计方案只能授予一项专利权。

禁止重复授权原则的目的在于防止对于同样的发明创造有两项或者两项以上的专利权同时存在而导致专利权之间相互冲突，可以认为，禁止重复授权原则是保障专利权的垄断特性的重要原则。只有作为专利权基本特性的独占性得以充分保障，才能有效实现专利制度鼓励发明创造的目的。

禁止重复授权原则实际上包含了几种情形：1）不同申请人不在同一天申请的专利；2）不同申请人在同一天申请的专利；3）相同申请人不在同一天申请的专利；4）相同申请人在同一天申请的专利。

对于情形1），禁止重复授权是为了避免不同专利权人就相同保护范围的专利权之间产生权利冲突，该情形属于专利法第九条的先申请原则的规范范围；对于情形2），禁止重复授权也是为了避免不同专利权人就相同保护范围的专利权之间产生权利冲突；对于情形3），禁止重复授权是为了防止专利权人变相延长专利的保护期限；对于情形4），即对同一申请人于同一日申请的两项以上的相近似的外观设计（或者保护范围实质相同的发明或实用新型）授予专利权，是否违反禁止重复授权原则？

再审判决中对于二审判决中关于这一点的认定，仅指出“在本案中，二审判决关于同一主体同日就相同产品申请两项以上近似的外观设计不适用专利法实施细则第十三条的认定，没有现行法律的依据”，但并没有进一步对二审判决中关于同一主体同日就相同产品申请两项以上近似的外观设计不适用专利法实施细则第十三条的认定以及现行法律规定的合理性予以评述。

对此，笔者认同二审法院的观点，即科万公司的五项外观设计申请因不符合单一性（专利法第三十一条第二款规定：一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出）的规定而不能作为一项专利申请，只能作为五项不同的外观设计申请，但是，专利复审委和一审法院又依据专利法实施细则第十三条第一款和《审查指南》的规定，认为科万公司的五项相近似的外观设计专利构成重复授权，并宣告全部五项专利无效。这一做法显失公平。实践中，申请人一方面为了扩大其外观设计专利的保护范围，防止他人仿冒其外观设计，另一方面为适应不同消费者的需求，提高其竞争优势，往往在同日就相同产品申请两个或两个以上相近似的外观设计。这种做法不为法律所禁止，也未侵犯国家利益、社会公共利益及他人的合法权益，符合专利法及其实施细则关于鼓励发明创造、促进科技创新和进步的立法本意，应当予以认可。

同时，本案还涉及到行政诉讼程序和侵权诉讼程序中对专利相似性的认定标准的统一问题，本案中的被申请人科万公司的五件专利均因为与对比专利相似而被无效，如果科万公司在维权过程中，当判断被无效专利所对应的产品与对比专利的相似性时，得出的是不相似的结论，则会使专利权人的权利得不到合理有效的保护。

专利禁止重复授权原则提醒各位企业家注意，专利申报前应对现有专利的情况进行充分摸底。首先，应当避免与他人的专利权重复。对于企业来说，无法事先保证要申请专利的技术方案不会与他人的想法重复，因此，企业需要在申报专利前的做好检索工作，避免与他人的专利构成相同或相似。这样的技术方案即使能够侥幸获得授权，也很容易在后续的无效程序中被宣告无效。其次，应当避免与自己的专利权重复。对于那些相似度高的技术方案，即使均在同一天申报作为不同专利申报，也存在被驳回或授权后被无效的可能，因为按照对现有法律条款的理解，专利法实施细则第十三条第一款规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利权”，包括了同一申请人同日申请多件相似专利的情形。因此，针对上述情况建议尽量将这些技术方案放在同一件专利中申报。