从腾讯QQ声音商标案论声音商标的显著特征

一、案情简介

原告腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称“腾讯公司”）不服被告国家工商总局商标评审委员会（以下简称“商评委”）作出的被诉决定,在法定期限内向北京知识产权法院（以下简称“北京知产法院”）提起诉讼,北京知产法院认定第14502527号“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”商标（以下简称“申请商标”）在即时通讯领域建立了较高的知名度,其识别性进一步增强,起到了商标应有的标识服务来源的功能,可以作为商标予以初步审定。商评委不服原审判决，上诉至北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”），北京高院在“电视播放、新闻社、电话会议服务”服务上申请商标予以初步审定的结论予以纠正，对北京知产法院在“信息传送”等其他服务上申请商标予以初步审定的结论予以维持。

二、裁判要旨

2013年《商标法》新增声音商标以来，对于声音商标显著性的审查一直缺乏明确的标准及司法经验的指导，因此，本案备受业界关注。

商评委主张，申请商标“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音较为简单、缺乏独创性，指定使用在电视播放等服务项目上缺乏商标应有的显著特征，难以起到区分服务来源的作用，属于《商标法》第十一条第一款第（三）项所指的情形。

然而，北京知产法院却从以下三个方面进行分析，撤销商评委的被诉决定：

第一，申请商标元素本身的独创性

申请商标虽然仅由同一声音元素“嘀”音构成且整体持续时间较短，但申请商标包含六声“嘀”音，且每个“嘀”音音调较高、各“嘀”音之间的间隔时间短且呈连续状态，申请商标整体在听觉感知上形成比较明快、连续、短促的效果，具有特定的节奏、音效，且并非生活中所常见，不属于被诉决定所认定的声音整体较为简单的情形。

第二，申请商标“经使用获得显著性”

一般情况下，声音商标需经长期使用才取得显著特征。申请商标所依附的QQ软件作为即时通讯软件持续使用的时间长、范围广泛、市场占比份额较大、使用群体所涉及的领域众多，随着QQ软件、“QQ”商标知名度提升，申请商标作为QQ软件默认的新消息传来时的提示音已经与QQ软件之间形成了可相互指代的关系，申请商标的声音亦已经在即时通讯领域建立较高的知名度，其识别性进一步增强，申请商标与QQ软件、腾讯公司已经建立了稳定的对应关系，申请商标起到商标应有的标识服务来源的功能。

第三，申请商标不构成“功能性声音”

申请商标的声音虽系QQ软件在运行过程中新消息传来时的提示音，但该提示音系人为设定，亦非该软件运行过程中所必然带来的结果，不属于功能性声音。

因此，申请商标具备应有的显著性。[1]

北京高院在审判上对一审判决作出纠正，申请商标予以部分驳回：

首先，北京高院认为申请商标仅由单一而重复的“嘀”音构成，相关公众通常情况下不易将其作为区分商品或者服务来源的标志加以识别。但腾讯公司提供的证据能够证明申请商标通过在QQ即时通讯软件上的长期持续使用，具备了识别服务来源的作用。故北京高院认定申请商标“经使用获得显著性”。

另外，北京高院认为对于“经使用获得显著性”商标的审查，必须遵循“商品和服务项目特定化”之审查原则。通常情况下，不存在在一个商品或者服务项目上经过使用而取得显著特征的标志，即可仅因其在该商品或服务上的使用行为，而在其他商品或者服务项目上当然获得显著特征。对于通过使用而取得显著特征的商标的审查，必须遵循“商品和服务项目特定化”之审查原则，避免显著特征使用取得认定过程中的泛化处理和以偏概全。本案中，申请商标并未在“电视播放、新闻社、电话会议服务”上实际使用，原审判决以“电话会议服务”与“超级群聊天”服务功能完全相同以及综合性即时通讯软件服务平台存在提供电视播放、新闻服务的可能性为由，认定申请商标在上述三项服务项目上亦具有显著特征，显然不符合申请商标经过使用方才取得显著特征的案件事实，不适当地为申请商标预留了申请注册的空间。因此，在上述三项服务上的申请商标不具备显著性。[2]

三、声音商标的显著特征解析

从腾讯QQ声音商标案中不难发现，声音商标是否具备显著特征主要从三方面进行考量——“固有显著性”、“经使用获得显著性”和“非功能性”。

根据《商标法》第十一条的立法目的来看，“固有显著性”和“经使用获得显著性”不是平行关系，应是递进关系，只有在商标标识本身不具备“固有显著性”的前提下，才要求申请人提交证据证明该标识“经使用获得显著性”。但鉴于声音商标不同于传统商标，相关公众无法在听到声音商标后迅速联想到商品或服务的来源，因此，在证明声音商标标识本身具有“固有显著性”时，只是适当减轻申请人证明该标识“经使用获得显著性”的举证责任，但仍需要提交证据证明该标识“经使用获得显著性”。

1.固有显著性

对于声音商标是否具有固有显著性的判断，除考量指定使用的商品或服务及其所属行业的实际情况/相关公众的认知习惯等传统商标是否具有显著性的基本判断规则外，还应结合声音商标声音的时长及其构成元素的复杂性等因素，综合考虑其整体在听觉感知上是否具有识别作用的特定节奏、旋律、音效，从而对其可否具有区分商品或服务来源的作用作出判断。

2.经使用获得显著性

根据《商标审查及审理标准》和北京高院的审理规则：“一般情况下，声音商标需经长期使用才能取得显著特征”。这表明，声音商标的审查标准有别于传统商标，即在大多数情况下不认为声音商标具有固有显著性，需经使用后建立起商标与商品或者服务之间稳定的对应关系才能获得显著性。这也是自2014年新商标法实施以来，90%的声音商标被驳回注册的关键所在。

本案中，北京知产法院明确指出：“申请商标的声音在即时通讯领域建立了较高的知名度，其识别性进一步增强，申请商标与QQ软件、腾讯公司之间已经建立了稳定的对应关系，申请商标起到了商标应有的标识服务来源的作用”。从这句话不难看出，在司法实践中，“较高知名度”是“经使用获得显著性”的必要条件。也就是说，申请人在举证过程中，应参照商标知名度的证据要求举证，甚至参照商标法第十四条驰名商标的证据要求举证。

笔者认为，在实践中，要求商标申请人按照“较高知名度”甚至“驰名商标”的证据标准举证商标“经使用获得显著性”，增加了申请人的举证责任，申请人往往需要提交大量的证据材料，由于审查员对证据的审查标准不可能完全一致，对知名程度的认定也将产生偏差，从而影响对案件的定性或定量，导致声音商标注册困难。

目前，美国法院检验一个标识是否具有显著性的要求为：一是商标申请人需证明同一或相似的商品或服务类别上是否存在至少一个与其申请注册的商标相同的在先注册商标；二是商标申请人需提交其商标经过五年实质的、排他且持续的商业使用而具有显著特征的证据；三是考量标识使用时间的长短和方式、广告促销力度的强弱及范围大小等其他获得显著性的证据要素。在《欧盟商标审查指南》中，欧盟知识产权局对获得显著性的考量要素提出五点参考意见：商标在市场中所占份额；商标使用的强度、地理范围以及时间长度；对商标宣传的投资力度；多大比例的相关消费者群体将标识与商标或者服务相关联；其他相关工业、商业、贸易和专业从业者的陈述。[3]

笔者认为，日后随着技术的进步和信用机制的完善，我国可以借鉴美国法院和欧盟知识产权局的上述做法，完善和细化声音商标“经使用获得显著性”的审理标准，在声音商标使用时间及范围、广告宣传投入力度、对消费者的问卷调查等考量因素上予以适当量化，从而减轻申请人的举证责任。

3.非功能性

另外，“非功能性”也是审查声音商标显著特征的准入性原则。我国对于商标非功能性的法律规定主要体现在《商标法》第十二条规定：“以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。”《商标审查及审理标准》对该规定进行了具体解释。虽然上述规定是在限制具有功能性的三维标志作为商标注册，但根据北京知产法院的裁文观点来看，声音商标的申请注册类推适用三维标志的非功能性注册之原则。

如果允许一项代表商品或服务功能的声音被单一主体注册为商标，必然导致该功能性声音的垄断性使用，对同业其他生产经营者造成很大困扰，甚至会扰乱正常的市场秩序。如照相机的“咔嚓”声、门铃的“叮咚”声、报警器提示音等，如果这类功能性声音被个人申请为商标排他性使用，一方面，消费者难以将其作为商标识别，该商标无法起到表明商品或服务来源的作用；另一方面，同行业其他生产经营者将不能再使用此声音，由此来辨别商品的类别，从而侵害了公共利益，违背商标法的立法宗旨。

腾讯QQ声音商标案二审行政判决的落地，对审查声音商标的显著特征提供了重要的参考价值。在此需要提醒的是，由于声音商标不具有可视性，其使用证据不易以书面形式保存，因此商标申请人在日常生产经营过程中应注意保留多种形式的使用证据，防止确权过程中出现举证困难的局面。

[1]参见北京知识产权法院（2016）京73行初3203号行政判决书

[2]参见北京市高级人民法院（2018）京行终3673号行政判决书

[3]参见王莲峰、牛东芳：《论声音商标审查采用获得显著性标准的依据及其完善》，载于《中州学刊》，2017年12月第12期（总第252期）