
换了无数个商标,经历多次查询与漫长的等待,甚至经历驳回复审、驳回复审行政诉讼一审、驳回复审行政诉讼二审、异议、不予注册复审及诉讼,花费1-10年的时间,你终于如愿以偿,商标获准注册,你满怀欣喜取得了《商标注册证》。本以为可高枕无忧,放心大胆的开展自己的事业,然而,不曾想,你的商标从申请之时,也许就是个畸形儿(别人家的孩子),你所有的成功都是空中楼阁,只需一点风吹草动,你的梦想和努力就成为泡影。来个案例让你感受一下。
下述为真实案例,已经历撤销复审行政诉讼二审,法院已作出终审判决,判决公开渠道可查询。但因涉案当事人的争端远未解决,故本文中将所有涉及信息词汇做“瞎编”处理。
商标:丫丫
类别:第24类
商品;布;丝织美术品
群组:2401;2403
商标注册人:周迎亚(此商标为购买受让取得,商标注册人为现注册人)
商标申请日:2008-6-8
商标注册日:2010-9-14(未经历驳回,但整个注册申请持续了2年3个月)
店铺开设日:2014-9-7(经原注册人许可使用,现注册人开设丫丫天猫旗舰店,生产、销售“十字绣”)
商标受让日:2016-9-13(高价购买商标)
撤三申请日:2016-6-28(撤三申请日早于商标受让日)
撤三申请人:隔壁的老王(同业竞争者)
商标局决定:使用证据有效,维持注册。
复审申请日:2017-4-3
商评委决定:周迎亚提交的在案证据不能互相印证,未形成完整的证据链,不能证明诉争商标在指定期间在其核定使用的商品上进行了公开、真实、合法的商业使用。诉争商标予以撤销。
一审受理日:2018-1-8
一审判决日:2018-6-21
一审判决:周迎亚提交证据所涉及的产品主要为“十字绣套件”,该类商品通常指为使消费者手工完成一幅十字绣作品而专门配备的全套配件,包含底布、绣线、绣针等专用材料及相关工具,其并非诉争商标核定使用的“布;丝织美术品”等商品,故上述证据均不足以证明诉争商标在其核定使用商品上的使用情况。
二审受理日:2018-11-26
二审判决日:2019-2-3
二审判决:周迎亚提交的证据可以形成证据链证明诉争商标在十字绣商品上进行了使用。但是,本案诉争商标核定使用的商品并不包含十字绣商品。“十字绣”商品是一个集合商品,其中可能使用到布原料,但从相关消费者的一般认知来讲,“十字绣”与“布”等商品从消费渠道、消费对象、功能用途等方面均存在明显差异,不属于类似商品。故不能基于诉争商标在“十字绣”商品上的使用而维持其在“布;丝织美术品”商品上的注册。
判决后果:
1.丫丫天猫旗舰店将关闭;
2.撤三申请人隔壁的老王的“丫丫”商标已初审公告,指定使用于第24类“十字绣图画;十字绣用图案布;装饰织品;绣花图案布;刺绣用描绘布;手绣、机绣图画;丝织、交织图画;丝织美术品”。
案件评述
商标注册人实际经营的商品为“十字绣”。十字绣为非规范(标准)商品,未被列入《类似商品和服务区分表》及《类似商品和服务区分表》以外可接受的商品/服务名单(以下简称“可接受名单”)。
商标注册人为成功申请注册商标,将指定使用商品选为第24类的规范商品“布;丝织美术品”。在商标注册后,商标注册人持续在“十字绣”商品上使用注册商标。
第三人对注册商标提出撤三申请,法院认定商标注册人在“十字绣”商品上使用注册商标的行为不能认定其为在“布;丝织美术品”商品上的使用,商标注册人的使用证据无效,商标被撤销。
悲剧造成的原因是商标注册申请时先天畸形,这种畸形造成的原因为未正确选择商品/服务项目。
商标,不仅包含商标标志本身,亦包含指定使用的商品/服务项目,二者缺一不可。离开指定使用的商品/服务项目,商标将不再是商标。商标注册申请,不仅在选择商标标志时要慎重,在筛选指定使用的商品时,同样需要慎重,否则容易造成先天畸形的商标,而往往人们更注重标志,而忽视商品/服务项目的重要性。类似于突然有一天,发现一把屎一把尿抚养多年的孩子不是自己的亲孩子,给别人做了嫁衣裳的既视感。
这种悲剧不仅见于小企业及自然人,大企业依然会犯同样的错误。移动健身教练“keep”在发展之初,未意识到其业务真正涉及的类别及服务项目,仅在第9类“计算机软件”及第42类“计算机软件设计”等相关商品和服务上申请商标,而未意识到其核心服务类别为第41类4105群组的“健身指导课程”,导致商标被他人申请,后几经周折通过转让拿回核心服务项目上的商标权。
悲剧不仅见于商标注册申请之时,也见于商标获准注册后,比如上面案例中提及的,在“十字绣”上使用多年的商标,因指定使用商品的偏差,被法院认定商标使用无效,撤销注册商标。
未在正确的商品/服务项目上申请商标,也将影响驰名商标的认定及在打击侵权,提供使用证据时关于商标使用事实的认定。
那么如何减少直至杜绝此种悲剧的发生呢?
杜绝悲剧,警惕先天畸形商标
1、商标注册申请时,明确自己的主营业务,正确挑选指定使用的商品/服务项目
作者想指出的是,对于非专业商标代理人而言,在日常食品、服装以外的类别和商品上,特别对新兴的物品及服务上,精准挑选正确的商品/服务项目是不太容易的。这不仅要求对业务本身的理解,也需对《类似商品和服务区分表》及商品、服务的分类原则、分类方式等有较为透彻的了解。
申请人选择自行提交商标注册申请或通过第三方平台自助提交商标注册申请时,应慎重处理。对于新兴的物品及行业,建议委托专业商标代理机构提交商标注册申请。
筛选商品/服务项目的原则,应首先满足实际使用需要,其次覆盖更多的群组。如经费限制,在选择核心经营的商品/服务后,可选择一些相关的上位概念的商品/服务项目。
2、如果实际经营业务涉及《类似商品和服务区分表》及可接受名单中没有的商品/服务项目,依然要在这些实际使用的商品/服务项目上申请商标
具体策略如下:
1)在类似的规范商品/服务项目上申请商标;
2)同时,在实际使用的商品/服务项目上再申请一枚相同商标,对于商品/服务项目的描述不能盲目进行,为提高成功受理、成功注册几率,需进行商品说明,需根据《商标注册用商品和服务项目申报指南》中的商品/服务分类原则正确合理命名商品/服务名称,并指出明确的分类,需附一些成功案例进行分类正确的佐证;
3)商品说明应在注册申请时一并提出,如遭遇补正,再调整商品说明,补充证据,争取受理;
4)万一因商品/服务项目不规范,被不予受理,仍可提起行政复议或诉讼。实践中,存在行政复议裁定受理或行政复议中,双方和解,商标局正常受理商标非规范(标准)商品申请的案例;
5)其实还有个方法,即使指定非标准商品,但并不会遭遇补正或不予受理。这个方法适用于在海外设有公司的主体,利用马德里商标国际注册的方式指定回中国,不会面临补正和修改商品。这个方式也适用于在中国申请新型商标,比如“位置商标”。
3、如商标系受让取得,需在办理转让申请时,受让人提交一枚相同商标的申请
因可能面临撤三、转让人反悔等一系列问题,建议在受让商标时,以受让人名义再提交一枚新的商标注册申请。
4、遭遇撤三时补充提交商标注册申请
虽然目前使用“善意转恶意原则”严格审查撤三后的新申请,但因为各种复杂的原因和情况,作者依然建议在商标被提出撤三申请时,及时补充新的商标注册申请。
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