审查员作出“惯用手段直接置换”的评价时该如何答复

在新颖性的审查中，通常将一项权利要求与一份对比文件单独对比，评判权利要求与对比文件公开的技术方案是否实质上相同，本领域技术人员根据两者的技术方案是否可以确定两者适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，这就是通常所称的新颖性“四相同”条件。当权利要求与对比文件相比满足“四相同”条件时，则认为权利要求不具备新颖性。

然而，在新颖性评判中存在一种情况，虽然对比文件并未公开权利要求的全部技术特征，使得权利要求相较于对比文件存在区别特征，审查员发出的审查意见中会指出“该区别特征是所属领域惯用手段的直接置换”。

新颖性评判中“惯用手段直接置换”易被忽略的前提

首先，答审的同学就需要了解关于新颖性评判中“惯用手段直接置换”的重要前提是什么？这个前提是，在有待置换的两种技术手段中，一方是本申请权利要求相较于对比文件存在区别的技术手段，另一方是对比文件已公开的技术手段。（关于惯用手段直接置换的解释，在国知局复审委员会，2016-3-18复审无效决定评析“惯用手段直接置换的理解与适用”一文中给出）

上述“惯用手段的直接置换”的重要前提无法满足，审查员却直接指出本申请的区别技术特征为惯用手段的直接置换，有的同学头就大了，怎么就直接置换了？我该和审查员sennsei怎么友好地交流？

上述情形在实际答时是时常出现的，“惯用手段的直接置换”的重要前提无法满足，答复审查意见时，同学可以直接指出对比文件中根本未记载有技术手段与本申请的区别技术手段相对应，或者反问审查员对比文件的何种技术手段与本申请的相对应，因而出现上述情形时，本申请的区别技术手段根本就无法用“所属领域惯用手段的直接置换”来评价，因此对比文件未公开本申请的区别技术特征，那么本申请的权利要求就具备新颖性。

下面为审查员发出的第二次审查意见，至于为什么不把第一次审查意见也贴上，因为两次审查意见完全一样啊！！！

小编同学认真地与审查员老师进行友好交流的原文如下，供同学参考。

当满足新颖性评判中“惯用手段的直接置换”的前提，即对比文件中记载的技术手段与本申请的技术手段相对应时，这又该和审查员老师怎么说一说道理呢？

惯用手段的置换需要考量的因素

首先，我们要比较一下待置换的两种技术手段所要解决的技术问题是否相同，若二者的技术问题不同，向审查员分别说明本申请及对比文件的技术问题分别是什么，得出两种技术手段无法置换的结论；

其次，有待置换的两种技术手段均应属于本领域解决相应问题的惯常采用手段。即有待置换的两种技术手段必须是本领域中熟知的、广泛使用的技术手段。本领域技术人员已经熟知本领域中存在解决相应技术问题的这两种技术手段，在本领域中是否熟知的、广泛使用的技术手段是难以界定的，在答复审查意见时一般难以从这一方面与审查员争辩。

再次，有待置换的两种技术手段可以直接置换。即这种置换是直接而非间接的，这种置换不会影响整体技术方案中的其他组成部分的功能或结构，若出现置换后整体技术方案中的其他组成部分需要改变，则两种技术手段无法置换。关于“置换是否影响整体技术方案中的其他组成部分的功能或结构”，同学可以移步至最后的案例，其中有具体地分析。

最后，置换前后的技术方案所实现的整体技术效果应保持不变。若在直接置换之后，技术方案所实现的整体技术效果因置换而发生改变，同学需要具体说明技术效果是如何改变的，得出两种技术手段无法置换的结论。

具体案例

某无效宣告请求案件涉及名称为“自动定位卷线器”的专利。无效请求人在新颖性无效理由中认为，该权利要求相对于一份对比文件的区别技术特征为：制动件装设在下盖上部，转轮的底部具有一环形凹槽，而该对比文件公开的是：导引作动部装设在上壳体的下部，导引面体的上部具有导引槽，即制动件和环形凹槽设置的位置不同。对于该区别技术特征，转轮无论是一体还是分体，其解决的技术问题和预期效果均相同。该对比文件公开了环形凹槽设置在顶面，而该权利要求仅将该环形凹槽的位置替换到底面，对于本领域技术人员来说，环形凹槽设置在顶面还是底面，属于本领域的惯用手段的直接置换。

经合议组对比判断，该权利要求与该对比文件之间的区别特征不仅仅是上下位置以及顶面和底面位置的简单替换。该对比文件的导引作动部与环形凹槽的位置设置不同，是因为该对比文件的转轮是由卷线轴部和导引面体组成的分体结构，而该权利要求的转轮是一体结构，二者结构完全不同。分体结构的转轮需要将导线分为上下两层并分别设置在卷线轴部的上下两侧，此时导引槽和制动件必须设置在上壳体的下部和转轮的上部，而一体结构的转轮是将导线全部设置在转轮的上侧，导引槽和制动件必须设置在下盖上部和转轮的底部。因此，该权利要求与该对比文件之间的区别实质上是转轮是一体的而非分体的。但是，一体结构的转轮无法直接在对比文件中实施，即分体结构的转轮和一体结构的转轮无法相互直接置换，对比文件的分体结构的转轮无法简单地直接置换为一体结构的转轮。即该区别技术特征不属于本领域惯用手段的直接置换。

可见，本案件就体现出有待置换的两种技术手段无法进行直接置换，如果进行置换必然导致整体技术方案中的其他组成部分发生变化，会影响整体技术方案中的其他组成部分。

综上所述，“本领域惯用手段的直接置换”需要满足的条件是：首先，有待置换的两种技术手段所解决的技术问题相同；其次，该两种技术手段均属于申请日之前本领域解决所述技术问题惯常采用的技术手段；再次，无须对整体技术方案的其他组成部分作以改变，即可以将这两种惯用手段直接互相置换；最后，两者置换之后，整体技术方案所能实现的技术效果不发生改变。如果四个条件有一个不满足，就无法将两种技术手段进行置换，同学需要据理力争。