果林微案丨被诉侵权被告喊冤，为查事实法官拆墙

案号：（2018）苏民终481号民事判决书

           （2016）苏05民初732号民事判决

关键词：专利、侵权、在先使用权

江苏标榜装饰新材料股份有限公司（以下简称标榜公司）2014年8月13日向国家知识产权局申请了外观设计专利名称为“型材（II）”，2015年2月4日获得授权，该外观设计系用于装饰板的连接。

2016年8月至11月深圳远鹏装饰集团有限公司（以下简称远鹏公司）承接张家港市第四人民医院部分装修任务。期间远鹏公司陆续向张家港市金固幕墙有限公司（以下简称金固公司）和张家港市龙旺铝型材有限公司（以下简称龙旺公司）定制型材用于该项目建设，在龙旺公司送货单上产品名称栏内载明的产品名称为“1224”及“1225”，远鹏公司支付了货款，龙旺公司开具了增值税发票。金固公司与张家港弘金固新材料有限公司（以下简称弘金固公司）为关联公司。

2016年标榜公司发现远鹏公司将上述5家单位以侵犯外观设计专利权纠纷为由诉至法院，要求停止侵犯行为；赔偿50万元；承担本案全部诉讼费用。

庭审中，远鹏公司一审主张合法来源；其他被告均认为：涉案外观设计专利产品在装修装饰行业早已普遍使用，有证据证明在涉案外观设计申请日之前其已经使用并公开销售了涉案外观设计专利产品，因此不构成侵权；龙旺公司主张2013年7月根据设计图开模并制造产品交付金固公司，与本案无关。

原被告均认可涉案专利与涉案工地使用型材相同。

法院查明：龙旺公司受金固公司委托，由其内设部门即生产车间于2013年7月24日完成了名称分别为“LWLY-1224”、“LWLY-1225”型材产品设计图，其中，“LWLY-1224”型材产品设计图对应“F”型型材，“LWLY-1225”型材产品设计图对应“Π”型型材为涉案型材，龙旺公司、金固公司分别在该图纸上加盖了公章。龙旺公司于2013年8月8日将其生产的、总重量为30.50公斤的型材交付给了金固公司，在送货单上产品名称栏内载明的产品名称为“LWLY-1224”及“LWLY-1225”。

另查，案外第三方公司与金固公司于2013年12月24日签订《买卖合同》，购买了金属复合板（含专用铝条）及铝塑板用于另一家医院的装饰工程，第三方公司支付了货款，金固公司开具了增值税发票。随后金固公司作为定作方、龙旺公司作为承揽方于2013年12月26日签订《铝材加工定做合同》，约定龙旺公司为金固公司生产一定数量的上述两款型材，金固公司提供对应支付了货款，龙旺公司开具了增值税发票，该项目2012年5月28日开工，竣工日期是2014年8月20日。金固公司在其产品宣传册第14页中对该工程以案例形式展示、宣传。一审法院于对上述医院拆卸装饰部件后进行勘验，确认其使用型材与涉案专利一致。即早在专利申请日之前，被告金固公司设计出该涉案型材后委托龙旺公司开模加工，并通过向龙旺公司定制的方式，已经开始生产销售该涉案专利的型材，并在涉案专利申请并获得授权后继续生产销售涉案型材。

一审法院认为：在案证据已经形成完整的证据链条，能够证明在涉案外观设计专利申请日之前，龙旺公司已经制造并公开销售相同产品，且在张家港市第四人民医院室内装饰工程中涉及的型材系在原有范围内继续制造的行为，不视为侵犯标榜公司涉案外观设计专利权。相应地，其他被告均不侵犯标榜公司涉案外观设计专利权。最终判决驳回江苏标榜装饰新材料股份有限公司的诉讼请求，受理费由原告承担。

标榜公司不服上诉至江苏省高级人民法院认为：1一审法院勘验另一医院使用型材并作为证据使用行为不当；2、在涉案专利的专利无效程序中，所举的证据与一审中提供的证据基本相同，然涉案外观设计专利至今维持有效，故一审证据不能证明被上诉人在专利申请日之前已经制造并公开销售相同产品，其提出的先用权抗辩不能成立。高院二审中袁鹏公司提交2018年2月13日其向金固支付货款凭证，驳回上诉人诉讼请求，维持原判，二审费用由上诉人承担。

1、专利先用权

《中华人民共和国专利法》第六十九条第一款第二项规定：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的情形的，不视为侵犯专利权。该条款是专利先用权抗辩的法律基础。在判断先用权抗辩能否成立应当考虑四个条件：1、先用权人是否在专利申请日前已经制造出相关产品；2、相关产品是否属于相同产品；3、先用设计是否系先用权人自行设计或者以其他合法手段获得；4、先用权人是否在原有范围内继续制造。任何一条的不满足先用权抗辩均不能成立。其中原有范围包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。且先用权人是固定的，这种先用权是不可以转让或许可的，如果先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。即便在特定案件中抗辩成功，在未来的生产经营活动中也只可以在原有规模内生产销售，而不可以扩大再生产，扩大生产销售规模就是侵权行为。可见，想要满足先用权抗辩条件还是比较苛刻的。抗辩成功后，还是戴着紧箍咒。

《专利法》是为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展而制定的。专利本来就是公开换取垄断，我国专利授权采用先申请制，且一项技术只能授予一项专利权，但是并非所有研发过成果都会通过专利的形式表达出来，所以获得专利权的人不一定是首先完成发明创造的人。在专利申请日前，己经有人研究开发出同样的发明创造并己经实施或者准备实施是可能的。后面专利权人获得专利权的一部分原因是在他之前完成发明创造的人没有申请专利，如果专利权人有权要求已经在先做出发明创造立即停止实施专利行为，显然是不公平的。所以，为保障技术开发的最底成本和促进技术创新，法律赋予在先使用者一种特殊的权利，这种权利是有边界的，如果不设立边界允许在先使用者随意使用该先技术，那么专利权就形同虚设了，故而只允许其在原有范围内使用该技术，这也是变现的鼓励研究者申请专利，促进技术进步和经济发展。

2、专利先用权抗辩与现有技术抗辩的部分区别

值得注意的是，二审标榜公司的上诉理由中含有一项，其涉案专利专利权在无效程序中，在无效请求人提供证据与诉讼证据相同的情况下，被维持有效，故而其认为本案也应当认定侵权，二审判决并未对这部分进行说理，直接认可被告的在先使用权抗辩。其实，这里就体现了专利先用权和现有技术抗辩的区别。现有技术抗辩是指专利申请日之前该专利方案公开，该专利不具备新颖性、创造性，这种情况走无效专利的途径，该专利是自始无效，谁都可以使用这个技术。一般诉讼中如果现有技术抗辩获得支持，那么同样的证据材料申请专利无效应该是可以成功的。而在先使用并不一定会构成公开，“公开”是一种事实，该事实本身是需要证明。以本案为例，金固公司的宣传册是其自行印刷用于宣传产品或服务的材料，本身没有任何备案程序可走，没有第三方关于其内容和形成时间的记录，和专利、论文、报纸、展会等具有明显区别。这种证据在没有其他证据佐证的情况下，很难获得专利复审委的支持，即不能无效对方专利。

那么在先使用抗辩成功，和现有技术抗辩成功有区别吗？答案是当然有区别。先用权抗辩成功，先用权人可以在原有范围内使用该技术，仅限于先用权人。现有技术抗辩成功如果走无效专利的途径，该专利是自始无效，谁都可以使用这个技术。这个区别也是我们应诉选择诉讼策略的一项重要原因。某些诉讼中，明明被告通过在先使用达到了公开技术方案的效果，还是会选择在先使用权作为抗辩理由而非现有技术作为抗辩理由，更不会选择无效涉案专利，意在通过专利权人的专利权减少市场竞争者。

各位企业家和经商的个人，在日常商事活动中应当尽量规范交易行为，养成书面存证的习惯。保留存证的习惯。证据链的完整是非常重要的，在专利诉讼中，专利先用权抗辩与合法来源对证据要求较高，以本案为例，远鹏公司主张的是合法来源，如果远鹏公司没有保留交易相关记录，或者保存不规范不完整，而金固公司又不承认是自己生产销售的，那么远鹏公司就非常被动了；金固公司主张先用权抗辩，如果其没有保存2013年与龙旺公司开模的图纸、与第三方公司在第一人民医院的交易记录，那么就不存在对第一人民医院的勘验，更无从谈起在申请日前生产销售行为的存在了。本案中几个被告之间的交易过程清晰明确，文件等资料保存完善，交易过程规范，是本案能够被认定专利先用权成立的一个重要原因。

面对诉讼，选择最合适的诉讼策略。诉讼后面是商业利益，而所有的行为都是为了目的服务，在遇到专利诉讼的时候，切莫不共戴天死磕到底的心态，而是应当在分析证据和市场情况的基础上选择对自己最有利的方案。尤其涉及先用权的案子，一定要想好是先用权抗辩还是现有技术抗辩。毕竟诉讼策略用的好，敌人也能当枪使。