必读 | 关于美国专利法第102条，你必须知道这些

关于美国专利法102条，你必须知道的

首先来介绍一下美国专利法第102条，其对于哪些是适用于评价专利申请新颖性和创造性的现有技术进行了规定，主要分为三个部分，即何为现有技术，抵触申请，以及例外情形。

中国专利法第22条规定“现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”即我国专利法将现有技术定义为在时间上是申请日（优先权日）前的公开，在形式上是公开方式不限，在地域上为全球范围。

在新专利法生效前，美国采用先发明制，只将发明日前的公开定义为现有技术；现有技术的公开方式只规定了出版物公开、使用公开和销售公开，并没有规定其它形式，例如演讲或展示方式公开；在地域上，以使用或销售方式公开仅限于在美国境内的公开为现有技术。

在改法后美国专利法第102条对现有技术的定义已与中国一致，对于美国本土申请人来说，这是非常重大的变化，它使现有技术的范围相对于改法前无论从公开方式，地域范围和时间范围都极大的扩展了。但是由于我国现有技术的定义从2009年改法以来已实施多年，因此美国专利改法对现有技术的拓宽对我国申请人基本不会产生不利影响。

除了现有技术，还有一种情形的公开可以用于评价一件专利申请的新颖性，即在同一专利局在先申请、在后公开的专利申请（抵触申请）。

中国的抵触申请是绝对意义上的抵触申请，无论是谁提出的抵触申请，都可以用于评价本申请的新颖性，且只适用于评价新颖性。

美国第102条规定抵触申请只适用于发明人存在差异的情形，当在先申请、在后公开的专利申请与本申请的发明人完全相同时，则不将其视为抵触申请。其中，当发明人有多个时，发明人相同指所有发明人均相同。

需要注意的是，美国的抵触申请不但可以用于评价新颖性，还可以用于评价创造性。因此，如果官方引用一件抵触申请来评价本申请创造性，申请人不能以其不适用为理由进行答辩，只能按照常规的方式对本申请相对于对比文件的结合具有创造性进行答辩。

在例外情形上，中国专利法第24条的“不丧失新颖性的公开”的适用范围很窄，给予不丧失新颖性公开的宽限期也仅有申请日前6个月时间，在实务中这一法条几乎难有上场的机会。尤其是对于学术论文这种常见的公开方式，中国不给予宽限期。因此，经常有对专利制度不甚了解的发明人，在进行专利申请前意外公开自己的发明，而无法获得专利授权，造成无法挽回的损失。

对于发明人自己公开自己的发明创造，美国则采取与中国和欧洲完全不同的态度，这源于美国的先发明制与发明人制（相对于中国的先申请制与申请人制）对发明人的保护。美国给予发明人1年的宽限期，允许发明人先将发明公开，并在公开日起1年之内提出专利申请。在这1年的宽限期中，发明人可以对自己的发明进行实施、营销、宣传、评估其是否存在申请专利的价值，而无需着急先申请专利，也无需担心因发明公开而丧失获得专利的机会。更有甚者，似乎是为了弥补先申请制对发明人利益造成的损失，降低美国国内对于先申请制违背美国专利法立法初衷的诟病，美国在新法中甚至规定，如果发明人自己先公开了自己的发明，即使第三方在后公开了相同的发明，也不构成用于评价新颖性的现有技术。

现有技术和抵触申请在102中的例外

对于现有技术和抵触申请，新法第102条均规定了其对应的例外情形：

对于属于现有技术的前案，也就是在本申请优先权日之前公开的前案，存在两种例外：

（A）发明人自己公开或他人从发明人处直接或间接获得后公开。当前案属于这一情形，且前案的公开日不早于本申请的优先权日前1年，则虽然该前案是在本申请的优先权日之前就公开了，其也不属于现有技术，不能用于评价本申请的新颖性和创造性。与抵触申请的适用条件不同，这里的发明人可以是多个发明人中的一个，并不要求公开人和发明人完全相同。

（B）发明人自己公开或他人从发明人处直接或间接获得后公开，之后第三方公开。第三方与他人相反，指那些并非直接或间接从发明人处获得本发明后公开的人。当发明人自己公开或他人从发明人处直接或间接获得后公开（在先公开）这一情况存在时，那么在这之后，即使有第三方公开其独立做出的相同的发明创造（在后公开），只要在后公开处于宽限期，即不早于本申请的优先权日前1年，这一在后公开也不属于现有技术，不能用于评价本申请的新颖性和创造性。需要注意的是进行比较的均是公开日，也就是发明人自己公开或他人从发明人处直接或间接获得后公开的时间，与第三方公开的时间进行比较，而非比较专利申请日或发明实际完成日。

对于属于抵触申请的前案，也就是在优先权日之前申请，在优先权日之后公开的美国专利申请或指定美国的PCT申请，存在三种例外：

（A）他人从发明人处直接或间接获得，在先申请并在后公开。

（B）发明人自己公开或他人从发明人处直接或间接获得后公开，之后第三方的抵触申请。

情形（A）与（B）与现有技术的例外情形基本相似，当前案属于这些情形，则不属于抵触申请，不能用于评价本申请的新颖性和创造性。这里的他人还包括发明人中的一个或多个，即与本申请发明人不完全相同的情形。

（C）共同所有人在先申请并在后公开。

此情形与中国改法之前相同申请人不适用抵触申请的规定相似。当在先申请、在后公开的专利申请所揭示的发明与在本申请所保护的发明在本申请的优先权日之前属于相同所有人，或基于合同等方式约定应属于相同所有人，则在先申请、在后公开的专利申请不属于抵触申请，不用于评价本申请的新颖性和创造性。

美国对于现有技术和抵触申请分别规定的例外情形，可归纳为三类：

（1）发明人自己公开或源自发明人的公开。这一类别设立的目的是为了保护发明人的利益，源于先发明制。

（2）发明人抢先公开。属于这一类别的情况在先发明制中其实也存在，但先发明制中由于发明人可以通过证明其发明在先而克服申请或公开在先的前案，无论其在后是否将发明公开都不影响这一判断，因此改法前没有对该情况单独规定。在改法后，将第2）类情形单独规定出来，目的是为了鼓励发明的尽早公开，因此有人将美国的先申请制戏称为先公开制。

（3）相同权利归属。这一类别只适用于抵触申请，并且需要在本申请优先权日之前两件申请的权利归属就是相同的。

美国专利法第102条规定的例外情形和世界上大多数国家，例如中国和欧洲对于现有技术的规定都相冲突，如果申请人希望在其他国家，例如中国和欧洲获得专利权，是无法采用先公开自己发明的策略来规避他人的在先公开的。因此正确的做法仍然是尽早提出中国专利申请，并以巴黎公约或PCT方式进入美国，在提出中国专利申请后即可将发明公开。

但在现实中，尤其是科研机构或者专利管理制度不完善的企业，经常会存在为了发表论文或进行产品宣传而在申请专利前将发明先公开的情况。这时申请人再咨询国内专利代理机构，得到的答案大多数会是专利申请无法授权。而实际上，虽然申请人确实已不能在中国获得专利权，但在美国其实仍然存在得到专利保护的机会。如果申请人的发明非常重要，存在海外专利保护的需要，则可以考虑直接进行美国专利申请。

有时候申请人发现自己的发明已经被意外公开将要超过一年了，此时再办理美国申请已有些来不及。这时其实也可以先提出一件中国专利申请，然后通过巴黎公约或PCT方式在12个月内或30个月内进入美国。美国专利法第102条规定的例外情形给予发明人一年的宽限期是从优先权日开始起算，申请人的中国专利申请的申请日一旦确立，只要处于公开不超过一年的宽限期，在后提出的美国专利申请同样可以享受美国第102条规定的例外情形。这样做的好处是申请人可以用中文以自己熟悉的方式提交申请，避免忙中出错或者出现申请文件撰写不完善的情况。

可以看到，虽然已改为先申请制，但源于先发明制的美国与世界其他国家和地区对于哪些是适用于评价专利申请新颖性和创造性的前案的规定不尽相同，中国申请人可以利用美国法律对现有技术和抵触申请的例外情形，对申请前公开的发明做最大限度的挽救。

本文首发在“专利分析师”公众号。文章已获授权转载。

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