文 | 七星天
在中国，申请人基于在国内完成的发明向外国申请专利时，应当事先报国知局进行保密审查。如果未经保密审查，中国审查员可以对相应的中国申请做出驳回决定。那么，对于在美国产生的发明[1]，如果申请人想要在他国递交专利申请，是否也存在保密审查的问题呢？
根据美国专利法35 U.S.C. 184[2]的规定，在美国产生的发明，必须要在美国通过保密审查，拿到“外国递交许可”（Foreign Filing License）才能在其他国家递交申请。如果违反了这一原则，可能会导致后来同一发明在美国得到的专利被无效，或是在后续的美国专利诉讼中处于不利地位。
如何获得“外国递交许可”
1. 根据美国专利法37 C.F.R. § 5.12[3]的规定，向美国专利局递交了正式专利申请后，官方会发出受理通知书（Filing receipt），如果其中包括“外国递交许可”（Foreign Filing License），这就相当于是美国的保密审查同意书了。有了外国递交许可，申请人便可以向美国以外的其他专利局申请专利了。这里的“正式申请”，既包括临时申请（Provisional Application），也包括发明申请（Utility Application）和外观设计申请（Design Application）。而受理通知书中，如无意外都是会包括外国递交许可的。
简单来说，就是在美国递交第一份申请，则通过其Filing Receipt自然会获得Foreign Filing License，不需要去专门做保密审查。
2. 另外，根据美国专利管理条例37 C.F.R. § 5.13[4]的规定，申请人可以单独向美国专利局递交外国申请许可请求（Petition for Foreign FilingLicense）。这种途径适用于：
1）已申请的美国专利，但Filing Receipt中未显示获得Foreign Filing License；
2）申请人未在美国递交专利申请，需要直接向国外递交申请；
3）已经获得Foreign Filing License，但是在向外国专利局递交申请时有新增内容；
4） FilingReceipt还未发出，但是申请人需要快速获得Foreign Filing License。
这样直接请求外国申请许可，美国专利局的批复速度是比较快的，多数时候3-4工作日就可以得到批复。
请求外国递交许可的官费
根据美国专利法37 C.F.R.§1.17(g)[5]的规定，请求外国递交许可的官费，大实体是200美元，小实体是100美元。
如何请求恢复保密审查
在美国，如果在递交他国申请之前，未及时申请保密审查，是否就束手无策了呢？不是这样的，这种情况也是有补救办法的。根据美国专利管理条例37 C.F.R. §5.25[6]的规定，申请人应请求恢复保密审查，或称恢复外国递交许可（Petition for Retroactive Foreign Filing License）。
请求恢复保密审查需要准备的文件如下：
1.请求书（petition）：说明不是故意遗漏保密审查，同时还需要说明在美国之外的哪些国家递交了申请，以及申请递交的时间。
2.誓言（declaration）：详细解释递交申请的经过，以及未做保密审查的原因。一般由递交人和/或者申请人签字，这个要视具体情况而定。
3.37 C.F.R. §1.17(g)规定的官费：大实体是200美元，小实体是100美元。
所以，即使一开始没有做美国保密审查也不必惊慌，可以通过请求恢复的方式补救。
通过以上的介绍，相信大家对于保密审查的概念都有了一定的理解。我们可以举个简单的例子：
一件发明由发明人A和B共同完成，发明人A属于上海某公司，发明人B属于美国某公司，那么发明很有可能一部分是在美国产生的，在递交前申请人应确认发明产生的地点。
假如确认存在部分发明是在美国产生的，部分发明是在中国产生的，这时可以考虑两种方案：
1. 在美国递交保密审查，然后在中国递交第一份申请；
2. 在中国递交保密审查，然后在美国第一份递交申请。
由于在中国递交保密审查后，大约得4个月左右才能拿到保密审查通知书，而在美国递交保密审查后，一般3个工作日可以拿到保密审查通知书，所以通常选择方案1。
如前面所述，如果申请人在没有取得美国的“外国递交许可”的情况下申请他国专利，后果可能会非常严重。对于中国申请人而言，如果存在美国的研发公司或研发部门，则涉及到美国保密审查问题的可能性比较大，需要充分重视。
笔者建议如果申请人存在美国研发公司或研发部门，需及时将情况告知代理所，以避免造成专利被无效或是更严重的处罚。
脚注：
[1]即发明的科研、实验、其他活动是在美国发生。
[2] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/
s140.html
[3] https://www.bitlaw.com/source/37cfr/5_12.html
[4] https://bitlaw.com/source/37cfr/5_13.html
[5] https://bitlaw.com/source/37cfr/1_17.html
[6] https://bitlaw.com/source/37cfr/5_25.html
（本文为授权发布，未经许可不得转载）
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