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涉外定牌加工行为侵害商标专用权的认定—上海柴油机公司诉江苏常佳公司侵害商标权纠纷

涉外定牌加工行为侵害商标专用权的认定—上海柴油机公司诉江苏常佳公司侵害商标权纠纷 知识产权创新与竞争研究中心CUPL
2017-11-28
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导读:​国内加工企业对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可应当进行必要的审查,其未尽到审查或合理注意义务的,应当认定国内加工企业存在过错,其定牌加工行为构成商标侵权,应承担相应的民事责

案情:

上海柴油机股份有限公司(以下简称上柴公司)系我国注册商标“东风”文字和图形组合商标(商标注册证第100579号、第624089号)的商标权人。其中,第100579号商标核定使用商品为第1类(国际分类第7类)柴油机。第624089号商标核定使用的商品为第7类柴油机、内燃机配件。


印度尼西亚企业PTADIPERKASABUANA(以下简称印尼PTADI公司)系在印度尼西亚注册成立的公司,并系印度尼西亚注册编号为IDM000089328商标证书登记的“DONGFENG(东风)”商标所有人。该商标注册登记类别为07类货品/服务,包括各种电动发电机、交流发电机、柴油发动机和柴油发电机等。


2013年10月1日,印尼PTADI公司与江苏常佳金峰动力机械有限公司(以下简称常佳公司)签订委托书,委托常佳公司依据商标证书号码以“DONGFENG(东风)”商标及标志生产柴油机及柴油机组件,出口至进出口商,但仅可以在印度尼西亚销售。

上柴公司认为常佳公司未经其许可,在柴油机等同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,生产制造大量假冒注册商标的商品,侵犯其注册商标专用权。故提起诉讼,请求判令常佳公司停止侵权并赔偿经济损失。


法院认为:一般而言,如果国内加工企业不以销售为目的,接受境外委托人的委托,贴牌加工生产的产品全部出口不在国内销售的,不宜认定为商标侵权。但是要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到合理的审查或注意义务为前提。

本案中,虽然常佳公司的行为属于涉外定牌加工,但其应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标以及上柴公司与印尼PTADI公司就“东风”商标在印度尼西亚长期存在纠纷,但仍然接受境外委托,在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标,未尽到合理注意与避让义务,实质性损害了上柴公司的利益,侵犯了上柴公司的注册商标专用权。

二审法院认为一审判决事实认定清楚,但适用法律错误,撤销一审判决,并判常佳公司停止侵权,赔偿上柴公司经济损失10万元及为制止侵权行为所支付的合理开支116750元。 


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