基本案情
2007年，陕西茂志影视有限公司申请在“电影制作”等服务上注册“功夫熊猫”图文组合商标, 2009年该公司将上述商标的有关权益转让给茂志公司，次年茂志公司取得该商标的注册商标专用权。
动画电影《功夫熊猫》、《功夫熊猫2》均由梦工场公司制作、派拉蒙公司发行,先后于2008年6月和2011年5月在中华人民共和国大陆地区首映。茂志公司认为梦工场公司和派拉蒙公司的上述行为属于在相类似的服务上使用了与茂志公司涉案注册商标相近似的标识,由于涉案被诉侵权的电影知名度高,会在茂志公司以后使用其涉案注册商标的过程中,使相关公众产生反向混淆,故构成对其涉案注册商标专用权的侵害。
梦工场公司主张其2005年完成了美术作品《功夫熊猫KUNGFUPANDA》,因而享有在先著作权，并自此开始使用“功夫熊猫”作为电影名称进行公开宣传, 《功夫熊猫2》作为《功夫熊猫》的电影续集,系梦工场公司对其合法权利的合理使用，不构成对茂志公司涉案注册商标的侵害。
争议焦点
梦工场公司、派拉蒙公司、中影公司和华影天映公司的被诉行为是否属于商标性使用
裁判梳理
《商标法》第五十二条第(一)项规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的,属于属侵犯注册商标专用权的行为。《中华人民共和国商标法实施条例》(简称《商标法实施条例》)第四十九条规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
判断涉案行为是否构成侵权,根据《商标法》和《商标法实施条例》的上述规定,首先应当确定被控侵权使用“功夫熊猫”的行为是否属于商标意义上的使用行为,对此应当考虑以下因素：一、被控侵权的使用行为是否出于善意,二、被控侵权的使用行为是否是表明自己商品来源的使用行为,三、被控侵权的使用行为是否只是为了说明或者描述自己商品的特点。
首先，梦工场公司制作的《功夫熊猫》电影在茂志公司第6353409号注册商标获准注册前的2008年就已经在中华人民共和国公映,因此梦工场公司、派拉蒙公司、中影公司和华影天映公司在《功夫熊猫2》中使用“功夫熊猫”字样是对其2008年制作的《功夫熊猫》电影的延续,是善意使用并不具有侵犯茂志公司第6353409号“功夫熊猫及图”商标的恶意。
其次，电影名称不能起到商标所具有的区分服务来源的功能。商标是区分商品或者服务来源的标识。凡具有区分商品或者服务来源功能的商业标记或者符号都属于商标。本案中, “功夫熊猫”作为该部电影作品的组成部分,系用以概括说明电影内容的表达主题,本身具有叙述性,而并非用以区分电影的来源,即电影的制作主体。事实上,不同制作公司聘请不同的导演、组织不同的演员阵容,对同一部作品进行翻拍形成不同版本的同名影视剧的做法在影视界为司空见惯的情况。从相关公众的一般认识角度来看,相关公众具有甄别电影名称与电影制作公司(导演、演员)关系的常识、意识和能力,其是从电影制作公司(导演、演员)的角度识别电影的来源,而并非通过电影名称。综上,电影名称不能起到商标所具有的区分服务来源的功能。
最后，梦工场公司、派拉蒙公司、中影公司和华影天映公司在《功夫熊猫2》中使用“功夫熊猫”字样是为了说明自己制作、发行、放映的电影的内容和特点,并不是作为表明其电影制作或者类似商品、服务的来源使用,并非商标意义上的使用行为。
再者说，梦工场公司在第9类的动画片、动画片(已曝光)商品类别上获得了“功夫熊猫”文字商标的核准注册,仅说明梦工场公司取得了在拍摄动画片形成的胶片类商品上标注“功夫熊猫”的专有权利,并非意味着梦工场公司在动画电影名称上取得了专有权利,他人以后不得拍摄名为“功夫熊猫”的电影。换言之,使用“功夫熊猫”作为电影名称,通常意义上不会产生任何在先权利,即使该部电影具有极强的知名度,也不能禁止他人拍摄以功夫熊猫为主题的电影并贯之以“功夫熊猫”的名称。
裁判结果
一审法院驳回茂志公司要求梦工场公司、派拉蒙公司、中影公司和华影天映公司承担停止侵权的法律责任的诉讼请求。
二审法院驳回上诉,维持原判。
案号：(2013)高民终字第3027号