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如何注册商标,第二部分:保护注册

如何注册商标,第二部分:保护注册 电商实践
2014-08-04
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导读:在《如何注册商标,第一部分:确定可用性》一文中,我于上月探讨了因不当操作而可能导致您丧失商标权的情形。

在我上个月的文章《如何注册商标,第一部分:确定可用性》中,我探讨了在商标注册前因不当申请可能导致商标丧失权利——或在某些情况下,甚至在注册后也可能导致商标权丧失的问题。本月我将讨论在成功获得商标后,您失去商标权的主要方式。

提交商标注册申请后,通常等待收到商标证书的时间为10至14个月。然而,如果美国专利商标局(USPTO)发出多次审查意见通知书,或者您的商标存在争议,则可能需要更长时间。一旦您的商标获得批准,您将收到美国专利商标局颁发的序列号和注册证书。

提交商标注册申请后,通常等待收到商标证书的时间为10至14个月。然而,如果美国专利商标局(USPTO)发出多次审查意见通知书,或者您的商标存在争议,则可能需要更长时间。

联邦商标注册赋予您对已注册为商标的标志、名称、符号或其他元素(如颜色、声音等)的某些权利。它向公众宣告您拥有该商标,并为您提供在您商标申请中指定的商品类别中独家使用该商标的法律推定。您可以将商标记录在美国海关和边境保护局(U.S. Customs and Border Protection),以防范任何进口假冒商品;您还可以利用该注册尝试在其他国家获得注册。最后,您可以使用“®”符号向公众表明您拥有注册商标,并通过联邦法院对其进行保护。

失去商标的六种方式

然而,在获得注册后,您可以通过以下六种常见方式失去您的商标:(i) 淡化,(ii) 未能适当监控被许可人对商标的使用,(iii) 允许商标变为通用名称,(iv) 未使用该标志,(v) 在未伴随商标商誉的情况下出售或转让商标,(vi) 伪造申请。

  • 淡化。当多家公司开始对相同或类似类别的商品使用您的商标时,就会发生淡化。为防止这种情况,您必须在侵权行为发生时勤勉地予以制止,尤其是在大规模侵权的情况下。当您得知他人正在使用您的商标时,第一步是联系侵权方。在许多情况下,如果在侵权方尚未在商标上投入大量资金之前就发现了商标侵权行为,侵权方在了解您的商标后很可能会停止使用。在某些情况下,您的一通电话、一封电子邮件或一封信就是最佳处理方式。然而,您可能希望请律师撰写信件或电子邮件,并由其代表您与侵权方接洽。如果停止侵权函不起作用,下一步就是将侵权方诉诸法庭。有时,案件会在审判前达成和解,但也可能进入审判阶段并由法官进行裁决。
  • 未能适当监控被许可人对商标的使用。如果您许可他人使用您的商标,必须谨慎行事,以确保被许可人不会滥用该商标。这包括确保该商标仅作为形容词使用(例如,“星巴克”是用于定义一种咖啡类型的形容词:“星巴克咖啡”),以适当方式标注为商标(通过字体、颜色或其他显著特征),并严格按照许可协议的规定使用。作为商标许可方,您必须确保被许可人使用该商标销售的商品或服务与您(许可方)所销售的在质量和特性上保持一致。例如,麦当劳必须确保所有加盟商(拥有使用麦当劳商标的许可)生产的汉堡和薯条具有相同的质量。
  • 商标沦为通用名称。虽然每位商标所有者都希望自己的商标能成为下一个“Google”,且注册商标本身确实能为其销售的产品带来一定程度的尊重,但商标所有者必须谨慎使用,确保商标仅与其产品相关,而非用于类似产品。当商标成为任何与原始产品类似的产品的通用称呼时,该商标便沦为通用名称,所有者因此丧失商标权。例如,“Murphy Bed”一词曾是一个注册商标,但由于该短语被广泛用于指代任何从墙上拉下的床型,它在1989年被裁定为通用名称。“Escalator”也因普遍使用而在1950年丧失了其地位。(历史注记:许多人将Aspirin和Heroin归类为变成通用名称的词汇;然而,“Aspirin”和“Heroin”失去商标地位是因为作为商标所有者的Bayer是一家德国公司,在一战后《凡尔赛条约》的赔款条款中失去了商标权,而非专门因为通用化。)
  • 未使用该标志。要拥有商标,您必须在商业活动中持续使用它。尽管存在例外情况——例如季节性业务可能只需在季节性地使用——但这类例外非常少。如果您未在商业活动中使用它,可能会失去商标权。这种情况在公司合并中经常发生,即一家公司收购另一家公司并用其自身的商标替换原有商标。第二种最常见的方式是卖家将其产品撤出市场。然而,如果您仅在较小的地理区域内使用商标(即您曾经在全美范围内销售,但后来缩减规模,现在仅在东海岸销售),或者您未在商业活动中使用商标的原因超出您的控制范围(即罢工、因法律原因无法销售产品等),通常不适用非使用规定。
  • 在未伴随商誉的情况下出售或转让商标。另外两种较为罕见的丧失商标权的方式是,在未同时给予对方商誉的情况下将商标出售或转让给他人,或通过提交虚假申请。当所有者转让或出售商标时,也必须出售任何相关的商誉——否则商标将无效。这是因为商标背后的商誉才是决定商标成败的关键。如果您未随商标一起出售商誉,则该商标被视为毫无价值,将被宣告无效。
  • 伪造申请。最后,如果您以虚假申请注册商标,可能会失去该商标。例如,如果您在商标注册申请中声称在申请注册时实际正在销售该产品,但实际上并非如此,则可能因这一虚假申报而失去商标权。如果您的证明文件是欺诈性的,也可能失去商标权。

摘要

尽管避免失去商标权相对容易,但这种情况确实会发生。在您获得商标注册批准后,必须勤勉保护该商标,避免某些失误,以免成为下一个像“玻璃纸”、“干冰”、“自助洗衣店”、“保温瓶”或“录像带”那样沦为通用名称的案例。

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