PHOSITA与专利申请的公开充分、新颖性和创造性都有关系。
特别地,根据最近一年的实用新型审查实践,很多实用新型因不符合专利法第26条第3款的规定(公开充分)而被驳回。
很多人会疑惑,PHOSITA到底要达到什么水平,专利申请文件要写到什么程度,才能让审查员认为本申请已经公开充分?
在国外的专利意见通知书或专业文章中,时常会看到“PHOSITA”这个缩写词。例如,在这份美国的专利审查意见通知书中,在Claim objections(权利要求形式审查意见)中,出现“PHOSITA”这个缩写词。
如果上文没有给出它的全称,且对这个缩写不熟悉,那读者就会感觉到很困惑。
PHOSITA 是Person Having Ordinary Skill In The Art 的首字母缩写,中文通常翻译为:本领域普通技术人员 或 本领域技术人员。
A person of ordinary skill in the art (PHOSITA) is a legal fiction used in patent law to evaluate whether an invention is obvious, sufficiently disclosed, or infringed, representing a hypothetical skilled individual in a specific technical field.
本领域技术人员(PHOSITA)的具体含义
“本领域技术人员”是指一个假想的技术人员,他具备以下特征:
- 掌握该发明所属技术领域的普通技能水平,他既不是行业专家,也不是外行;
- 了解该领域在申请日时的全部现有技术;
- 能够准确理解说明书、权利要求书以及相关技术文献;
- 本领域技术人员没有创造能力;也就是说,他只能做出常规的、显而易见的改进,不能做出创造性的发明。
PHOSITA的具体应用领域
PHOSITA 是专利实务中的一个核心法律标准,主要用于判断:
1. 新颖性和创造性
以本领域技术人员的视角,判断本发明的技术方案与现有技术是否是新颖的,或者判断本发明的方案是不是显而易见的,是否具有创造性;
2. 可实施性(Enablement,公开是否充分)
判断本领域普通技术人员(PHOSITA)是否能够根据说明书公开的内容实施本发明权利要求所界定的技术方案。
PHOSITA 的技能水平是按每个案件的具体技术领域和发明复杂度来确定的,不是固定不变的。
例如,在生物医药领域,本领域普通技术人员水平普遍较高,通常为医学博士或理学博士。使用申请人发明的技术人员通常为具有医学博士学位和数年经验的医师。
说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
目前,国内实用新型的审查标准逐步提高,以往能顺利授权的很多实用新型申请,现在却因为公开不充分(专利法第26条第3款)而收到审查意见通知书,甚至因此被驳回。
审查员发出这类审查意见,有时有理,有时偏颇,甚至缺乏合理的依据。
从通知书答复的角度,克服法条公开不充分的审查意见,需要从PHOSITA(本领域技术人员)的角度,判断和解释本申请公开的内容,是否能使本领域技术人员在看到本申请公开的内容后,轻易地实施权利要求的技术方案。必要时,向审查员提供相关的证据文件,证明:根据本申请公开的程度和具体的细节,作为一位本领域的普通技术人员,能够结合本领域的公知常识、基本的技术水平以及本申请公开的内容(实施例和附图),完全能够实施本申请的技术方案并获得相应的技术效果。
当然,一旦审查员提出26.3的问题,大概率不会接受申请人的意见陈述。最终的结果是:专利申请被驳回。
申请人或代理人存在认知盲区,或代理人或撰写人没有相关的撰写意识,导致专利申请存在公开不充分的问题,后期答复起来非常麻烦,甚至导致“公开不充分”的问题无法克服而招致驳回。
你以为的公知常识,对他人(尤其是审查员)是不是常识?申请人本身可能存在常识上的偏见。你认为的常识,或许在审查员眼里,完全是描述不清楚的。因此,申请人或撰写人应当以一个“小白”的视角去审视专利申请撰写文件,多想想自己描述的方案是不是本领域技术人员能够看懂。
部件之间是否有连接关系,连接关系是否明确。技术方案的整体描述是否足够完整,细节是否足够详实。
对于一些功能性描述,是否附带相应的具体实施方案,而不是采用模糊的功能描述一笔带过。
相对术语的含义是否明确。例如,“高温”、“低温”、“高速”、“低速”这类模糊表述,都需要给出对应的数值范围。
总体而言,在撰写专利申请文件时,需要始终站在本领域技术人员的视角去审核整个申请文件,尤其要关注权利要求中的每个技术特征,甚至每个术语的表述是否完整、清楚地表达本申请的技术方案,是否能够使所属技术领域的技术人员实现权利要求所述的技术方案。
就像知名的刑法学者罗翔老师都经常在视频中提到的那句话:“不知道我讲清楚了没有?”
同样,在撰写专利时,对“公开充分”的问题需要保持足够的敏感度,时刻反问自己:我写清楚了没有?
附:美国专利审查常见缩写
PHOSITA - Person Having Ordinary Skill In The Art
PSA - Persion Skilled in the Art
BRI - Broadest Reasonable Interpretation
IDS - Information Disclosure Statement
JE - Judicial Exception
AA - Advisory Action
RCE - Request for Continued Examination
RR - Restriction Requirement
无忧专利(2013年-从业至今;持有专利代理资格证、法律职业资格证、CATTI-2级英语翻译资格证),具有丰富的国内和国外专利实务经验。
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