2010年3月15日,李某申请注册了“富源祥”商标(下称诉争商标),2011年3月21日经核准转让给河北某公司。2023年7月6日,恒源祥公司依据2001年修正的商标法第四十一条第一款的规定,请求国家知识产权局宣告诉争商标无效。
国家知识产权局审理后认为:诉争商标原注册人名下拥有近300件商标,其中包括“章之仪”“李廉洁”“周闰法”“广佬吉”“碧源祥”“波司羊”“冠军盖”“迈克狼爪”“范斯璐瑞”“熹茶公主”等与他人姓名、品牌高度近似的商标,其中部分已被驳回,或不予核准注册,或在无效宣告中已认定构成以其他不正当手段取得注册而予以宣告无效。河北某公司在案未提交证据证明诉争商标的设计来源及使用意图,其行为难谓正当,诉争商标已构成2001年商标法第四十一条第一款规定所指“以其他不正当手段取得注册”的情形,故裁定诉争商标予以无效宣告。
河北某公司不服被诉裁定,向北京知识产权法院提起诉讼。一审法院审理后驳回原告诉讼请求。当事人均未提起上诉,该判决已生效。
法官说法
现行商标法第四十四条第一款作为制止恶意注册商标的兜底条款,对打击恶意注册、规范商标注册行为、维护公平竞争的市场经济秩序发挥着重要作用。
根据现行商标法第四十四条第一款规定,已经注册的商标,违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。该条的适用主体是商标的申请注册人,但有证据证明商标现注册人与申请注册人之间具有特定关系,或对于申请注册商标的行为具有意思联络的除外。
首先,现行商标法第四十四条第一款评价的是“取得注册”这一行为的合法性,一般系针对商标申请注册行为本身的规制,而不是评价现商标注册人的行为。初始申请注册行为如果系采用不正当手段,那么该商标权自始就存在瑕疵,这种瑕疵不因后续的转让而变得合法,转让行为也无法为该商标“洗白”,即商标是否进行了实际使用并不当然改变其申请人注册商标时的不当意图或其采用的不正当手段之性质。本案中李某名下较多与他人姓名、品牌高度近似的商标,上述商标注册行为有抄袭他人商标、攀附他人商誉的故意,已构成“以不正当手段取得注册”的情形。
其次,商标申请注册人在申请注册时无恶意,即使受让人在后具有囤积商标的行为,也不属于该条款规制的情形,除非诉争商标现注册人与申请注册人之间具有特定关系或对于申请注册诉争商标的行为具有意思联络。国家知识产权局发布的《商标审查审理指南》(2021)中也明确该条适用范围包括与申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或者其他特定联系的人申请注册的商标。特定关系在实践中通常表现存在控股、股东交叉等关联关系的情形。
故本案受让人河北某公司的商标注册和使用行为不再作为诉争商标是否构成“以不正当手段取得注册”的考量因素,除非双方具有意思联络。若有证据证明受让主体与申请主体之间存在特定关系或意思联络的,可以就受让主体的行为纳入考量因素。(北京知识产权法院 孔亚敏)
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来 源:中国知识产权报 原标题:商标转让不能洗白恶意注册
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编 辑:李 倩
责 编:孙雅曼
审 校:冯 飞




