案说海外
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从海外知识产权无效宣告典型案例库中
精选每周案例并进行解析
以供大家参考学习
Part. 01
案件事实
专利权人：Innovative Sonic Limited
异议人：Telefonaktiebolaget L-M Ericsson
审理机构： 欧洲专利局技术上诉委员会
判决结果：上诉委员会驳回专利权人的上诉，维持涉案专利被撤销的结论。
本案涉及欧洲专利申请第07014824.2号，发明名称为“Method and apparatus for setting field data of scheduling information in a wireless communications system”，即一种在无线通信系统中设置调度信息字段数据的方法和装置。专利权人于2007年7月27日提交欧洲专利申请，并要求享有2006年7月提交的美国临时申请的优先权。
该美国临时申请最初由发明人提交。此后，相关权利先由发明人转让给台湾公司ASUSTeK Computer Inc.，再由ASUSTeK Computer Inc.转让给本案专利权人Innovative Sonic Limited。异议人对涉案专利提起异议，主张涉案专利相对于2006年8月公开的证据4缺乏新颖性。异议人同时质疑专利权人是否有权享有美国临时申请的优先权，认为专利权人在提交欧洲专利申请时并非1973年《欧洲专利公约》第87(1)条意义上的“所有权继承人”。
异议庭认为，专利权人未能证明在欧洲专利申请日之前已经有效取得美国临时申请的优先权。因此，涉案专利不能享有美国临时申请的优先权日期，证据4可以作为现有技术使用。由于证据4公开了涉案专利的相关技术内容，异议庭认定涉案专利缺乏新颖性并撤销专利。
专利权人不服异议庭决定，向欧洲专利局上诉委员会提起上诉。专利权人主张，源自美国临时申请的优先权已经有效转让给其本人，涉案专利应当享有该美国临时申请的优先权日期，因此证据4不应构成破坏新颖性的现有技术。
Part. 02
法律分析
本案的核心问题是：在在先申请人与在后欧洲专利申请人不完全相同的情况下，现有证据是否足以证明专利权人已经在欧洲专利申请日前有效取得主张该优先权的权利。
根据1973年《欧洲专利公约》第87(1)条，在任一巴黎公约成员国或世界贸易组织成员中已经正式提交专利申请的人，或者其所有权继承人，在就同一发明提交欧洲专利申请时，可以享有优先权。由此可见，如果在先申请人与在后欧洲专利申请人不同，在后申请人必须能够证明其在提交欧洲专利申请时已经成为在先申请相关优先权的所有权继承人。
上诉委员会认为，主张优先权的权利必须在要求该优先权的在后欧洲专利申请提交之前完成转让。这意味着，在后欧洲专利申请提交时，所有权继承关系应当已经存在。本案争议的重点并不是《欧洲专利公约》是否规定优先权转让的具体形式，而是现有证据是否足以证明相关优先权已经在欧洲申请日前完成有效转让。
在本案中，专利权人提交的证据不能证明相关优先权已经在欧洲专利申请日前有效转让。专利权人依赖的转让文件虽然记载生效日期为2007年7月24日，即早于欧洲专利申请日，但该文件实际签署时间是在欧洲专利申请日之后。本案中，上诉委员会认为，本案提交的事后签署文件不足以证明申请日前已经完成优先权转让。
上诉委员会还讨论了美国法中的“nunc pro tunc assignment”，即追溯性转让安排。专利权人主张，美国法允许通过事后文件追溯确认先前转让效果。但上诉委员会认为，即便某些国内法承认此类追溯性安排，也不能改变第87(1)条下的基本要求：在后欧洲专利申请提交时，申请人应当已经有权主张该优先权。
因此，上诉委员会认定，专利权人未能证明其在欧洲专利申请日之前已经取得美国临时申请的优先权。涉案专利不能享有美国临时申请的优先权日期，证据4应当作为现有技术用于评价新颖性。
Part. 03
判决结果
上诉委员会认为，专利权人不是1973年《欧洲专利公约》第87(1)条所规定的美国临时申请的所有权继承人，不能有效主张该美国临时申请的优先权。因此，证据4构成涉案专利的现有技术。
由于证据4公开了涉案专利权利要求的全部技术特征，上诉委员会认定涉案专利缺乏新颖性。最终，上诉委员会驳回专利权人的上诉，维持涉案专利被撤销的结论。
Part. 04
典型意义
本案是欧洲专利上诉委员会关于优先权权属转让的代表性早期案例之一。其意义在于强调：当在先申请人与在后欧洲专利申请人不一致时，在后申请人需要证明其有权主张在先申请的优先权。优先权权属问题一旦成立，将直接影响现有技术范围的确定，并可能决定涉案专利是否具备新颖性。
需要注意的是，本案并未正式确立默示转让规则，而是认为本案证据不足以证明申请日前已经完成优先权转让。关于默示协议、事后确认以及优先权权属推定等问题，后续扩大上诉委员会在G 1/22、G 2/22中作出了进一步发展。
本案的典型意义应当结合后续扩大上诉委员会决定理解。T 1201/14体现的是较为严格的优先权权属审查思路，特别是在事后签署追溯性转让文件的情况下，要求申请人证明申请日前已经完成有效转让。该思路在当时对申请人具有较强警示意义：跨国申请、PCT申请和集团内部权利流转中，应当在提交在后申请之前清楚安排优先权归属，避免因优先权无效导致中间公开文件成为现有技术。
Part. 05
后续更新
本案的法律背景已经受到扩大上诉委员会G 1/22、G 2/22的显著影响。扩大上诉委员会在该合并决定中确认，EPO有权审查申请人是否有权主张优先权；同时也确立了有利于申请人的“可反驳推定”规则，即在申请人按照《欧洲专利公约》第88条及其实施细则主张优先权时，通常推定其有权主张该优先权，除非挑战方能够提出具体事实，足以支持对其优先权权属产生严重疑问。
G 1/22、G 2/22还强调，优先权权属及其转让原则上应依据《欧洲专利公约》的自治法进行评价，而不应简单适用不同国家法的形式要求。该决定也对事后确认、默示协议和PCT共同申请等场景采取了更宽松的处理方式。因此，在今天适用T 1201/14时，不能再将其严格做法直接表述为当前EPO的一般规则。
本案在今天仍有参考价值，但其意义主要在于说明优先权权属争议可能对新颖性判断产生决定性影响，以及申请人应当妥善保存优先权转让或授权安排的证据。当前规则下，挑战优先权权属的一方通常需要承担更重的举证负担，不能仅凭形式上的申请人不一致或推测性疑问否定优先权。
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