跨境研发中如何判断专利的“完成地”

在全球化技术创新格局下，一件发明从技术构思到产业化落地，往往横跨数国。这种“研发链条的跨境切分”，给专利法上看似基础的“保密审查义务”带来了真实的适用难题。

近期，最高人民法院知识产权法庭将（2022）最高法知行终255号判决收入“精品裁判”栏目，并配发“违反保密审查义务的判断”裁判要旨，为破解这一难题提供了一条清晰的分析路径。

我国专利法规定，将在中国完成的发明或实用新型向外国申请专利的，应事先报经保密审查；违反者，同一发明在中国不被授予专利权。专利法实施细则进一步明确，“在中国完成”是指技术方案的实质性内容在中国境内完成。该制度旨在避免涉及国家安全或重大利益的发明因申请专利被公开而损害国家利益，其后果不可谓不严厉：一件已授权的中国专利，可能因当年“先出国门”而被整体无效。

难点在于，当研发过程本身跨境时，“实质性内容在中国完成”如何认定？该案中，美国某诊断公司于2012年先在美国提交专利申请，随后在中国也提交专利申请并获得授权。请求人广州某公司主张宣告其专利无效，理由是涉案技术来源于广东省一科研项目，实为“在中国完成”却未履行保密审查义务。国家知识产权局与一审法院均未支持，最高人民法院二审亦驳回上诉请求，认定现有证据不足以证明技术方案实质性内容在中国境内完成。

实务中，一个常见的误区是：既然被质疑的是中国专利，判断“实质性内容”就应以中国专利权利要求为准。该案否定了这一思路。

判决认为，判断已授权中国专利是否因违反保密审查义务而无效，审查对象应是先于中国申请提出的那份外国申请；原则上以外国申请文本确定审查基础，只有在确认中外申请技术方案实质相同时，才可用中国申请文本作为基础。保密审查防范的是申请文件中可能触及国家安全或重大利益的全部技术内容，并不限于最终写入权利要求的部分。这意味着，比对起点必须回到最早提出的境外申请，而非拿中国授权文本“就地取材”。

何为需接受保密审查的“实质性内容”？目前，专利法及专利法实施细则均没有给出明确规定，该判决给出指引：其内容不限于权利要求书记载的部分，应是发明相对于现有技术作出的、使其能解决特定技术问题并取得相应技术效果的改进内容。识别贡献时，可考察说明书记载的背景技术，也可结合发明人关于研发起点与发明点的陈述。法院对从属权利要求的态度尤须注意：附加技术特征是否构成实质性内容，取决于其相对现有技术的贡献程度，不能仅因写入权利要求就当然认定。真正起决定作用的，是承载了发明核心技术贡献的那些特征。

最后一环是“完成地”的认定。法院强调，实质性内容的完成地应结合技术形成过程、发明人在关键形成阶段的所在地以及所属领域研发和产业化规律进行综合判断。该案中，邮件证据显示三个主要发明点在2010年6月底前即已形成，结合发明人护照出入境信息，可认定关键形成阶段不在中国；同时法院考量了领域规律：医疗器械从核心构思到测试、临床、产业化通常周期较长，广东科研项目的进度更符合对既有技术方案进行产业化的过程，不能据此反推核心发明是在项目实施期间于中国完成。

将该案“先锁定外国申请文本、再识别实质贡献、还原贡献形成过程、最后确定完成地”的四步路径转化为合规动作，笔者建议跨国申请人注意以下几点：

其一，做好研发过程的“证据留痕”。发明点形成的节点，往往要靠往来邮件、实验记录、会议纪要乃至发明人的行程信息来还原。企业若能在研发之初即建立规范的记录制度，日后无论是主张权利还是侵权抗辩，都将掌握主动。

其二，审慎评估“实质性内容”的完成地，而非机械地看产业化落在何处。若核心构思确在境外形成，则即便后续大量工作在境内完成，一般也不构成“在中国完成的发明”；但如果关键发明点是在境内科研合作中产生的，则应在向外申请前主动履行保密审查程序。

其三，善用保密审查请求这一“事前工具”。善用保密审查请求这一“事前工具”，其成本远低于事后在无效程序中艰难举证，却能一劳永逸地消除专利被整体无效的风险。对于研发链条横跨中外的项目，这笔“合规保险”尤其值得投入。

技术无国界，而专利有规则。准确把握保密审查制度的判断逻辑并善加运用，正是为跨境创新保驾护航的关键所在。（吴孟秋）