统一专利法院（UPC）上诉法院就如何处理涉及非 UPC 缔约国指定区域的侵权诉讼，发布了首份详尽指引。该判决确立了规范框架，明确了 UPC 受理案件及行使域外管辖权的具体情形。对于在欧洲开展跨境业务的专利权人及作为被告的集团企业而言，深入研读此判决指引至关重要。
案件背景
富士胶片株式会社是欧洲专利 EP3511174（简称"EP174"）的专利权人，该专利涉及平版印刷版原版技术，旨在解决因化学组分渗入铝基材阳极氧化膜导致非预期变色的技术问题。涉案专利在德国与英国均维持有效。
富士胶片向 UPC 曼海姆地方分院起诉三家住所地位于德国的柯达公司，指控其侵犯该专利在德国和英国的指定国权利。曼海姆地方分院对两地专利均行使管辖权并颁发禁令。柯达随后提起上诉。
上诉法院关于管辖权的指引
上诉法院最终撤销了曼海姆地方分院的判决，驳回了富士胶片的全部侵权主张。本案的核心价值在于其确立的管辖权裁判逻辑，该逻辑已在后续类似案件中得到适用。上诉法院将管辖权审查划分为两个步骤：
第一步：受理管辖权审查——UPC 是否有权审理
针对柯达就英国指定国部分提出的涉外管辖权异议，上诉法院驳回其全部抗辩，作出如下认定：
- 管辖范围未被限制：《统一专利法院协定》（UPCA）第 34 条仅规定裁判效力及于生效的缔约国领土，并未将 UPC 的管辖权限定于缔约国范围内。
- 共同法院地位：依据《布鲁塞尔条例Ⅰ（修订版）》第 71a 条，UPC 被视为“共同法院”，享有与缔约国国内法院同等的管辖权。本案管辖权基于被告住所地位于德国（条例第 4 条），而非侵权行为发生地。
- 不适用“不方便法院”原则：《布鲁塞尔条例》第 4 条禁止 UPC 以非缔约国法院审理更适宜为由拒绝行使管辖权。
- 符合国际协定：UPC 受理本案不违反 TRIPS 协定，亦不妨碍知识产权的正当执行。
上诉法院强调，专利有效性属于实体审理范畴，并非确立管辖权的考量因素；同样，在确定管辖权时，无需考虑外国法院是否更适宜适用其本国法律或公共政策。
第二步：行使管辖权框架——UPC 如何裁判
基于欧盟法院 BSH 诉 Electrolux 案判决，上诉法院针对欧洲专利外国指定国效力存在争议的情形，制定了详细的裁判框架。若 UPC 已受理案件且被告提出无效抗辩，将区分以下两类情形：
- 欧盟/卢加诺公约成员国指定国（如西班牙）：依据《布鲁塞尔条例》第 24 条第 4 款，专利效力专属管辖权归注册国法院。UPC 不得裁判专利效力，但保留侵权纠纷管辖权。
- 非欧盟/非卢加诺公约成员国指定国（如英国）：上述专属管辖条款不适用。UPC 依据住所地取得管辖权后，仅在当事人之间（inter partes）审查专利效力以判断是否给予救济，不得作出影响该非欧盟指定国专利效力的裁判，并需遵循司法礼让原则。
三类具体裁判场景
1. 针对非 UPC 缔约国指定国专利的独立撤销之诉
UPC 必须宣告无管辖权受理此类独立撤销请求。明确边界在于：UPC 可审理涉及非缔约国指定国专利的侵权案件，但不得受理仅以撤销该类专利为唯一诉求的案件。
2. 专利在 UPC 范围内无效，但若有效则构成侵权
当专利效力受挑战时，UPC 首先给予专利权人撤回针对外国指定国专利侵权诉请的机会。若专利权人坚持不撤回，处理方式如下：
- 欧盟/卢加诺公约成员国：责令被告在指定期限内向对应国家法院提起撤销诉讼。若被告提起，UPC 中止侵权程序待其审结；若未提起，UPC 推定专利有效并裁判侵权问题。
- 非欧盟/非卢加诺公约成员国（如英国）：除特殊理由外（如权利要求存在差异且有理由认定有效），UPC 应当驳回侵权诉请。
这意味着，若欧洲专利的 UPC 缔约国部分被认定无效，专利权人若坚持域外诉请，在欧盟成员国案件中将被迫进入他国效力诉讼程序，而在英国等非成员国案件中则面临直接驳回。
3. 专利在 UPC 成员国境内有效且已遭受侵权
若被告对域外保护范围提出无效抗辩，但有合理且不可忽视的可能性表明相关主管国家法院会认定专利有效，为避免不当拖延，UPC 可作出涵盖该域外范围的侵权判决或临时禁令。
此类判决具有附条件性质：必须以相关国家法院随后未认定该域外专利无效为前提。若该国法院最终认定专利无效，UPC 的相关侵权认定失效；若确认有效，UPC 的禁令转为永久禁令。这一机制在欧盟成员国基于专属管辖权法理，在非成员国（如英国）则基于司法礼让原则。
本案裁判结果
上诉法院确认曼海姆地方分院对英国侵权主张拥有管辖权，并认定涉案欧洲专利中涉及 UPC（德国）的部分有效。然而，针对英国专利指定部分，由于柯达提起的撤销反诉所附条件未成就，法院未对其效力作出裁判。最终，上诉法院依据英国法律认定，并未发生侵害该英国专利指定部分的行为。
核心要点
- 管辖权确立不等于胜诉：UPC 虽可对英国等非缔约国专利侵权行使管辖权，但这仅是起点。诉请能否成立取决于外国法下的实体证据。本案中，英国相关诉请败诉是因事实不成立，而非管辖权或效力问题。专利权人必须在每个目标辖区构建充分的侵权证据链。
- 住所地管辖难以推翻：只要被告住所地位于 UPC 缔约国，即便侵权行为发生在域外，“不方便法院”抗辩也将失效。
- 域外管辖效力成为现实：专利权人可在 UPC 获得覆盖非 UPC 指定部分（含英国）的禁令，即便该部分效力尚未终局认定，这显著提升了 UPC 在跨国纠纷中的实战价值。
- 司法礼让的约束与保障：UPC 行使域外管辖权时受司法礼让原则约束，但不会因此停止审理。被告仍可通过本国专利无效程序寻求救济。
- 需评估专利稳定性风险：若欧洲专利在 UPC 项下稳定性不足，域外诉请将面临被驳回或引发本国无效程序的风险；反之，若 UPC 部分有效且遭侵权，UPC 很可能作出附条件裁判，认定域外部分同样有效且受侵害。