90%跨境电商不知道的专利申请内幕

一、Amendment与Preliminary Amendment

在审查流程里，审查员的意见是office action；申请人的回复为amendment（修正），意思是针对审查员在non final阶段给出的审查意见，申请人应当进行回复。回复有两种方式，一是修改说明书或权利要求的内容使其符合法律规定；二是与审查员进行争辩，说明不同意审查意见及其理由。

如果选择修改的回复方式，修改过程中不能加入新的内容（no new matter）。“新的内容”的判定标准为审查员是否需要以修改的内容来理解发明。如果需要的话，就属于新的内容；不需要的话，就不属于。万一修改的内容是新内容，那原来的申请日可能就会作废，提交此新内容的时间变成新的申请日。

由此可以看出，这个判断标准是非常主观的。很多时候审查员会在审查意见的结尾指出可通过的权项（allowable subject matter），目的是想让申请人把从属权项移到独立权项里，缩小保护范围，如果申请人遵照审查员的意思这样做了，申请即可通过。对于这种情况，大家一定要慎重考虑，虽然审查员已经给出了通过的条件，但是要不要全盘答应呢？众所周知，不同的发明有不同的特点，我们很难保证更改后的权利要求符合产品的保护范围，所以这里无法给出一个确定的答案。但如果申请人的主要目的是保护产品，那要考虑接受审查意见后，权利要求的保护范围被缩小了多少？是否仍在可接受的范围之内？有没有和最早设定的目标起冲突？总而言之，还是得提前做好专利的运作规划，才能更好地应对这些特殊情况。

Amendment是在审查过程中对专利进行修改，除此之外，还可以凭借preliminary amendment在审查员开始审查之前对提交的内容进行改动，这个请求是免费的，除非增加了权利要求，才可能需要按新的权利要求的数量来计费。对于一个专利来说，从提交申请到开始审查，中间等待多长时间是不确定的，在等待过程中很有可能会产生新的想法，或者察觉到专利申请的漏洞，有必要对申请做一些改动，这样preliminary amendment就提供给大家实现的方法。

二、回复final office action的五种方式

当申请人提交amendment之后，审查员会进行评估，如果他认为回复没有说服力，会给出最终的审查意见——final office action，对此申请人有几个选择：

第一，写回答，也叫做response to final office action，这个回答和amendment大同小异，也是给出申请人的看法和理由，做最后的争取。

第二，与审查员直接会面或电话沟通，说明不同意审查意见及其理由，听取审查员的意见并据此做一些修改。但是允许修改的范围是很小的，一般来说，审查员都不会再让申请人修改了，而是要求他们申请RCE。在此大家注意，我们尽量在final之前提出会面或电话沟通的请求，因为final之后，整个审查过程已经结束，有的审查员就不会再接受会面和电话了，但是final之前提出的话，他们通常会接受。

第三，选择AFCP 2.0（after final consideration pilot program），这是一个表格，填入相关信息即表明申请人同意把其中一个独立权项的范围缩小，希望审查员可以通过。在这种情况下，审查员很有可能需要重新检索先有技术，所以会迫使申请人再申请一个RCE。这种情况下，就有必要和审查员做一个interview。

第四，直接选择提交RCE，进行重新审查。第一次提交RCE需要缴纳680美元，第二次提交要缴纳1000美元，这是小企业的收费标准，微企业会更便宜一些。

第五，进行上诉。上诉有两个途径，直接上诉和申请上诉会议。直接上诉的费用为420美元，如果需要加急的话，还得额外支付一笔费用。直接上诉所需时间为一年半左右，每个TC部门都有所不同。一般来说很少有人会选择直接上诉，通常都是先申请上诉会议。上诉会议中专利局会出席三人，一个是负责审理我们专利申请的审查员，一个是他的直属上司，还有一个是其他审查小组的带头人，采取这样的人员组成主要是为了听取各方意见，尽量使会议结果做到公平公正。如果他们三个人都不同意申请人的上诉意见，我们再选择上诉也不迟。开展上诉会议一方面是为了缓和审查员与申请人之间的关系，毕竟律师是与专利局进行往来最多的人，而且他们的专业方向往往是固定的，以后还会因为申请某类专利而和原部门的审查员打交道，所以能通过上诉以外的其他和平方式解决矛盾是最好不过了；另一方面是想通过会议看看审查员的上司是怎么看待这个案子的，防止审查员胡乱审查。毕竟上诉的时间还是蛮长的，如果能在专利局里面解决，尽量在局里解决。