新电商双十一关键词(三)：电商类APP的商标到底有多重要

双十一购物狂欢节即将来临，各大电商APP的竞争加剧，拥有一款好名字自然可以为APP走入用户助力，然而，千挑万选相中的好名字很有可能因为已经被其他人的捷足先登或者由于其他原因无法进行商标注册。那么，在意向的APP的名字并未在相对应的类别(通常可能涉及第9类“可下载的手机应用软件”以及通过APP所提供的产品/服务)上注册为商标(“意向商标”)的情况下，电商运营可能面临哪些风险呢？

对于APP产品，倘若希望在应用商店上架，或通过微信平台上线，都需要符合应用商店/平台方的命名及上线规则。具体而言：

(1) 应用商店

开发者拟在应用商店发布一款新APP(“拟发布APP”)时，应用商店可能会要求拟发布APP的名称不能与应用商店中已经发布的APP(“现有APP”)名称相同，且不得侵害第三方的商标权。该等要求之下，应用商店一般会按照下述原则处理APP重名事宜：

• 均无注册商标：在拟发布APP和现有APP的开发者均未提供商标权属证明文件的情形下，总体上遵循“先到先得”的原则，但各应用商店的处理方式可能存在差异，部分应用商店禁止拟发布APP与现有APP名称近似，例如华为应用市场[1]，但部分应用商店仅禁止拟发布APP使用完全一致的名称，而不禁止使用高度近似的名称。

• 现有APP无注册商标，拟发布APP具备注册商标：总体而言，倘若拟发布APP与现有APP重名，除非拟发布APP的开发者能够提供与拟发布APP名称一致的商标权属证明文件，证明其享有使用该等APP名称的合法权利，否则拟发布APP将面临并不能够上线的命运，除非开发者选择在上线之前变更名称。换言之，倘若意向商标涉及的名称已经被现有APP所使用，但未被注册，除非拟发布APP的开发者能够提供与APP名称一致的商标权属证明文件，否则拟发布APP可能并不能上架。

• 现有APP已经具备注册商标：倘若现有APP已经具备注册商标，作为对注册商标的一种保护，应用商店将禁止其他APP使用与现有APP相同或近似的名称。

由于注册在非类似商品/服务上的相同商标是可以共存注册的，比如，一款提供理财服务的商标和一款提供商旅服务的商标，在商标相同的情况下，也是可以分别由不同的主体获得注册的，同时还可能被其他主体在“可下载的手机应用软件”上也获得注册。这种情况下，我们尚未看到各应用商店对此有更细分的规定。

(2) 微信平台

微信小程序或公众号的名称规则与前述应用商店类似，总体上，账号名称不得侵犯注册商标专用权，可以基于自选词汇或基于商标命名。若申请名称包含商标，则应提供中国注册商标的《商标注册证书》或《商标授权书》。若基于自选名称命名，则不得与已有帐号名称重复，否则不能通过帐号名称审核。

需要注意的是，对于基于自选词汇(即并未完成商标注册)和基于商标命名的账号，平台方的保护力度差异较大：若运营方未取得账号名称的商标权，可能无法投诉下架同行业内的类似名称账号。但是，若运营方取得了特定名称的注册商标，平台方可以限制任何可能引起混淆、误认、联想或影响的类似账号名称申请，且并不局限于该等注册商标的具体商品或服务类别，甚至可能会限制与商标权人主营业务完全不同行业的运营者使用该等名称[2]。

已经存在第三方(“现有商标权人”)在相关类别上注册了相关商标的情况下，现有商标权人有可能会向应用商店或平台进行投诉。倘若业务产品被认定为侵害商标权，则可能被采取下架业务产品，甚至冻结开发者账号等措施。

就应用商店的处理程序而言，其在收到现有商标权人的侵权投诉后，在最终认定侵权并采取下架措施之前，一般会履行“通知-反通知”流程[3]，具体流程如下：

如上图所示，应用商店一般要求被投诉人在收到转送的权利人侵权投诉材料后，在一定期限内(一般为三至五个工作日，具体以平台通知为准)[4]提交书面反通知书及不构成侵权的初步证明材料，例如被投诉人作为商标权人的商标注册证书、被投诉人作为被授权人的商标授权书等。如被投诉方未能在限定期限内提供有效反通知，或者反通知的内容不能初步证明其提供的APP名称不侵权，应用商店一般会做出下架决定。

近年来，APP名称被他人以与其在“可下载的手机应用软件”上注册的商标构成相同或近似而提出诉讼的情况也时有发生。

在未注册的情况下在业务产品中直接使用意向商标，十分容易引起侵权纠纷，从而导致被查处、缴纳罚金、责令停止使用，乃至被提起侵权诉讼，参照在先权利人所受损失、或侵权人所获利益、或商标许可费倍数承担巨额赔偿责任。而除了沉重的诉累、随时可能面临被责令禁用、承担巨额赔偿风险之外，也会实质性影响到业务的稳定性，导致品牌声誉难以建立。例如，杭州M婚庆服务有限公司以其在45类“社交陪伴、交友服务、婚姻介绍”等服务上注册的某商标，先后向北京市朝阳区人民法院、北京知识产权法院起诉北京M科技有限公司停止相关软件的下载服务并索赔1100万元。

在未获得注册商标的情况下即投入使用的情况下，可能会面临大量的第三方在利益驱动下抄袭摹仿相关商标、恶意山寨产品企图造成市场混淆，抢夺市场份额，而如果第三人产品存在质量问题，还会给业务带来消极影响和负面评价等诸多不利的情况。但是在因未注册意向商标而不享有商标专用权的情况下，维权的难度会非常高。例如，若应用商店中其他开发者后续发布了名称近似的APP，在未取得意向商标的情形下，可能很难依照应用商店现有规则要求近似产品下架。虽然可以采取相应法律措施，但因不具备在先权利基础，异议、无效宣告、民事诉讼等主张被官方、法院支持的门槛将相应提高，难度加大。且即便在官方程序中被支持，也无法完全排除对方在实际经营中仍然使用与意向商标相同或高度近似的商标。在整个维权过程中，无权利基础，相应也需要付出更多的时间和金钱成本。如果届时希望通过与对方交涉、转让商标等方式予以解决，有可能因为自身商标知名度较高而被对方索要巨额转让费用，这使得自身的业务发展陷入两难境地，即围绕相关商标业已形成一定的市场份额和商业价值，无法轻易抛弃现有成果和业绩，同时商标转让费用高昂，难以支付相应价格。例如某知名奶茶的案件中，就是由于对商标保护意识的缺乏，已经踏出品牌化和商业化第一步的知名奶茶并没有提前进行商标的注册。随着生意越来越火，知名度变高，越来越多的仿冒店出现。但由于创始人并没有相关商标的所有权，所以无法进行维权从而被迫改名。

电商APP的发展过程必然面临着融资的需求，投资人往往会关注核心业务领域及核心产品上的商标注册情况。若业务产品使用了相应的名称但未在业务相关的类别上取得意向商标，在尽职调查的过程中，投资人一般均会就此进行关注，并根据具体的情况提出相应的要求，例如将取得意向商标作为交割条件，或作为交割后必须整改的事项，否则可能触发违约责任。在后续寻求IPO的过程中，若未能在业务范围内取得其使用的名称、图形商标权利，可能会在较大程度上带来负面影响。例如，对于境内A股上市而言，《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十条规定，“发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形：(五)发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险”，因此在未能合法取得核心业务所使用的商标所有权或未获得商标权利人独家使用授权的情况下，可能对上市形成障碍。

综合上述提到的内容，APP创新、商标布局先行方为上策。