案说海外
Certain Video Processing Devices and Products Containing Same
深圳知识产权保护中心
从海外知识产权无效宣告典型案例库中
精选每周案例并进行解析
以供大家参考学习
Part. 01
案件事实
请求人:VideoLabs, Inc.
被请求人:Acer Inc.、Acer America Corporation、ASUSTeK Computer Inc.、ASUS Computer International、Lenovo Group Limited、Lenovo (United States) Inc.、Micro-Star International Co., Ltd.、Motorola Mobility LLC、MSI Computer Corp. 等
审理机构: 美国国际贸易委员会(U.S. International Trade Commission,ITC)
审理结果:行政法官以显而易见型重复授权(obviousness-type double patenting)为由,作出简易裁决初裁,认定当时剩余被主张权利要求无效。ITC委员会随后决定复审该初裁,并在复审后经修改确认’878专利权利要求1至4因显而易见型重复授权而无效;同时,委员会准许VideoLabs关于终止’238专利调查的动议,并对’238专利权利要求1是否因显而易见型重复授权而无效不作立场。基于上述处理,委员会最终认定不存在337条违法并终结调查。
2022年7月1日,VideoLabs, Inc.向ITC提交337调查申请,并于2022年7月21日提交补充材料,指控相关被请求人进口、为进口而销售以及进口后在美国销售的某些视频处理设备及包含该等设备的产品(Certain Video Processing Devices and Products Containing Same)侵犯其美国专利权,并请求ITC发布有限排除令和禁止令。2022年8月2日,ITC投票决定启动337调查;相关启动调查公告于2022年8月8日发布于《联邦公报》。启动调查的公告列明,涉案产品包括服务器、台式机、笔记本电脑、平板电脑、智能手机和显示器等视频处理设备或包含视频处理功能的产品。
本案最初涉及美国专利第7,769,238号(’238专利)、第8,139,878号(’878专利)、第8,208,542号(’542专利)和第7,372,452号(’452专利)的部分权利要求。调查过程中,部分被请求人或部分主张经和解、撤回或其他程序处理而退出调查。至显而易见型重复授权简易裁决阶段,仍被主张的权利要求包括’238专利权利要求1以及’878专利权利要求1至4。
2023年3月22日,ASUS相关被请求人提交更正后的简易裁决动议,主张剩余被主张权利要求因显而易见型重复授权而无效。2023年4月3日,VideoLabs和ITC不公平进口调查办公室(Office of Unfair Import Investigations,OUII)均提交反对意见。
2023 年 5 月 1 日,行政法官作出初裁(Order No. 47),支持ASUS相关被请求人的简易裁决动议,认定当时剩余被主张权利要求因显而易见型重复授权而无效。该初裁若不经委员会复审或修改,将产生终结调查的效果。VideoLabs随后请求委员会复审该初裁。2023年7月10日,VideoLabs提出关于终止’238专利调查的动议。2023年7月18日,ITC委员会决定延长是否复审该初裁的期限。2023年8月1日,ITC委员会决定复审该初裁,并在复审后经修改确认’878专利权利要求1至4因显而易见型重复授权而无效;同时,委员会准许VideoLabs关于终止’238专利调查的动议,并对’238专利权利要求1是否因显而易见型重复授权而无效不作立场,最终认定不存在337违法并终结调查。
Part. 02
法律分析
本案的核心法律问题是显而易见型重复授权。该原则属于美国判例法发展出的专利无效规则,目的在于防止同一发明人、同一权利人或相关权利人通过多个实质上无专利性区别的专利权利要求获得不当的专利期限延长,或者使被控侵权人面临针对实质相同发明的重复诉讼风险。
显而易见型重复授权不同于35 U.S.C. § 102意义上的同一发明重复授权,也不同于通常的§ 103显而易见性分析。其关注点不是被挑战权利要求相对于外部现有技术是否显而易见,而是被挑战权利要求与参考专利中的权利要求之间是否具有专利性区别。若两个权利要求之间的差异仅为本领域技术人员显而易见的变化,则在后或被挑战权利要求可能因显而易见型重复授权而无效。
该分析通常包括两个步骤:首先,比较被挑战权利要求和作为重复授权基础的参考权利要求,确定二者之间的差异;其次,判断这些差异是否足以使被挑战权利要求具有专利性区别。如果被挑战权利要求相对于参考权利要求并未形成真正不同的发明贡献,则可认定其因显而易见型重复授权而无效。
本案中,ASUS相关被请求人主张,VideoLabs剩余被主张权利要求与同一专利族或相关专利中的参考权利要求之间不存在实质性专利区别。行政法官接受该抗辩,认定剩余被主张权利要求相对于相关参考权利要求不具有专利性区别,因此因显而易见型重复授权而无效。委员会在复审后经修改确认’878专利权利要求1至4因显而易见型重复授权而无效;同时准许VideoLabs关于终止’238专利调查的动议,并对’238专利权利要求1是否因显而易见型重复授权而无效不作立场,最终终结调查。
Part. 03
审理结果
2023年5月1日,行政法官作出初裁(Order No. 47),支持ASUS相关被请求人关于显而易见型重复授权的简易裁决动议,认定当时剩余被主张权利要求无效。VideoLabs随后请求委员会复审该初裁,并于2023年7月10日提出关于终止’238专利调查的动议。2023年8月1日,ITC委员会决定复审行政法官的初裁,并在复审后经修改确认’878专利权利要求1至4因显而易见型重复授权而无效;同时,委员会准许VideoLabs关于终止’238专利调查的动议,并对’238专利权利要求1是否因显而易见型重复授权而无效不作立场,最终认定不存在337违法并终结调查。因此,本案最终未发布排除令或禁止令。
Part. 04
典型意义
本案体现了显而易见型重复授权抗辩在ITC程序中的实务价值。在视频编码、通信、电子设备等技术领域,专利权人常通过延续申请、分案申请或同族申请形成多件相关专利。如果相关专利之间的权利要求仅存在显而易见的差异,且未通过终端放弃等方式妥善处理,显而易见型重复授权可能成为强有力的无效抗辩。
本案还说明,在337调查中,专利无效抗辩不仅可以在最终听证后发挥作用,也可以通过简易裁决动议提前终结调查。若被请求人能够证明被主张权利要求与参考权利要求之间不具有专利性区别,ITC可以在不进入完整实体听证的情况下认定相关权利要求无效,从而避免进口禁令风险并显著降低应诉成本。
对于被请求人而言,本案提示,在应对复杂专利组合或标准相关技术专利主张时,不应只分析单件涉案专利本身,还应系统核查同族专利、延续关系、权利要求演变、专利期限、终端放弃以及许可背景。显而易见型重复授权虽然属于美国判例法规则,但在ITC程序中具有现实攻击力,尤其适用于专利族庞大、权利要求高度重叠的案件。
Part. 05
后续更新
本案后续主要结果是,ITC委员会于2023年8月1日决定复审行政法官关于显而易见型重复授权无效的初裁,并在复审后经修改确认’878专利权利要求1至4因显而易见型重复授权而无效;同时,委员会准许VideoLabs关于终止’238专利调查的动议,并对’238专利权利要求1是否因显而易见型重复授权而无效不作立场,最终认定不存在337条违法并终结调查。2023年8月7日,相关通知发布于《联邦公报》。公开材料中未见该337调查在委员会终结后出现改变该结果的联邦巡回上诉法院实质判决。因此,在引用本案时,应将其作为ITC程序中通过显而易见型重复授权简易裁决终结调查的案例,而非ITC发布排除令或停止令的案例。
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