作者 | 张耀宏
近年来,受美国专利审判及上诉委员会(PTAB)多方复审(IPR)立案门槛升高影响,部分中国企业在应对 337 调查时,倾向于采取“曲线救国”策略:即在中国提起涉案专利同族专利的无效宣告请求,以期削弱美国专利稳定性或促成和解。
然而,将“无效中国同族专利”等同于“解决美国 337 案件”存在严重误解。本文基于跨国专利诉讼与全球专利组合管理视角分析指出:该策略忽视了专利权地域性原则、独立审查原则及 337 程序的严苛时效。中国专利无效虽在特定情形下能形成商业压力或提供证据参考,但无法替代美国本土程序的抗辩。其核心价值在于通过影响专利权人的全球资产预期,间接塑造跨法域博弈格局。
第一章 问题提出
(一)337 调查下中国企业的现实困境
随着全球贸易摩擦加剧,针对中国出口企业的美国 ITC 337 调查案件持续高位运行,原告立案审查通过率从 2024 年的 41% 攀升至 2025 年的 58%。相较于联邦地区法院诉讼,ITC 程序具有周期短(通常 12 至 16 个月)、禁令救济强(直接颁布排除令阻断清关)且不涉及损害赔偿等特征,给中国企业带来巨大应诉压力。
与此同时,传统制衡手段——在 PTAB 提起 IPR 程序,正面临重重阻碍。受 Fintiv 判例等因素影响,PTAB 自由裁量拒绝立案情形增加,IPR 整体立案率呈下降趋势。在此背景下,国内法律服务市场开始流行一种替代性建议:向中国国家知识产权局(CNIPA)请求无效涉案专利的同族专利。该策略因成本低、操作便易,逐渐被部分人员包装为应对 337 调查的“标准策略”。
(二)本文研究的问题
将国内程序视为应对海外纠纷“万能钥匙”的观点,易误导企业诉讼资源配置。本文将聚焦以下三个核心问题:
第一,中国专利无效在法律和程序上能否实质性影响美国 337 调查?
第二,若法律效力有限,为何实践中仍有众多律师建议采取此策略?
第三,在何种特定的事实与商业前提下,该策略才能真正发挥预期效果?
第二章 中国同族专利无效策略的理论依据
在批判实务策略之前,有必要探究其合理性基础。中国同族无效策略并非空穴来风,其在法理与事实层面具备一定的逻辑支撑。
(一)同族专利通常具有共同优先权与技术渊源
基于《保护工业产权巴黎公约》优先权制度,跨国企业的全球专利布局往往共享同一优先权基础,中美同族专利说明书内容高度一致。因此,若能在中国无效程序中挖掘出破坏新颖性、创造性的关键现有技术,这些实质性的无效理由理论上也适用于攻击美国专利。
(二)中国无效决定可能形成说服性的事实影响
尽管美国 ITC 行政法官与法院不会“当然采纳”中国的行政决定,但跨法域官方审查意见具有参考价值。例如,若 CNIPA 基于关键对比文件认定专利存在公开不充分(Enablement)缺陷,被告律师可在美国程序中将此作为“具有说服力的证据”引用。来自另一主要法域官方的技术定性,可能会动摇法官对涉案专利稳定性的心证。
(三)触及全球专利组合的商业谈判价值
跨国企业重视全球专利组合的完整性。中国作为全球最大的制造中心与消费市场,同族专利的存续关乎权利人核心利益。若中国专利被宣告无效,权利人将失去在中国市场的排他性保护,直面仿制品冲击。这种商业威慑力往往能迫使态度强硬的专利权人重回全球许可谈判桌,这也是该策略被建议采用的根本动力。
第三章 该策略存在的法律漏洞(跨法域效力的不可逾越之壁)
将“中国专利无效”等同于"337 调查胜诉”,在法理逻辑上存在根本断层。以下从五个维度阐述其法律漏洞:
第一节 专利地域性决定中国无效结果不影响美国专利效力
这是该策略最大的法律漏洞。《保护工业产权巴黎公约》确立了专利独立原则,TRIPS 协定亦遵循严格的地域性限制。美国专利是否有效,裁决权仅归属于 USPTO/PTAB 和美国联邦法院系统。CNIPA 作出的任何无效决定,法律效力严格囿于中国法域之内,绝不会导致美国同族专利在美国法域内“当然失效”。
第二节 不同法域专利授权标准具有独立性与差异性
中美两国专利审查指南存在深刻的本土化差异。即使面对相同对比文件,结论也可能大相径庭。例如在创造性判断上,中国采用严格的“三步法”,而美国遵循 Graham 案及 KSR 案确立的“显而易见性”标准。因此,法律逻辑上不存在“中国认定无效 = 美国必然无效”的等式。
第三节 同族专利权利要求往往并不完全一致
这是实务中易被忽略的技术陷阱。在各自实质审查阶段,为克服不同审查意见,申请人往往进行不同方向的权利要求限缩。例如,美国主权项加入特征 A,中国加入特征 B,导致两国授权保护范围发生实质性偏移。此时,即便利用特征 B 的现有技术无效了中国专利,美国涉案专利仍可能因具备特征 A 而维持有效。
第四节 337 调查具有极强时效性(程序的错位)
程序法障碍有时比实体法更为致命。ITC 337 调查以“迅速”为法定要求,从立案到最终裁决通常仅需 16 个月左右。反观中国专利无效程序,叠加后续行政诉讼,周期可能长达数年。当中国法院最终维持无效决定时,ITC 的普遍排除令可能早已生效多时,两者在程序节奏上存在严重错位。
第五节 美国 ITC 原则上不会等待外国程序
为对抗时间差,有观点寄希望于中止程序。但在美国实务中,ITC 通常拒绝因外国未决程序而中止调查。ITC 的首要职责是保护美国国内产业,因此中国无效程序对正在推进的 337 调查缺乏程序阻却效力,实质影响极为有限。
第四章 实务中的不可操作性
抛开理论探讨,在真实的跨境诉讼代理实务中,该策略常面临“无靶可打”的尴尬境地。
(一)大量 337 涉案专利根本没有中国同族专利:美国独特的延续案制度使得权利人可衍生出大量仅在美国存在的专利族,导致“围魏救赵”策略直接失效。
(二)中国同族专利早已失效:部分原告为节省费用,早期申请的中国同族专利可能已因未缴年费或主动放弃而失效,中方找不到可以提无效的“活靶子”。
(三)美国 337 调查常涉及庞大的专利组合:权利人常打包主张 10 至 15 件美国专利,而对应的中国同族可能仅有 2 件。即便无效所有中国同族,也无法阻止 ITC 基于剩余美国专利继续推进调查。
(四)法律效力与商业效力的混淆:必须清醒认识到,建议无效中国专利的真正目的往往并非为了在法律上直接影响 337 裁决,而是通过消耗战增加对手全球诉讼成本,形成商业压力。这本质上是一种商业博弈策略,而非纯粹的法律抗辩。
第五章 该策略真正适用的特殊情形
本文并非全盘否定该策略,但强调其适用必须具备严苛边界。仅当满足以下情形时,中国专利无效方能展现较高战术价值:
情形一:中美权利要求高度一致。两国专利 Claim 范围几乎完全重合,中方检索到的高质量证据才能实现中美双杀。
情形二:中国是双方的主战场。双方主要制造基地和消费市场均在中国,中国专利存续对其营收具有决定性影响。
情形三:全球许可谈判背景。双方存在涵盖全球专利库的交叉许可谈判,打掉中国核心专利能极大降低整体许可费率。
情形四:权利人依赖中国专利进行本土维权。专利权人正利用该中国同族专利在中国海关备案拦截或在电商平台投诉。此时无效中国专利,对解除中方本土供应链危机具有高商业价值。
情形五:说明书存在不可救药的共同缺陷。如优先权断裂,或说明书存在严重的支持性和可实施性缺陷,这种根源性瑕疵会导致该专利家族在所有法域受到致命影响。
第六章 中国企业 337 应诉策略的重新定位
应对美国 337 调查绝不能将希望寄托于单一的“外围战”。真正理性、立体的应诉策略,应当是多维度协同的防御体系:
第一层(核心防御):直面美国 ITC 程序,集中资源构建坚实的不侵权抗辩、涉案专利自身无效抗辩、国内产业要求未满足抗辩,以及公共利益豁免论述。
第二层(精准打击):针对 PTAB 最新审理趋势,根据案件时效和证据强度,审慎决定是否及何时提起美国本地的 IPR 程序。
第三层(全球牵制):将全球专利组合(包括中、欧、日同族)纳入同步评估,寻找对手薄弱环节进行反向狙击。
第四层(最终目的):以打促和,通过前三层的法律对抗积累筹码,最终在商业谈判中争取最有利的和解条件或许可协议。
结 论
中国同族专利无效并非美国 337 调查中的当然抗辩,其法律效果受到专利权地域性原则、独立审查制度及 337 程序严苛时效的多重限制。从法律实体看,CNIPA 的无效决定不直接影响美国专利效力,也无法导致 ITC 中止调查;从程序时效看,两国程序存在难以弥合的错位;从技术实务看,中美同族专利的权利要求及审查历史往往存在显著差异。因此,将该策略泛化为“普遍通用策略”具有显著的理论误导性与实务危险性。
然而,置于跨国专利诉讼与全球专利组合管理的宏观视域下,在专利权人拥有庞大全球布局、中美权利要求高度一致、双方进行全球许可谈判或中国市场具有不可替代价值等特定情形下,中国专利无效程序依然是整体跨境诉讼战略中不可或缺的一环。其合理定位应是辅助性的全球专利战略工具,真正价值不在于直接改变 337 案件法律结论,而在于通过动摇专利权人的全球核心资产与商业预期,间接塑造跨法域诉讼与许可谈判的博弈格局。唯有认清这一制度局限与商业边界,中国出海企业方能在国际知识产权诉讼中进退有度。
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