案说海外
Sattler Tech Corp. v. HumanCentric Ventures, LLC
深圳知识产权保护中心
从海外知识产权无效宣告典型案例库中
精选每周案例并进行解析
以供大家参考学习
Part. 01
案件事实
请求人:Sattler Tech Corp.
专利权人:HumanCentric Ventures, LLC
审理机构: 专利审查与上诉委员会(PTAB)
决定结果:PTAB决定启动PGR;专利权人随后放弃涉案专利,PTAB作出不利判决
HumanCentric Ventures, LLC于2017年2月17日提交了一项题为“VESA安装适配器支架”的美国外观设计专利申请。该设计包括支架顶部和底部的凸片,以及八个朝向板件四角、呈对角排列的凸起扣眼。该申请于2018年7月17日获得授权,专利号为D823,093(以下简称“’093专利”)。
2019年1月15日,Sattler Tech Corp.向PTAB提出PGR请求,主张’093专利的单一权利要求不符合35 U.S.C. § 171的装饰性要求。请求人认为,该适配器支架用于安装在显示器背面,并与符合VESA标准的显示器安装系统连接,涉案设计中的凸片、扣眼位置、尺寸及凸起边缘等特征主要由产品功能决定,而非出于装饰目的。
请求人还主张,可行的替代设计受到VESA标准、显示器背部安装结构以及产品强度要求的明显限制。市场上的同类产品也普遍采用相近的凸片形状和扣眼布局,因此涉案设计整体上更接近功能性设计。
专利权人在启动决定作出前未提交初步答辩。因此,PTAB在启动阶段主要依据请求人提交的材料以及当时的案卷记录进行判断。
Part. 02
法律分析
根据《美国发明法案》(AIA)的过渡规则,有效申请日为2013年3月16日或之后的专利,原则上可以适用PGR程序。PGR请求还必须在专利授权或再授权之日起9个月内提出。
本案中,’093专利的有效申请日为2017年2月17日,晚于2013年3月16日;该专利于2018年7月17日授权,请求人于2019年1月15日提出PGR请求,也在授权后9个月的期限内。因此,’093专利属于PGR可适用对象,请求亦在法定期限内提出。
但满足适用资格和期限要求,并不当然意味着PTAB会启动PGR。根据35 U.S.C. § 324(a),请求人还必须证明,至少一项被挑战权利要求更有可能不具可专利性。
外观设计专利受35 U.S.C. § 171约束,其保护对象应当是用于制品的新的、原创且具有装饰性的设计。如果设计的整体外观主要由制品的实用功能决定,而不是主要具有装饰性,则不符合外观设计专利的法定要求。
根据联邦巡回上诉法院在Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc.等案件中确立的原则,功能性判断应针对权利要求所保护的整体外观进行,不能仅因产品或其中某些部件具有实用功能,就当然认定整个设计不具装饰性。是否存在视觉外观不同、但能够实现相同或相近功能的替代设计,是判断设计是否主要由功能决定的重要因素。
若存在多种可行替代设计,通常说明涉案设计仍有一定装饰性选择空间;反之,如果产品功能和行业标准使设计者几乎没有视觉选择余地,则更可能表明相关设计主要由功能决定。
本案中,请求人指出,该适配器支架必须与显示器背面的既有插槽和VESA安装系统配合使用。支架顶部和底部凸片的形状与位置、八个扣眼的排列方式、扣眼之间的间距及其凸起边缘,均受到安装方式、VESA标准以及产品强度要求的约束。
请求人还提交了有关替代产品的证据,主张市场上的同类适配器普遍采用相近的凸片和扣眼布局,现有证据表明,可供选择的替代设计空间十分有限。PTAB根据启动阶段的现有记录认为,请求人已经提出足够证据,表明’093专利所示设计整体上更有可能主要由功能决定,而非具有装饰性。
Part. 03
程序结果
PTAB于2019年7月26日作出启动决定,认定请求人已证明’093专利的单一权利要求更有可能因主要具有功能性而不符合35 U.S.C. § 171的装饰性要求,因此决定启动PGR。
PGR启动后,专利权人放弃了’093专利,并请求PTAB作出不利判决。PTAB于2019年10月18日作出不利判决并终结程序。
因此,本案没有形成一份就涉案设计是否主要具有功能性作出完整分析的最终书面决定。PTAB在启动决定中对功能性的判断,仅属于基于当时记录作出的初步认定。
该启动决定于2020年6月11日被USPTO指定为informative决定。Informative决定不具有precedential决定的约束力,但可以反映PTAB在相关问题上的分析方法和实务取向。
Part. 04
典型意义
本案说明,外观设计专利同样可以通过PGR程序受到挑战。对于有效申请日为2013年3月16日或之后的外观设计专利,只要请求在授权或再授权后9个月内提出,并达到35 U.S.C. § 324(a)规定的启动门槛,PTAB即可启动PGR。
本案的核心争议在于外观设计专利的装饰性要求。请求人可以依据35 U.S.C. § 171主张,涉案设计的整体外观主要由产品功能、行业标准或安装要求决定,因此不具备外观设计专利所要求的装饰性。
在判断设计是否主要具有功能性时,替代设计是否存在具有重要作用。如果市场上存在多种视觉上明显不同、但都能实现相同功能的替代设计,通常有利于说明设计具有装饰性选择;如果行业标准和使用要求使设计者几乎没有其他视觉选择,则可能支持功能性主张。
本案还表明,功能性判断应当着眼于设计整体,而不能只因为某些单独部件具有实用功能,就当然认定整个设计不具装饰性。请求人需要结合产品用途、行业标准、各设计特征之间的关系以及替代设计情况,对整体外观为什么主要由功能决定作出具体说明。
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