案说海外
Apple Inc. v. Zipit Wireless, Inc.
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从海外知识产权无效宣告典型案例库中
精选每周案例并进行解析
以供大家参考学习
Part. 01
案件事实
请求人:Apple Inc.(Apple 为相关 IPR 程序中继续推进案件的请求人;部分相关程序最初涉及 Microsoft Corporation 与 Apple Inc. 的共同提出或共同参与,后续 Microsoft 在相关程序中终止参与)
专利权人:Zipit Wireless, Inc.
审理机构: 美国专利审判与上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board,PTAB)
决定结果:PTAB 最初基于其对专利权人行为的理解,认为专利权人已放弃争辩,并据此作出对专利权人不利的程序性判决,该不利判决并非对被挑战权利要求可专利性的实体裁决。USPTO 局长随后依职权启动局长复审,认为现有记录不足以证明专利权人明确且无条件地放弃争辩,遂撤销该程序性不利判决并发回。发回后,PTAB于2023年4月20日作出最终书面决定,首次就被挑战权利要求的可专利性作出实体认定,认定请求人已以证据优势证明被挑战权利要求不具有可专利性。
Zipit Wireless, Inc. 持有美国第7,292,870号专利(’870 专利)。该专利名称为 “Instant Messaging Terminal Which Is Adapted For Wi-Fi Access Points”,整体上涉及适用于 Wi-Fi 接入点的即时通信终端。涉案权利要求涉及一种手持即时通信终端,该终端通过数据输入装置输入文字字符和图形符号,在显示器上显示相关内容,并通过通信模块和无线收发器与无线互联网协议接入点进行即时消息通信;该终端还包括用于协调认证接入本地网络并控制即时通信会话的控制模块。
2021年6月,Apple围绕Zipit的两件相关专利共提出六件多方复审请求。公开案卷显示,部分相关程序曾涉及Microsoft Corporation与Apple Inc.的共同提出或共同参与;在局长复审决定中,案件标题及正文均以Apple Inc.作为请求人表述。六件程序分别围绕Zipit的两件相关专利展开,其中包括涉案’870专利以及另一件相关的美国第7,894,837号专利(’837 专利)。PTAB对六件程序均启动审理,并由同一合议组负责。
PTAB启动审理后,Zipit仅在其中两件程序中提交专利权人答复并参加口头听证;在包括本案在内的另外四件程序中,Zipit未提交专利权人答复。听证结束时,PTAB询问Zipit律师,对于未提交答复的配套案件,专利权人是否不反对作出最终书面决定或不利判决。Zipit律师回答称,如果委员会认定请求人已经就相关权利要求履行举证责任,Zipit没有提交反对意见。
PTAB随后依据37 C.F.R. § 42.73(b)(4),对未提交答复的四件程序作出对 Zipit不利的程序性判决,认为Zipit已经放弃争辩。2022年12月21日,USPTO 局长Katherine K. Vidal依职权启动局长复审,认为Zipit律师的陈述并非明确且无条件地放弃争辩,而是以PTAB先认定请求人完成举证责任为前提。因此,局长撤销PTAB作出的不利判决,并将案件发回PTAB继续处理。
Part. 02
法律分析
本案的核心问题并非实体意义上的专利适格性或新颖性/创造性判断本身,而是:在专利权人未提交答复,并在相关程序中作出附条件陈述的情况下,PTAB 能否直接认定专利权人放弃争辩,并据此作出不利判决。
根据37 C.F.R. § 42.73(b)(4),放弃争辩可以被视为请求作出不利判决的行为之一。但是,是否构成放弃争辩,应结合当事人的具体陈述和案卷记录进行判断。本案中,Zipit律师并未无条件表示同意不利判决,而是将其“不反对”建立在一个前提之上,即PTAB须先认定请求人已经履行证明被挑战权利要求不可专利的举证责任。
USPTO局长据此认为,现有记录不能证明Zipit已经明确且无条件地放弃争辩。Zipit的不反对是有条件的:只有在PTAB认定请求人已经达到证据优势标准,证明被挑战权利要求不可专利的情况下,Zipit才表示不反对。因此,该陈述不能直接等同于放弃抗辩,也不能免除PTAB审查请求人是否完成举证责任的义务。
35 U.S.C. § 316(e) 规定,在多方复审程序中,请求人负有以证据优势标准证明不可专利性的责任。局长决定还引用Harmonic Inc. v. Avid Technology, Inc. 案,强调请求人自程序开始即负有具体说明其所挑战的权利要求为何不可专利的责任。因此,即使专利权人没有提交答复,PTAB仍应基于案卷记录判断请求人是否完成法定证明责任,而不能仅因专利权人沉默或作出附条件陈述,即直接作出不利判决。
Part. 03
审理结果
PTAB最初基于Zipit未提交专利权人答复以及其在相关案件听证中的陈述,认为Zipit已经放弃争辩,并据此作出对Zipit不利的程序性判决。该不利判决并未对被挑战权利要求的可专利性作出实体判断。
随后,USPTO局长依职权启动局长复审,认为Zipit律师的陈述并非明确且无条件地放弃争辩,而是以PTAB确认请求人已经完成举证责任为前提。局长因此撤销PTAB的不利判决,并将案件发回PTAB继续审理。该局长复审决定后被USPTO指定为先例性决定,对PTAB处理专利权人未提交答复、附条件陈述、不利判决以及请求人举证责任之间的关系具有指导意义。
发回后,PTAB于2023年4月20日作出最终书面决定,认定请求人已以证据优势证明被挑战权利要求不可专利。
Part. 04
典型意义
本案的典型意义在于明确了IPR程序中“未提交答复”“不反对”与“放弃争辩”之间的边界。专利权人未提交Patent Owner Response,或者在相关程序中作出附条件陈述,并不当然等同于明确且无条件地放弃抗辩。
在IPR程序中,请求人始终负有以证据优势标准证明被挑战权利要求不可专利的责任。即使专利权人没有提交答复,PTAB仍应基于案卷记录确认请求人是否完成该证明责任。程序效率不能替代实体审查,专利权人的消极应诉也不能当然弥补请求人在不可专利性证明上的不足。
本案也体现出USPTO局长复审机制对PTAB程序性处理的纠偏功能。局长并未直接判断涉案权利要求是否可专利,而是强调PTAB在作出不利判决前,应当确认专利权人是否确实明确放弃争辩,或者通过最终书面决定对被挑战权利要求的可专利性作出实质判断。
Part. 05
后续更新
本案后续主要包括两点:其一,USPTO局长于2022年12月21日撤销PTAB不利判决并发回,该决定后被指定为先例性决定;其二,发回后PTAB于2023 年4月20日作出最终书面决定,认定请求人已以证据优势证明被挑战权利要求不可专利。
另需说明,联邦巡回上诉法院于2022年作出的Apple Inc. v. Zipit Wireless, Inc. 判决,处理的是Apple在地区法院提起宣告不侵权之诉时的特定人身管辖权问题。该判决属于双方之间的平行诉讼背景,并非IPR2021-01125的上诉审结果。
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