海外专利实务 | 分案篇-《中日专利分案申请制度及实务对比研究》

《中日专利分案申请制度及实务对比研究》

目前，世界主要国家和/或地区的专利法中都有关于分案申请的相关规定。例如，中国对于分案申请的规定记载在《专利法实施细则》第42条第1款中。该条款规定，一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第54条第1款的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请。日本专利法中对于分案申请（分割出願）的规定记载在《日本专利法》第44条中，该条款规定，如果一件申请中包含两件或两件以上发明，申请人可以拆分专利递交分案申请。如果经审查，该分案申请的相关情况符合专利法要求，那么该分案可以享受与母案相同的申请日。由上述规定可以看出，中日两国专利法对于分案申请进行规定的背景大体相同，都是为了解决一件专利申请包含两项以上发明创造，即单一性问题。然而，在专利代理实践中，分案申请并非仅能用于克服专利申请的单一性缺陷，灵活运用分案申请制度能够帮助申请人实现更全面的专利布局。

一、分案申请常见应用场景

1.申请人希望对发明创造进行全面专利布局。

在对一项相对较复杂的发明创造进行专利布局时，分案方式既能帮助申请人在较早时间通过提交一件专利申请的方式确立申请日，又可以在后续通过分案的形式布局多件专利申请，从而提高专利布局的精密性。

2.快速增加专利数量。

目前，创业板对拟上市科技公司的授权专利数量有硬性要求。如果申请人希望一段时间获得相应数量的授权专利以满足创业板上市的要求，则可通过分案形式实现专利数量的快速增加。

3.已授权专利保护范围不满足实际需求。

代理实践中发现，部分专利的权利范围与权利人的实际需求并不匹配。比如，授权权利要求的保护范围过大。此种情况下，申请人为了获得更稳定的专利权，可以在授权前通过分案的形式再次提出专利申请。还有一种情形是，授权权利要求的保护范围过小。出现此种情况的原因多是申请人出于快速获权的目的，对权利要求进行了不必须的限缩，导致保护范围过小。在这种情况下，申请人也可以在授权前通过分案的形式再次提出专利申请。

4.专利申请授权前景不佳。

对于正处在审查过程中且授权前景不佳的申请来说，为了获得授权，将更具备授权前景的技术方案作为分案提出，也是代理实践中通常采用的做法。

综上，分案申请在现实中有着广泛的应用场景。下文将结合案例对中日两国分案申请的提交时机和实质要求进行说明。

二、分案申请的提交时机

1.中国

根据《专利审查指南2010》第一部分第一章、及国家知识产权局关于《专利审查指南》修改的公告（第328号），我国的分案申请提交时机如下：

（1）授权前：申请人最迟应当在收到专利局对原申请（以下有时也称为“母案”）作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。

（2）驳回决定生效前：对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。

（3）对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的，不得分案。

（4）因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的，再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。不符合规定的，不得以该分案申请为基础进行分案，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书，并作结案处理。

2.日本

根据日本《审查基准》第VI部第1章第2.1节，日本特许厅对于分案申请提交时机有如下规定：

（1）能够对请求书所附的说明书、权利要求书或附图进行修改之时或期限内（包括能够进行主动修改的时期、答复审查意见通知时以及提复审时）

（2）从授权决定的副本送达日起30日以内（此处的授权决定不包括：复审决定中的授权、前置审查阶段的授权决定以及复审撤销驳回决定返回原审查部门继续审查后的授权决定）

（3）从最初的驳回决定的副本送达日起3个月以内（如果复审阶段撤销驳回决定后，原审查部门再次发出的驳回决定，则不能分案）

3.中日对比

根据前述规定可知，我国分案申请的提交时机主要集中在以下几个时间节点：答复审查意见通知书时、授权通知或驳回决定生效前。虽然法律规定没有禁止申请人在母案授权或驳回前的任何时间主动提交分案申请，但从代理实践看，国家知识产权局对申请人主动提交的分案申请的审查相对严格。如果分案数量较大或者被认为是不必要的分案，国家知识产权局会下发审查业务专用函进行规范。此外，对于分案后再分案的规定，由于再分案申请的递交时间仍根据原申请审核，因此，实际上申请人主动进行再分案申请的机会并不多。

与此相对，在日本专利申请提交后至最初的审查意见通知书发出之前、在答复审查意见通知书时、在授权通知书或驳回决定送达之后一段时间内，申请人都可以提交分案。而对于分案的再分案则没有任何规定，只要申请人有分案意愿即可，属于“主动型”的再分案。

通过以上对比可知，日本的分案申请提交时机在时间跨度上更为宽泛，申请人提交分案的机会更多，分案的再分案的前提条件更为宽松。

三、分案申请的实质要求

1.中国

根据《专利法实施细则》第四十三条的规定，我国法律对于分案申请有如下实质规定：

依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请公开的范围。

2.日本

根据日本《审查基准》第VI部第1章第2.2节，日本特许厅对于分案申请的实质要求有如下规定：

专利申请的分案是指将包含两项以上发明的专利申请的一部分作为新的专利申请，因此需要满足以下要求1和要求3。另外，如果考虑分案申请被视为在原始申请时提交的专利申请的分案的效果，则还需要满足以下要求2。

要求1：不能将分案前的说明书记载的全部发明全部作为分案申请的权利要求。

要求2：分案申请的说明书不能超过原申请原始说明书的记载范围。

要求3：分案申请的说明书不能超过原申请分案前最后一次提交的说明书的记载范围。

需要说明的是，针对前文所述的日本分案时机（1）的情形，如果要求2得到满足，则要求3也会得到满足。

3.中日对比

根据我国对分案申请的实质要求可知，分案申请只要不超出原申请公开的范围即可。例如，分案申请的权利要求可以对说明书记载的“全部发明”进行概括。而日本专利法除了规定分案申请不得超出原申请公开的范围外，还要求只能将说明书记载的“全部发明的一部分”作为分案申请的权利要求。即，日本专利法对于分案申请的实质要求比我国更严格。

四、案例实践

以下举例说明，如何在日本的专利实务中满足上文述及的分案实质要求。

申请人提交的申请号为日本特愿2019-531038的说明书中记载了以下技术方案：

“SPINK2突变型肽，其包含由序列编号18（图32）表示的氨基酸序列，并且结合活性人MMP-9，但不结合前人MMP-9。”

在该技术方案中，由序列编号18表示的氨基酸序列（见下图）为对现有的氨基酸序列进行取代而得到的氨基酸序列，其涵盖的具体的氨基酸序列的数量巨大，其属于“包含两项以上发明的专利申请”。

在该专利申请被授权之后，申请人为了实现更全面的专利布局，提交了申请号为日本特愿2022-114824的分案申请，在权利要求书中记载了以下技术方案：

“SPINK2突变型肽，其包含由序列编号2至17中任一者表示的氨基酸序列，并且结合活性人MMP-9，但不结合前人MMP-9。”

在分案的技术方案中，由序列编号2至17中任一者表示的氨基酸序列属于由序列编号18表示的氨基酸序列的具体示例。可见，该分案申请的技术方案未将母案说明书记载的全部发明（即由序列编号18表示的氨基酸序列）作为分案申请的权利要求。即，符合上述实质要求1。

此外，母案在分案前最后一次提交的说明书第0012段中记载了：“（16）根据（1）至（15）中任一项所述的肽，其中所述肽包含由序列编号2至17中的任一个代表的氨基酸序列。”由此可知，分案申请的说明书没有超过原申请分案前最后一次提交的说明书的记载范围。即，满足上述实质要求3。