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构建商标保护体系,如何避免被“恶意囤积商标”误伤

构建商标保护体系,如何避免被“恶意囤积商标”误伤 知果果
2022-03-25
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导读:申请防御商标,储备商标的企业会被误伤,自己处于防御、储备等正当目的的商标,可能会被国知局认定为恶意囤积

随着企业品牌意识保护的加强,越来越多的企业认识到,商标品牌的保护,是一项系统工程,想要防止他人侵权,保障我方品牌利益,企业不仅需要将自己的核心品牌在核心经营领域进行保护,为了防止他人打擦边球,还得考虑将核心品牌关联的商标在相关领域进行严密保护。例如做辣酱的“老干妈”,为了防止别人“蹭流量”,还注册了“老干妈”、“老干爸”、“老姨妈”、“干女儿”、“干儿子”等防御性商标(如下图),虽然看上去有些“荒诞”,但背后也折射出品牌企业的无奈。



所以对于企业来讲,为了构建严密的商标保护体系,企业多花点钱,多申请一些防御商标,不给抢注者留空子虽然维护成本高一些,但都算是一种有效的应对策略。


不过,近两年,随着国家对恶意囤积商标打击力度加大,一些申请防御商标,储备商标的企业会被误伤,自己处于防御、储备等正当目的的商标,也可能会被国知局认定为恶意囤积,轻者导致申请商标被驳回,重者,还有可能上了所谓的恶意囤积“黑名单”,后面申请的商标都会被认为有囤积嫌疑。


其实国知局也有自己的无奈,原本为了鼓励中小企业发展,减费降税,把中国商标申请官费降低到了不到300一件,对企业是大好事,然而却被恶意囤积、倒卖商标的投机者利用,以较低价格申请商标,转手以较高价格来卖,这严重的干扰了商标保护的秩序,违背了商标是以商业使用为目的的初衷。


为应对这种状况,我国《商标法》在2019年又进行了一次修订,以《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请 , 应当予以驳回”为依据,针对恶意囤积商标的行为给予了严厉打击,所以近两年大家经常可以看到关于“雷神山”、“火神山”、“清澈的爱”、“冰墩墩”等热词被抢注之后,国知局依据第四条批量驳回的新闻报道。


(《商标法》图片来源于网络)


那么面对这种新的形势,企业应当如何应对,才能在构建商标品牌防御体系和避免被认定为“恶意囤积”商标之间保持好平衡,避免被误伤呢?


(《商标审查审理指南》,图片来源于网络)



答案就藏在2021年刚刚发布的《商标审查审理指南》中,新版《审查审理指南》列举了审查员判定“恶意囤积”商标的适用情形👇



下列情形属于《商标法》第四条所指的:“不以使用为目的的恶意商标注册申请”行为当事人提供相反证据的除外:




商标注册申请数量巨大明显超出正常经营活动需求 , 缺乏真实使用意图 , 扰乱商标注册秩序的。




大量复制 、摹仿 、抄袭多个主体在先具有一定知名度或者较强显著性的商标 , 扰乱商标注册秩序的。




对同一主体具有一定知名度或者较强显著性的特定商标反复申请注册 , 扰乱商标注册秩序的。


此类反复申请注册的行为如属于《商标法》其他条款规制的恶意注册情形的 , 应适用其他条款。




大量申请注册与他人企业字号、企业名称简称 、电商名称、域名 , 有一定影响的商品名称 、包装 、装潢 , 他人知名并已产生识别性的广告语 、外观设计等商业标识相同或者近似标志的。




大量申请注册与知名人物姓名 、知名作品或者角色名称 、他人知名并已产生识别性的美术作品等公共文化资源相同或者近似标志的。




大量申请注册与行政区划名称 、山川名称 、景点名称 、建筑物名称等相同或者近似标志的。




大量申请注册指定商品或者服务上的通用名称 、行业术语、直接表示商品或者服务的质量 、主要原料 、功能 、用途 、重量 、数量等缺乏显著性的标志的。




大量提交商标注册申请 , 并大量转让商标 , 且受让人较为分散 , 扰乱商标注册秩序的。




申请人有以牟取不当利益为目的,大量售卖 , 向商标在先使用人或者他人强 迫商业合作 、索要高额转让费 、许可使用费或者侵权赔偿金等行为的。




其他可被认定为有恶意的申请商标注册行为的情形。




上面是审查审理指南的内容,虽然全面,但理解起来可能会有些复杂,这里帮大家提炼总结一下:





申请商标数量要合理控制,并且要以实际经营为目的,哪怕是像老干妈那样申请防御性商标,也要围绕“老干妈”这个主品牌的“合理联想”来申请,不要大量申请一些和“老干妈”毫无关联的商标。





申请商标尽量以自己核心经营领域及相关联领域为中心,避免在一些与主营类别毫无关联的类别上大量注册(核心品牌全类别防御性注册除外)。





避免大量申请一些与他人知名品牌、知名作品、或者名山大川、景点名称、行业通用名称、网络热词等公共资源的商标,这种也容易被认定为恶意囤积。


讲到这里大家肯定还有个疑问,就是审查审理指南里面所谓的“大量”有没有一个具体的标准呢?这个讲实话目前确实没有明确的标准,但从实务经验上讲,一般认为一家企业如果在短时间,比如一个月内申请上百件商标,并且这些商标名称毫无关联,商标类别又很分散,并非集中于企业的核心经营领域,被判定“恶意囤积”的可能性较大。


好了,对于我们守法经营专注于打造自己核心品牌的企业来讲,做好上面这几条,我相信大家就能在构建自己品牌严密的防御体系同时,也能轻松避开“恶意囤积”的雷区,避免被误伤了,希望今天这篇文章能给大家带来一些帮助。


本期作者:石榴(王明阳)


知果集团  品牌保护中心负责人
资深商标法律专家
全国知识产权储备人才
从业年限:12年  
擅长领域:擅长解决企业各类商标疑难问题,为企业提供定制化的商标战略规划、担任多家上市公司商标品牌法律总顾问。
服务企业:元气森林、中国船舶集团、中国信通院、国家图书馆、南泥湾旅游集团、绿城集团、7天连锁酒店、徐福记、衡水老白干、长城汽车等。





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