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【裁判摘要】
对于没有违背商业道德，没有主观恶意的在先使用非注册商标的行为要予以保护。但是，由于我国商标法实行的是注册原则，对未注册商标在先使用权的保护只是作为注册原则的例外，因此对非注册商标在先使用权只能进行适度保护，其继续使用的方式和范围都应受到限定。
【基本案情】
原告蒋玉友诉称，“蒋有记”系南京老字号，主营牛肉锅贴和牛肉汤，是夫子庙秦淮八绝之一，久负盛名。该字号由原告的祖父于解放前创立，其后由其父亲蒋庆祺经营，历经百年时间，原告自幼跟随父亲从事“蒋有记”经营。原告在2004年就向国家工商行政管理总局商标局（以下简称国家商标局）申请注册“蒋有记”商标。后被告知被告南京夫子庙饮食有限公司（以下简称饮食有限公司）也于同一日申请了“蒋有记”商标注册。国家商标局决定通过抽签确定商标申请人，2010年11月经抽签确定原告为“蒋有记”商标的申请人，2011年5月21日原告申请注册的“蒋有记”商标获得国家商标局核准。被告饮食公司明知原告享有“蒋有记”商标专用权，仍然一直使用该商标从事经营活动，给原告造成了极大的商誉损失和经济损失。故诉至法院，请求判令被告饮食公司：1、立即停止使用“蒋有记”商标；2、赔偿原告损失5万元；3、承担原告的维权费用5100元（公证费1000元，律师费4000元，档案查询费100元）及其他诉讼费用。在本案审理过程中，蒋玉友称，在其发现位于南京市贡院西街12号“蒋有记”餐馆的侵权行为后，经查询，在该地址注册的南京夫子庙饮食有限公司奇芳阁菜馆已注销，亦未查询到南京清真奇芳阁餐饮有限公司（以下简称奇芳阁公司）的工商登记资料；又因奇芳阁菜馆为饮食公司的分支机构，且被控侵权的“蒋有记”餐馆的餐饮许可证上有“奇芳阁”字样，故在本案起诉时将饮食公司列为被告。另外，蒋玉友在本案审理过程中还指控位于南京市升州路30号门头招牌为“奇芳阁”的餐馆也有侵犯其注册商标权的行为。在本院追加奇芳阁公司为本案被告后，蒋玉友认为，奇芳阁公司在2009年成立后与“蒋有记”商标并无关联，其在南京市贡院西街12号和南京市升州路30号两处餐馆使用“蒋有记”商标从事经营活动属于侵权行为，应承担相应的法律责任；饮食公司为奇芳阁公司的第一大股东，且其在2004年前就一直经营蒋有记包饺店，也应当对涉案的侵权行为承担侵权责任。对于本院追加的被告南京蒋有记锅贴有限公司（以下简称锅贴公司），蒋玉友认为其已于2006年4月29日被吊销营业执照，依法不能从事经营活动，也不能授权他人以自己的名义从事经营活动，故不同意追加锅贴公司为本案被告，但蒋玉友同时陈述如果法院经审理后认为锅贴公司存在侵权行为，需承担相应的责任，其仍然要求其承担相应的侵权责任。
被告饮食公司辩称：1、“蒋有记”是解放前设立的，解放后实施公私合营，原告的父亲蒋庆祺成为饮食公司的员工，“蒋有记”商标及字号就一直转由饮食公司经营使用，且基于经营过程中的权利义务都由饮食公司承受，故该商标和字号权应由被告享有。而原告本身从来没有用“蒋有记”从事过任何相关经营活动，并不能因为其祖父是“蒋有记”的创始人，就证明其对老字号“蒋有记”享有任何权利。2、改革开放后，应市、区两级领导及南京市民族宗教局的要求，被告恢复“蒋有记”的经营，“蒋有记”也得到消费者的认同。1987年“蒋有记”牛肉锅贴、牛肉汤获“秦淮八绝”之一的称号。2008年饮食公司还参与制定了“秦淮八绝”的地方标准，并于2009年10月开始推广实行。此外在被告的努力下“秦淮八绝”已被列入南京市市级非物质文化遗产目录。在被告经营期间，海外媒体多次对“蒋有记”门店进行采访和专题推荐。“蒋有记”在被告的经营下已成为具有较高知名度的老字号和地方服务品牌，深受社会各界的好评。在夫子庙地区众多老字号消失于无形的情况下，“蒋有记”能够脱颖而出并取得今天的成就和商誉皆得益于被告和其所属员工数十年的努力和付出。原告对“蒋有记”的过去和今天皆毫无贡献，仅凭其在2011年5月取得的“蒋有记”商标权，就想将被告及其员工经数十年努力奋斗而获得的荣誉、商誉及无形资产据为己有，没有事实和法律依据，也损害了被告的利益。3、被告的“蒋有记”虽然是未注册商标，但是其已经建立了一定的商誉，本身就是经营者的一项无形资产，而原告在申请“蒋有记”商标前后乃至目前都没有利用“蒋有记”这个商标向消费者提供过任何商品或服务。被告对“蒋有记”商标依法享有在先使用权，其字号及企业名称也依法应受保护。
被告奇芳阁公司辩称，其答辩意见和饮食公司相同。另外，奇芳阁公司的前身是2003年成立的南京夫子庙饮食有限公司奇芳阁菜馆，是饮食公司的分支机构，贡院西街12号的房屋产权属于饮食公司。“奇芳阁”和“蒋有记”同属于饮食公司拥有的“秦淮八绝”小吃品牌，2009年奇芳阁公司成立后，饮食公司是其第一大股东，其实际并未参与“蒋有记”餐馆的经营。位于升州路30号的餐馆是由其经营的。
被告锅贴公司辩称，其答辩意见和饮食公司相同。另外其被吊销营业执照后，蒋有记夫子庙店的经营实际是由其大股东饮食公司在管理，贡院西街12号“蒋有记”餐馆的门面房也是饮食公司的自有房产。
本院经审理查明：“蒋有记”由蒋玉友的祖父于上世纪二三十年代创设，其后由蒋玉友的父亲蒋庆祺经营，店名为“祺记蒋有记牛肉店”，1951年经营地址从南京市大香炉44号迁至位于南京市夫子庙的贡院西街12号，主营宰牛，当时该处一进三间房屋的产权由蒋庆祺及其家人共有。其后，“祺记蒋有记牛肉店”经公私合营店名变更为“公私合营蒋有记牛羊肉商店”，蒋庆祺在该店任主任。文化大革命中该店停业。1976年蒋庆祺以集体所有制单位职工的身份退休。1980年，“南京市饮食公司秦淮区公司蒋有记包饺店”在南京市贡院西街12号开业，企业类型为集体企业。1987年，南京市饮食公司秦淮区公司牵头成立了“秦淮风味小吃研究会”，“蒋有记”经营的牛肉汤和牛肉锅贴被该研究会列入“秦淮八绝”小吃。1994年，“南京市饮食公司秦淮区公司蒋有记包饺店”经营地址从南京市贡院西街12号迁至南京市水西门大街5号。1998年，经南京市民族宗教事务局审定，蒋有记包饺店作为清真网点获得登记。同年，因主管部门由南京市饮食公司秦淮区公司变更为南京夫子庙饮食总公司，“南京市饮食公司秦淮区公司蒋有记包饺店”企业名称变更为“南京蒋有记包饺店”。2003年，因企业改制，“南京蒋有记包饺店”企业名称变更为“南京夫子庙饮食有限公司蒋有记包饺店”，企业类型由集体企业变更为有限责任公司，经营地址从南京市水西门大街5号迁至南京市贡院街144号。2004年4月，饮食公司利用南京夫子庙启动第二轮扩容升级工程之际，将“南京夫子庙饮食有限公司蒋有记包饺店”迁回南京市贡院西街12号原址经营，《解放日报》等媒体对此作了报道。
2004年5月17日，蒋玉友和饮食公司在第43类服务上，以相同（近似）文字“蒋有记”同日分别向国家商标局申请商标注册。
2004年9月，饮食公司股东会决定成立锅贴公司，并将“南京夫子庙饮食有限公司蒋有记包饺店”注销，其债权债务由饮食公司承担。2004年11月11日，锅贴公司成立，饮食公司为其第一大股东，股权比例50.9%，11月25日锅贴公司设立了锅贴公司夫子庙店、秦虹路店两个分支机构，经营地址分别在南京市贡院西街12号和南京市秦淮区红花村一幢一号。2006年4月29日，锅贴公司被吊销营业执照；2006年5月16日，锅贴公司夫子庙店、秦虹路店被注销。
2008年，饮食公司参与起草的《秦淮八绝小吃地方标准》作为省级地方标准发布，并于2009年10月开始推广实行。
2010年11月18日，国家商标局以蒋玉友和饮食公司同日申请相同（近似）商标、使用日期相同（均未使用）、愿以抽签决定为由，举行商标同日申请抽签活动，抽签结果为蒋玉友中签。2011年5月21日，蒋玉友获准注册了第4065363号文字商标“”，有效期自2011年5月21日至2021年5月20日止，核定服务项目为第43类，即餐厅；住所（旅馆、供膳寄宿处）；自助餐厅；饭店；餐馆；自助餐馆；快餐馆；茶馆；酒吧；流动饮食供应。庭审中，蒋玉友承认，其在涉案商标注册前后，尚未使用过该商标，但目前正在筹备开店。庭审中，经本院询问，饮食公司陈述在国家商标局审查期间其并未向国家商标局提交在先使用涉案商标的证据。
2011年8月3日，江苏省南京市秦淮公证处的公证人员和蒋玉友的委托代理人陈勇来到位于南京市秦淮区夫子庙贡院西街12号的“蒋有记”餐馆，公证人员和陈勇以消费者的身份进入该餐馆消费，发现该餐馆餐饮许可证上有“南京清真奇芳阁餐饮有限公司”字样，消费结束后，陈勇取得“收据”一张，收据上载有“蒋有记早餐面条”字样。随后，陈勇对该餐馆门头进行了现场拍照，照片显示餐馆门头上有“蒋有记”、“百年老店”、“清真”等字样。江苏省南京市秦淮公证处的公证人员现场监督了上述过程，并出具了（2011）宁秦证民内字第2106号公证书。在庭审过程中，蒋玉友还提交了一份上述餐馆的方便袋，方便袋上有“清真”、“蒋有记”、“百年老店”、“贡院西街12号小龙门街口”等字样。
南京夫子庙饮食有限公司奇芳阁菜馆于2003年2月19日成立，为饮食公司的分支机构，经营地址在南京市贡院西街12号，其经营的传统小吃在“秦淮八绝”中占了两绝。2009年5月，饮食公司股东大会决定设立奇芳阁公司。2009年6月15日，南京夫子庙饮食有限公司奇芳阁菜馆注销。2009年7月29日，奇芳阁公司成立，饮食公司为其第一大股东，经营地址在南京市贡院西街12号。在本案审理过程中，奇芳阁公司陈述其在2009年才成立，并没有参与位于南京市贡院西街12号“蒋有记”餐馆的经营。锅贴公司陈述，南京市贡院西街12号“蒋有记”餐馆的门头招牌是其以前使用过的，来源于其前身“南京夫子庙饮食有限公司蒋有记包饺店”，在2006年被吊销营业执照后，蒋有记夫子庙店的经营实际由大股东饮食公司在管理。饮食公司陈述，南京市贡院西街12号的房屋系其自有房产，“蒋有记”的商标和字号一直为饮食公司所有并持续使用；作为锅贴公司成立的主要发起人，饮食公司成立锅贴公司的目的是为了将“蒋有记”品牌做大做强；后因与蒋玉友发生纠纷，遂于2006年注销了锅贴公司夫子庙店，锅贴公司也在2006年被吊销了营业执照；其后，位于南京市贡院西街12号的“蒋有记”餐馆一直由饮食公司经营至今。
根据现有证据，结合当事人的陈述，本院认定，在2006年锅贴公司夫子庙店注销、锅贴公司被吊销营业执照后，位于南京市贡院西街12号原址的“蒋有记”餐馆实际由饮食公司持续经营，奇芳阁公司于2009年成立后，也参与了该餐馆的经营。
2011年9月7日，蒋玉友在南京市升州路30号的一家餐馆拍摄了一组照片。该餐馆门头的招牌为“奇芳阁”，店内所用的碗碟上有“清真”、“蒋有记”字样。庭审中，奇芳阁公司承认该餐馆由其实际经营。
在本案审理过程中，南京市秦淮区商务局出具证明称，“蒋有记”自50年代以来在饮食公司（原秦淮区饮食公司）领导下，经营小吃产品深受消费者欢迎；80年代，该店经营的牛肉汤和牛肉锅贴被列入“秦淮八绝”小吃之一，成为南京市对外宣传的名片。南京市秦淮区旅游局出具情况说明称，秦淮区内的“蒋有记”门店是区内接待国内外来宾的重点推介单位，海内外多家媒体多次对“蒋有记”门店进行过采访和专题推介。南京市夫子庙秦淮风光带管理办公室出具情况说明称，“秦淮八绝”已进入南京市市级非物质文化遗产目录，坐落于贡院西街12号的“蒋有记”门店一直是其辖区内对外服务的重要窗口，是接待国内外来宾的重点推介单位。南京市民族宗教事务局出具情况说明称，饮食公司恢复了清真“蒋有记”的经营，并获得“清真食品生产经营标志牌”，清真“蒋有记”小吃是南京市向海内外穆斯林重点推介的美食项目。
蒋有记主张为本次诉讼支出公证费1000元，律师费4000元，档案查询费100元，合计5100元，并提供了相应的发票予以证明。三被告认为律师费过高。
本院认为：
一、饮食公司享有“蒋有记”未注册商标的在先使用权，但该权利的使用方式和范围应受到限定
本案中涉案的注册商标为服务商标，蒋玉友主张对“蒋有记”享有注册商标专用权，饮食公司抗辩称其享有“蒋有记”未注册商标的在先使用权。本院认为，两者在客观上可能存在权利冲突，但该权利冲突的产生有其特定的历史背景和原因。因此，应当在综合考虑相关历史因素的前提下，根据诚实信用、维护公平市场竞争和保护在先权利的原则，公平合理地解决上述争议。
我国商标法实行的是注册原则，在我国只有注册商标才享有专用权的保护，但我国服务商标的注册保护始于1993年7月，实践中一些服务商标的使用历史可能要早于该时间。如果绝对地实行注册原则，服务商标注册人就有权禁止在先使用人在相同或者类似服务上使用与其注册商标相同或近似的服务商标，可能就会对服务商标在先使用人造成不公平的后果。为了弥补注册原则的不足，平衡注册人和在先使用人之间的利益，我国《商标法实施条例》第五十四条规定：“连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或近似的，可以继续使用；但是，1993年7月1日后中断使用3年以上的，不得继续使用”。
本案中，从饮食公司使用“蒋有记”未注册商标或字号的情况来看，饮食公司的前身南京市饮食公司秦淮区公司在1980年恢复了南京市贡院西街12号“蒋有记”餐馆的经营，期间虽然工商注册登记的企业名称和经营地址多次变更，但该餐馆一直由饮食公司及其前身和饮食公司的控股子公司锅贴公司、奇芳阁公司经营，且该经营一直处于持续状态。正因为饮食公司的持续使用，使“蒋有记”在特定区域具有较高知名度和一定影响。另外，在2011年蒋玉友通过抽签方式取得涉案注册商标专用权后，饮食公司在该餐馆使用“蒋有记”未注册商标的方式和范围没有发生变化。原告亦没有证据证明该餐馆存在中断经营3年以上的情形。因此，本院认为，饮食公司关于其对在贡院西街12号“蒋有记”餐馆使用“蒋有记”未注册商标具有在先使用权的主张具有事实依据。
此外，如前所述，饮食公司在贡院西街12号“蒋有记”餐馆使用“蒋有记”标识有一个历史承袭演变的过程，并非是在蒋玉友的商标注册后才使用“蒋有记”标识，也不存在违背商业道德，或者搭他人便车利用涉案服务商标声誉的主观恶意。况且，依靠饮食公司的经营，“蒋有记”已成为南京夫子庙地区具有较高知名度的老字号和地方服务品牌。因此，饮食公司在南京市贡院西街12号“蒋有记”餐馆使用“蒋有记”标识的行为属于善意使用。
综上，蒋玉友虽然已成为涉案注册商标的权利人，但其并不能因此排斥饮食公司在南京市贡院西街12号“蒋有记”餐馆在先善意使用“蒋有记”未注册商标所形成的既定事实和经营状态。因此，本院认为，饮食公司享有在南京市贡院西街12号“蒋有记”餐馆使用“蒋有记”未注册商标的在先使用权。
但是，为服务商标在先使用人提供保护只是我国商标保护的例外规定，在先使用人并不能因此侵犯注册商标权利人的利益。本案的特殊性还在于蒋玉友与饮食公司同日申请注册“蒋有记”商标，但饮食公司并未在国家商标局审查期间提交其申请商标注册前在先使用该商标的证据，其怠于行使相应权利，而选择以抽签方式确定申请人，故本案应当在充分考虑和尊重相关历史因素的前提下，合理限定饮食公司继续使用“蒋有记”未注册商标的方式和范围。本院认为，为规范正常市场秩序，体现对蒋玉友享有的“蒋有记”注册商标专用权的保护，饮食公司只应在南京市贡院西街12号“蒋有记”餐馆原址继续使用“蒋有记”商标，且不得改变该未注册商标的标识和扩大经营区域及规模，在使用中还应加上适当标识，以便与蒋玉友的注册商标形成区分，避免消费者的混淆。
二、关于三被告是否侵害了蒋玉友享有的“蒋有记”注册商标专用权
蒋玉友享有“蒋有记”注册商标的商标专用权，该商标专用权合法有效，应受法律保护。本案中，蒋玉友指控被告侵害其注册商标专用权的行为发生地有两处，一是位于南京市贡院西街12号的“蒋有记”餐馆，二是位于南京市升州路30号的“奇芳阁”餐馆。
根据本院查明的事实，在2011年5月蒋玉友取得“蒋有记”注册商标专用权后，位于南京市贡院西街12号的“蒋有记”餐馆由饮食公司主导经营，奇芳阁公司也参与了经营。锅贴公司虽然认可该餐馆的“蒋有记”招牌其曾经使用过，但其已在2006年被吊销营业执照，锅贴公司夫子庙店亦在2006年被注销。因此，本院认为，现有证据不足以证明锅贴公司实施了被控侵权行为。此外，如前所述，饮食公司享有在南京市贡院西街12号“蒋有记”餐馆使用“蒋有记”未注册商标的在先使用权，故蒋玉友认为饮食公司及其子公司奇芳阁公司在贡院西街12号“蒋有记”餐馆使用“蒋有记”标识的行为侵犯其注册商标专用权的主张，本院不予支持。
关于在南京市升州路30号的“奇芳阁”餐馆发生的被控侵权行为，奇芳阁公司未提供任何证据证明其在该餐馆有在先使用“蒋有记”标识的事实，且该标识与涉案注册商标“”相比，文字含义、读音相同，只存在简体字与繁体字之差别，足以使相关公众产生混淆，构成商标近似。本院认为，奇芳阁公司在蒋玉友取得涉案商标专用权后，仍然在其经营的南京市升州路30号餐馆的碗碟上使用“蒋有记”标识的行为不具有法律上的正当理由，且其应当知道蒋玉友为该注册商标的权利人，故奇芳阁公司的上述行为属于在同一种服务上使用与涉案注册商标近似的商标，侵犯了蒋玉友享有的涉案注册商标专用权，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。考虑到蒋玉友的注册商标尚未实际投入商业使用和饮食公司享有“蒋有记”未注册商标的在先使用权且奇芳阁公司系饮食公司的关联公司等因素，本院依法减轻奇芳阁公司赔偿损失的民事责任，其只需承担蒋玉友为制止侵权所支付的合理费用即可。关于蒋玉友主张的5100元维权费用，本院认为，档案查询费100元属于权利人因调查、制止侵权所支付的必要开支，本院予以支持；因公证的被控侵权行为地在南京市贡院西街12号，与奇芳阁公司的侵权行为没有关联性，故1000元公证费本院不予支持；律师费4000元本院将综合考虑本案的具体情况酌情予以部分支持。
据此，依照《中华人民共和国商标法》第四条第三款、第五十二条第（一）项、第五十六条、《中华人民共和国商标法实施条例》第五十四条、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款、第十七条之规定，判决如下：一、被告奇芳阁公司立即停止在南京市升州路30号“奇芳阁”餐馆使用“蒋有记”服务标识；二、被告奇芳阁公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告蒋玉友为制止侵权所支付的合理费用2000元；三、驳回原告蒋玉友的其他诉讼请求。蒋玉友不服一审判决，向省高院提起上诉，2013年4月二审法院判决维持了一审判决。
【推荐意见】
本案涉及的“蒋有记”商标，其来源为南京夫子庙地区的小吃老字号，本案的原告为“蒋有记”老字号创始人的后人，第一被告饮食公司为公私合营后“蒋有记”的实际使用人，两者的矛盾冲突由来已久，涉及的案件事实时间跨度长达近一个世纪，广受社会关注。本案从受理之初直至作出判决始终受到多家媒体的重点关注和跟踪报道。
本案在法律适用上主要涉及注册商标权专用权与非注册商标在先使用权之间的权利冲突如何解决的问题，该问题无论在理论界还是在司法实务界都是一个争议较大的热点问题。本案在审理中主要适用了如下三个原则：
一是诚实信用、维护公平市场竞争和保护在先权利的原则。饮食公司在贡院西街12号“蒋有记”餐馆使用“蒋有记”标识有一个历史承袭演变的过程，并非是在蒋玉友的商标注册后才使用“蒋有记”标识，也不存在违背商业道德，或者搭他人便车利用涉案服务商标声誉的主观恶意，对这种善意在先使用非注册商标的行为要予以保护。
二是根据权利强弱区别保护的原则。我国商标法实行的是注册原则，对未注册商标在先使用权的保护只是作为注册原则的例外。从权利本身的强弱和保护层次高低的角度来看，注册商标权专用权明显要强于非注册商标在先使用权，理应享有更大的保护力度。本案中对饮食公司享有的非注册商标在先使用权只能进行适度保护，其继续使用的方式和范围都应受到限定，只能在南京市贡院西街12号“蒋有记”餐馆原址继续使用“蒋有记”商标，且不得改变该未注册商标的标识和扩大经营区域及规模。另外，在蒋玉友取得涉案商标专用权后，奇芳阁公司在其经营的南京市升州路30号餐馆的碗碟上使用“蒋有记”标识和陈国平在其经营的位于秦淮区红花村的餐馆门头使用“蒋有记”招牌的行为均不属于在先使用权继续使用的范围，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。
三是禁止混淆的原则。注册商标与非注册商标都是一种商业标识，在消费者消费时起到引导作用，以区分不同的生产者或服务者。饮食公司在继续使用“蒋有记”非注册商标过程中还应加上适当标识，以便与蒋玉友的注册商标形成区分，避免消费者的混淆。
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