如何扩大知识产权预算?

针对专利维持与否的审查

最常用的省钱策略是对维持审查进行分流。随着维持费支付窗口的临近，有必要审查该专利是否应该继续维持。定期进行维持审查是一种常见的做法，但对于以前没有执行过这一策略的公司来说，全面的专利组合审查是一次性节省大量现金的前瞻性解决方案。对哪些专利需要保留、哪些专利需要削减进行严格而审慎的评估，是一份强大专利计划的标志。

我们经常听到的一个问题是：“我们公司应该如何决定维持哪些专利，放弃哪些专利？”有三个主要方面值得关注。首先是识别权利要求过于狭窄的专利。在申请过程中，权利要求通常会变得非常狭窄，以至于在专利获得授权时已经失去了其广度，无法涵盖原始发明的关键方面。第二类需要考虑放弃的专利是知识产权组合中的冗余专利。许多科技公司会发现，他们有许多基本重复的专利。例如，一个由五项专利组成的专利家族可能有三项核心专利，但另外两项专利，就所有意图和目的而言，所涵盖的发明内容非常相似。这两项专利就可以放弃，而不会损失该专利家族的大部分价值（如果有的话）。第三类是非核心专利。一家成长型科技公司的专利组合可能会开始积累涉及非核心技术的专利。出现这种情况的原因有很多，包括公司战略的改变或通过并购交易获得专利。以上三种情况都可能导致专利被放弃，从而降低现有的成本基础。

假设一家成长中的科技公司拥有 50 项美国专利。通过申请审查，可能会发现多达 10 多项专利申请存在保护范围过窄、多余或非核心的情况。对于即将进入第一个维持费窗口的专利而言，放弃这些专利将在其生命周期内为小公司节省 6,300 美元，而放弃全部 10 项专利则可节省 63,000 美元。如果公司员工超过 500 人（许多成长中的科技公司都是如此），则不再符合小公司的条件，在这种情况下，在专利生命周期内可节省的费用将翻倍，达到 12,600 美元，放弃全部 10 项专利可节省 12.6 万美元。这些资金可以重新用于更新、更强专利的申请中，而这还不包括专利持续管理所耗费的时间和成本。

不过，在进行维持审查时，一定要慎重考虑保留哪些专利。需要注意的一点是，放弃资产会对整个企业产生间接影响。例如，随着公司的发展，它自然会调整市场方向。这可能会使某些专利申请的意义不如最初申请时那么重要，从而成为被放弃的理想对象。不过，继续维持少数几项专利，可能有利于获得潜在的许可机会，也可能对公司战略调整的决策是有利的。此外，在始终必须为不确定的未来保留某些资产的条件下进行冷静审查，有助于发现每项资产的真正价值和质量，这对整个知识产权组合的价值和质量至关重要。如果单纯考虑是保留还是放弃某项专利，企业应倾向于保留该资产。

审查过程中的一个重要数据点是，在专利的预期生命周期内每年从维护费中节省的成本。为资金决策者创建一份有关此类节约资金的详细报告，可以显示出知识产权部门在财务管理方面的责任感，并有助于说服他们在未来的预算中增加任何削减的开支。

前面提到的内部法律顾问约翰•H，就是通过决定哪些申请符合他的知识产权战略来节省开支的。他编制了一份报告，概述了通过减少多余的申请和消除多余的申请费、颁发费和维护费可以节省的费用。由于当时只有 10 项专利申请需要审查，因此节省的费用并不多。不过，正如我们将要看到的，他能够将这种审查与其他战略结合起来，从而有效地增加预算。定期进行维护审查不会直接增加数百万美元，但每一点努力都会有所帮助。

控制维护成本

在专利的整个生命周期中，美国的维护费用会不断增加。定期审查以确定专利是否应予保留或放弃，对于降低现有知识产权成本基础至关重要。下表概述了在一个较大的专利组合中，放弃一项非核心专利和放弃 10 项专利所节省的成本。

利用其他预算来源

当硅谷一家大型科技公司临近宣布首次公开募股（IPO）时，知识产权总监知道他将面临挑战。在过去的一年里，他曾多次要求增加知识产权预算。虽然很多申请都得到了批准，但管理层明确表示，在首次公开募股之前不会再批准增加预算（首次公开募股公告临近时的典型做法）。但根据经验，他知道这一宣布肯定会使公司成为众矢之的，特别是考虑到其技术领域中诉讼不断的其他公司及其对该事件的可能反应。阿姆斯特丹大学2018年在SSRN上发表的一项研究（作者Tolga Caskurlu，发布于2018年2月13日）发现，“公司在IPO前一个季度就开始成为过度专利诉讼的目标，并且这种诉讼的强度在IPO后一段时期内持续存在。”因此，这位总监就如何在不增加整体知识产权预算的情况下增加可用金额的问题寻求建议。

他的团队正在管理最近收购的两家公司的新知识产权，分析、编目和维护专利和商业秘密的重担落在了他们身上。在审查该部门目前的开支时，他发现了一些可以转移到外部的项目。该团队迅速做出反应，并做出必要的内部安排，将这些支出转移到为公司收购预留的现有预算中。由于行动迅速，预算得到了一定程度的缓解。

接下来，知识产权总监审查了专利生命周期早期和后期阶段的专利成本。发明初期的费用由知识产权部门支付，因此他创造了一些灵活的预算方案并获得批准，将最初的专利申请流程——特别是最初的发明披露和是否申请专利的首次审查——分配给工程和研发预算。此外，参与创造专利的员工奖励计划也被纳入研发预算。

然后，该总监将其部分开支转移到已圈定的诉讼预算中，从而使预算更加灵活。随着收到的专利许可申请数量的增加，评估和消除这些威胁的成本也在增加。因此，他将这些费用称为“诉讼威慑”，将其分配到法律预算中，从而消除了另一项即将到来的开支。

虽然并非每个知识产权主管和总法律顾问都能采取所有这些策略，但通过利用其他资金来源来执行他们必须承担的独立任务，往往可以减轻一些预算负担。

在更广泛的商业交易中利用知识产权作为资产 

从专利中获取现金的一些策略是众所周知的。例如，公司剥离非核心技术是一种常见的做法，因为公司已经从这些技术中撤出。此外，一些科技公司还利用其专利组合开展许可工作。这两种策略都有助于转变“知识产权部门只是一个成本中心”的观念，减轻管理层经常施加的一些短期压力。然而，这些专利货币化途径并不适用于大多数公司。专利授权会带来一系列复杂问题，其中最重要的是会扰乱供应商和合作伙伴的生态系统。此外，对于着眼于技术扩张的科技公司来说，专利剥离可能是一个困难的提议。不过，成长中的科技公司应当考虑的一个往往未被充分利用的策略是，在与合作伙伴和供应商谈判时利用其知识产权。

在更广泛的商业交易中将知识产权作为一种资产并不是一种威胁性的做法，恰恰相反。让潜在合作伙伴和供应商了解创建共享生态系统的价值，有助于在最终谈判中增加协议的分量，从而创造溢价。这显然是一门艺术——我们见过的交易结构有多少，这门艺术就有多少种变化——但成功的关键始终在于明确量化的早期专利评估。在交易开始时，即使有些资产只是切身相关，也要列出专利组合的价值，这对最大限度地提高收益至关重要。即使是知识产权增长计划也很有价值，往往会在微妙的谈判中起到制衡作用。

例如，最近两家医疗软件公司就联手打造并在市场上联合发布产品的具体细节进行讨论时，一方发现很难就两个具体项目达成有利条件。双方在商定的产品成功后分配给每家公司的价值分配上相差很小的百分比。A 公司希望分成 60%-40%，而 B 公司则希望分成 50%-50%。此外，由于 A 公司将大部分工程技术人员投入到开发项目中，因此保留知识产权对它来说非常重要。在某些指导下，首席执行官在讨论中坦率地介绍了公司规模不大但不断增长的 15 项美国专利和申请组合。通过展示其专利的独特价值并同意提供广泛的非排他性许可，A 公司得以保留对新开发知识产权的所有权利，并就 57%-43% 的收入分成达成协议——这一分配比例更接近其期望的水平。

聪明的科技公司不会将知识产权束之高阁，直到必须强制执行时才加以利用，而是经常在更广泛的商业交易中将知识产权作为一种资产加以利用。知识产权可以为公司创造可观的价值。有时这种价值是有形的、可追踪的，有时则难以量化，但其积极的商业效应是可以观察到的。

收购之路

公司在首次公开募股前往往会面临专利威胁，为应对这种威胁，公司会定期收购专利。最近的一些例子如下：

• 在Big Blue公司威胁要对Twitter采取专利侵权行动后，Twitter 于 2014 年以 3600 万美元的价格从 IBM 收购了近 1000 项专利。

• 在 Twitter 与 IBM 发生冲突之前，Facebook 在首次公开募股之前被雅虎提起专利侵权诉讼，之后 Facebook 以 8,300 万美元从 IBM 收购了 696 项专利。

• 在 2019 年首次公开募股之前，由于预计会受到多家公司的侵权威胁，Uber 从多个渠道收购了近 300 项专利，其中包括 AT&T、微软、deCarta、PARC、Apparate International 和专利联盟 AST 的 IP3 系列。

提前规划

增加专利预算的最有创意的策略总是涉及管理。第一步，也是最明显的一步，就是用专利数据武装高层管理人员。一个很好的起点是汇编相关市场领域的诉讼数据和竞争对手的诉讼历史。这样做的目的不是要在高层管理者中制造恐惧、不确定性和疑虑，而是要真实地反映竞争对手的趋势，帮助他们明确为什么需要增加预算——如果不是现在，也可能是将来。对知识产权杠杆作用的充分了解甚至可以对日常决策产生影响，但这种影响往往被低估。将自己的专利组合与竞争对手的规模和实力进行比较，是另一个很好的起点。这项工作易于管理，成本低廉，可以与外部专家合作进行。

威胁预测是一个有效但经常被错失的机会，它通过分析确定可能存在的风险和来自竞争对手的威胁，并概述抵御这些威胁所需的潜在成本。概述问题可以鼓励上层管理者接受现在为拨款做准备的想法。例如，一家快速发展的医疗技术公司的总法律顾问进行了一项威胁预测，结果显示，在未来三年内，要消除可能的诉讼威胁，需要 1,000 万至 2,000 万美元。最后，管理层在之前批准的 100 万美元知识产权预算基础上，又给她追加了 100 万美元，以推迟以后的费用，并利用专利市场正处于周期低点的有利时机。

一个容易被忽视但却很重要的数据是对竞争对手知识产权的同等审查。例如，竞争对手也许在某一细分市场上苦苦挣扎，但可能拥有一些高价值的知识产权。通过了解竞争对手知识产权持有量的变化，可以发现潜在的收购或保护资产的机会，使高层管理者能够适时调整思路。前面提到的那家医疗技术公司的总法律顾问向其管理层提供了一个小竞争对手的数据，该竞争对手缺少对某一产品线的更新，但却拥有该领域的几项关键专利。通过及早行动，双方就这些专利的使用许可达成了协议，这为公司日后以合理的条件被收购奠定了基础。

制定合适的知识产权战略

每个行业和公司都不尽相同。可能适用于医疗设备领域中型公司的战略，却不太可能适用于小型软件创业公司。关键是要制定一个适合公司当前需要的全面的知识产权战略，然后随着公司的成长和发展定期审查这一计划。没有任何一项战略可以成为知识产权的灵丹妙药，尤其是在增加知识产权预算方面。因此，应采用多种策略，将分配的每一分钱都用在刀刃上，以获取最大价值。

还记得约翰•H 吗？他通过决定哪些应用对其知识产权战略至关重要来节省开支。他为增加知识产权预算而采取的行动范围更广。除了节省申请和维护费用外，他还利用为公司预留的部分诉讼资金，获得了一家公司的专利组合许可，这家公司在保护市场份额方面历来都很积极。约翰在向“上”管理中的胜利令人印象深刻，因为公司发展方向的竞争格局变得更友好。同样重要的是，至少在接下来的几年里，公司不再是竞争对手的头号目标，这让管理层感到安心。(顺便提一句，被许可人后来与约翰结成联盟，对其他公司提起了更大规模的诉讼）。这笔交易是否是一个决定性的时刻尚不得而知，但任何行动往往都会产生深远的影响，因此可能值得一试。

要增加预算，没有一步到位的良方，简单的步骤也能奏效，而且可能会带来你无法预见的好处。发挥创造力可以为上层管理人员提供更好的数据，从而让他们更加全面地认识到知识产权法律顾问正在构建的错综复杂的生态系统及其对成长中企业的重要性。

行动计划

对于知识产权法律顾问来说，如何从通常有限的预算中获得更大的回报是最大的挑战之一。对于可能正处于首次公开募股阶段的中小企业来说，尤其如此。然而，有一些策略可以让有限的资源得到更多的利用。

• 降低现有成本基础--明智的专利维护在这方面尤为有效。

• 利用其他资金来源--虽然并非在所有情况下都能做到这一点，但从公司预算的其他方面入手，有助于为知识产权腾出资源。

• 创造价值--以使用费为基础的许可可能只对少数公司可行，可以创造性地利用知识产权资产，将其作为更广泛的商业交易的一部分。