点击蓝字关注我们
LAW PURPOSE
律意案例解析
你敢钻吗？
-美国商标申请
前因后果
The first part
某天收到一个客户的来电询问：“你们能不能租用你们美国律师的身份给我们申请美国商标用？”第一次听到来自客户的这般需求。
经过详细了解才明白，该客户经营了国内一家日用小商品的电商公司，通过电商平台将国内大量的小商品销往美国。过往每年都是通过知产代理所申请大量的商标，为此花费不菲。为了进一步节约申请费用，想到或许自己可以找到渠道，跳过律师自己申请，从而节约代理商的费用，同时还能自己开展相关业务，即为其平台上的其他卖家提供美国商标申请服务来增加收入来源。
商人总是擅于时刻捕捉商机，寻求利益最大化，符合商业逻辑。但是这样的操作对于企业自身以及被服务的企业来说，或将带来巨大的风险，也必将影响中国企业在海外的声誉。
本着让更多中国民营企业在出海的过程中提防风险少走弯路，律意特别在此分享，记录。
- 为什么会有“租用”美国律师号这一操作呢？
- 因为借此方式可以让非美国籍的申请人成功规避美国法律顾问规则。
在实际操作中，国内商标代理所与美国律师签订有偿租用（律师号）服务协议，美国律师仅提供签名其余申请所需文件均由国内商标代理人或申请人准备并完成线上提交，美国律师并不向申请人提供任何法律意见或者对申请操作提供任何有价值的指导，进而实现美国商标申请成本的大幅压缩，增加其服务利润空间。显然这种借鸡生蛋的操作违背了知识产权的初衷，甚至给美国商标中国申请者们埋下极大的隐患。
/////
案件回顾
The second part
2019年7月的最后一天，某中国知识产权代理机构负责人（下称“X”）通过互联网联系上了一名美国律师，希望用其USPTO注册律师的身份办理自己代理的美国商标申请。经协商，这位美国律师同意以每份商标申请文件30美元的条件与X签订合作协议。之后的日子X用这位美国律师的名字向USPTO不断提交申请，很多美国商标也顺利获得了证书。X的美国商标业务风生水起，赚的热火朝天，而美国律师也因此合作方式快乐躺赚。
就在X盘算着怎么一步步以价格优势轻松接盘友商客户时，事情发生了变化……
2019年12月初，USPTO发现了这位美国律师与X的非正常关系。USPTO了解到，92份可疑商标都有这位美国律师的姓名、签名和律师资格等信息。其中邮箱地址不属于这位律师，还有部分的申请信息显示了无效的Utah注册编码（Bar number）和Utah邮寄地址信息。
USPTO由此认为这些美国商标的申请不是由这位美国律师提交的。很有可能，有人在冒名使用这位美国律师的信息，目的是回避美国法律顾问规则（U.S. Counsel Rule）。接着，USPTO派商标政策办公室（TM Policy）的专职律师联系了这位美国律师，并希望这位律师配合该调查工作。这位美国籍律师很快表示他同意USPTO的意见，并积极配合官方的行动，然后提交一份有自己亲笔签名的声明。但这份申明写得错漏百出，其表达的意思糟糕至极，甚至想补救自己的失误，为自己和中国知识产权代理人X撇清责任。这让USPTO非常失望。后来该律师幡然醒悟，向USPTO承认了X在其数量众多的美国商标申请的附带声明中，输入的电子签名本人并不清楚，而且没有经过自己的批准。自己没有向X就其商标申请过程中的相关法律法规问题提供任何建议，甚至一般性的讨论也没有。也没有监控和审查X提交的这些美标申请，自己的行为触犯了USPTO职业行为规则中的许多条款。
USPTO的严厉裁决：通过这家机构申请美国商标的中国企业和个人，其获得的“合法”商标将会不再合法，注册的商标均将被注销！
2019年8月3日生效的美国《法律顾问规则》（U.S. Counsel Rule），要求那些住所不在美国或其领土内的商标程序的申请人、注册人和当事人们，必须由美国执业律师代理，且该律师是美国任何一州最高法院律师协会的在册成员。也就是说，每一次申请美国商标，外国人不可以直接申请，必须要由当地合法律师代理才行！
故而为了避免像如上中国内地的企业和个人申请美国商标，一定要提前了解知识产权代理机构有无美国本土律师协助。同时，协助的美国律师还必须参与整个商标申请的过程。
/////
问题集锦
The last part
1. 中国企业能否直接向USPTO提交申请材料？——不可以。
可参考官方消息源：2019年8月3日USPTO商标规则变更：
https://www.uspto.gov/trademarks/laws/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us
*以上图片信息来源于文中网站
/////
2、申请费用（通过 USPTO 提交国际申请的费用是多少？）
- 国际申请人必须向美国专利商标局和国际局支付费用。
- USPTO 对认证国际申请并将其传送给国际局收取费用，称为“认证费”。
*以上图片信息来源于文中网站
/////
END
律意®是一家创新型综合性跨境法律服务平台。基于创始团队在法律大数据及法律服务行业近20年的经验，拥有覆盖全球151个国家和地区的资深律师网络及各行业法律专家资源，已经为数十家跨境制造与消费类企业节约了50%的时间与经济成本。致力于为企业提供专业、完善、便捷的一站式法律服务。
联系电话：+86 21 31200806
邮箱：inquiry@lawpurpose.com
地址：上海市静安区愚园路68号楼7楼A758
更多精彩内容
长按二维码关注我们
文字：Mariah
编辑：Serein
文中引用信息均标注来源，图片源自于网络，侵删。
