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漫谈 | 简析美国跨境电商商标侵权诉讼及应对策略

广信君达律师事务所

2021-01-19

导读：本文笔者简析美国跨境电商商标侵权诉讼及应对策略

引　言

疫情以来，随着传统进出口贸易行业的萎缩，B2C电商平台交易量稳步攀升，跨境电商的发展迎来了新机遇，但随之而来的负面效应也逐渐显现出来。

近段时间，在美国电商平台销售商品的中国电商企业，收到了来自美国律师事务所或电商平台的通知邮件，被告知其因商标侵权或者专利侵权（多为外观设计专利侵权）（trademark / design patent infringement and counterfeiting）在美国伊利诺伊州北区法院（the U.S. District Court of the Northern District of Illinois）被起诉，并被法院应原告申请颁布的临时禁令（temporary retraining order, “TRO”）冻结电商平台的交易资金账号。

因被起诉导致冻结账户的中国跨境电商企业主要集中在以下几个大型平台：

一、原告是谁？

据不完全统计，近期中国跨境电商企业收到的商标及专利侵权诉讼通知中，主要是由美国几家主流的专业知识产权维权律师事务所担任原告的代理律师，包括GBC律所（Greer, Burns & Crain, Ltd.）、Keener律所（Keener & Associates）、Epstein律所、Keith律所、David Gulbransen律所等。

以GBC律所为例，GBC和许多海外品牌商有长期的合作关系，该所有几十名律师从事针对电商产品侵权的诉讼，每年承办的电商侵权案件多达上百例，受影响的电商数以万计，涉及的产品包罗万象。

图为GBC律所的专业知识产权诉讼团队

二、原告起诉状（Complaint）的主要内容

经不完全统计，中国被诉电商企业收到的原告代理律师或者电商平台通知的内容，原告代理律师向美国法院提交的诉状呈现以下特点：

（1）原告

在美国已注册商标的权利人或者授权使用人，这些原告本身可能并不是知名的大企业，但其代表的商标一般集中在行业内比较知名的商标，行业遍及汽车配件、服饰、手袋、饰品、厨具、玩具等。由于知名商标所衍生的品牌价值较高，电商平台上此类商品的销量也较为可观，因此知名品牌在商标维权方面的投入也比较高。

（2）被告

在每一宗美国原告提起的商标及专利侵权诉讼中，原告并不是只起诉一家或者几家涉嫌侵权的跨境电商账号，通常情况下一宗诉讼的被告数量可达几百甚至上千家。值得注意的是，在此类诉讼中虽然被告的数量众多，但这些被告并不能构成法律规定的集体诉讼（class action）作为一个集团整体应诉，每一个被告都应当以自己的名义单独应诉，因此被诉的中国电商切忌依赖其他被告的应诉策略或者寄希望于平台统一组织应诉。

另外，被起诉中国电商中绝大多数账号为个人注册，被诉侵权产品的销售量从几个到上万个不等。因此，每一名被告的和解或应诉方案并没有统一标准，均需要根据被冻结账户的金额和被诉侵权产品的销售情况量身定制。被告在收到起诉通知后应及时委托律师并制定应诉方案是非常必要的。

（3）管辖法院

大多数商标及专利侵权诉讼的受理法院都集中在美国伊利诺伊州北区法院（the U.S. District Court of the Northern District of Illinois）。伊利诺伊州北区法院由于长期处理大量商标及专利侵权诉讼案件，法院的审理流程远快于其他法院，因此成为各个原告律所的首选。同时大多数电商的产品都有销往大芝加哥地区，也赋予了伊利诺伊州北区法院对于此类伊利诺伊州北区法院管辖权。

（4）诉讼请求

在商标及专利侵权诉讼中原告的诉讼请求和赔偿要求一般可分为两种形式。一种是行为上的禁止命令，即要求法院永久地禁止被告使用、复制、散布、仿冒或以正版形式出售等进一步侵犯原告的商标、版权、设计等行为，并要求被告任何线上平台（例如eBay、速卖通、阿里巴巴、亚马逊、Wish.com和Dhgate等）禁用和停止使用原告的商标或其他受版权保护的设计等。而对于被告来说，更为严厉的是原告关于金钱赔偿的要求，包括要求被告赔偿原告因其侵权行为赚取的全部利润、要求被告承担原告因商标侵权遭受的全部损失的三倍金额的赔偿责任、要求被告承担因其故意侵权行为的惩罚性赔偿（statutory damages）2,000,000美元、要求被告承担原告因维权产生的律师费和其他合理费用。

三、被告应如何应对？

面临高额的侵权索赔，中国电商企业固然可以先行自我检查已上架产品是否可能构成侵权，尽早防范，及时下架。但是如果已经面临现实的诉讼，主动接触原告进行和解是防止账户余额被清空、账号无法取回的最佳选择。

原告在法院立案时，会同时申请对电商账号和资金的冻结，法院会在冻结账号和资金前做一个听证。这是商家唯一可以阻止账号和资金被冻结的机会。由于从收到电商平台邮件通知到法院听证的时间非常短，中国电商企业通常在意识到账号资金被冻结时，几乎都已经错过了法院的听证时间。所以商家在收到电商平台的邮件通知时，要第一时间联系律师，积极参加法院听证，以驳回原告冻结账号和资金的要求。

（一）和解的优势有哪些？

和解与进入诉讼程序两者并不互斥，特别是在商品本身并不构成侵权，或者没有在美国销售的情况下。和解的优势主要有以下几点：1）可以避免高昂的诉讼费用（众所周知美国诉讼费用高，耗时长，律师费常以小时计收）；2）可以避免在诉讼过程中，账户的长时间冻结；3）可以避免诉讼产生的不确定性，即使商家确定产品不构成侵权，也愿意承担诉讼产生的费用，但任何诉讼都会有不确定的结果，且美国商标及专利侵权有高额的法定惩罚性赔偿，和解可以避免惩罚性赔偿。

总而言之，和解未必是最公平的解决方式，但是对大多数商家来说，和解却是最快可以使得账户恢复运行，快速止损的最佳方案。

（二）如果被告置之不理会有什么后果？

置之不理的直接结果就是账号和资金被冻结，并在缺席判决之后被清空用以赔偿原告。很多商家对各平台发出的法院通知邮件不给予重视，直到账号和资金被冻结才采取措施，以至错过最佳的诉讼及和解时间。更有一些商家直到账号资金被清空才开始联系律师，予以补救。虽然和解可以一直持续到缺席判决之后，但在不同的诉讼阶段，律师会采取不同的和解策略。在缺席判决之后，商家可以和对方谈判的筹码非常有限，因此很难获得相对合理的和解金额。只有尽早聘请律师介入案件，并尽早接触原告方，才能扩大和解优势，以取得最好的和解效果。