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集佳知识产权周讯(2021.3.1)

集佳知识产权周讯(2021.3.1) 广东集佳知识产权
2021-03-01
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导读:【热点资讯】集佳代理金霸王公司成功维护电池商品颜色组合商标权益;“十三五”中国专利质押融资金额达4705亿元;国家知识产权公共服务网运行一年显成效;打造知识产权维权援助服务全国“一张网”;中奥(地利)

高价值专利培育转化项目知识产权信息推送

(互联网和物联网产业)

 

 

【热点资讯】

集佳代理金霸王公司成功维护电池商品颜色组合商标权益;

“十三五”中国专利质押融资金额达4705亿元;

国家知识产权公共服务网运行一年显成效;

打造知识产权维权援助服务全国“一张网”;

中奥(地利)专利审查高速路(PPH)试点再延长;

【海外专利速递】

美国公布延迟提交优先权证明文件的救济;

欧专局修改与发明人信息相关的规定;

印度发布《2021外观设计(修订)条例》;

以色列修改细则 允许通过视频会议形式进行审查;

阿联酋加入IPC协定和布达佩斯条约;
【集佳文章】

基于“Oh my god,买它买它!”声音商标驳回案 浅议声音商标;

南非发明延迟授权程序;

行业动态 IP NEWS

 

 

“十三五”中国专利质押融资金额达4705亿元

 

最新数据显示,“十三五”期间,中国专利转让、许可、质押等运营(以下统称专利运营)的总次数达到138.6万次,是“十二五”期间的2.5倍,年均增速达到23.7%,超过“十二五”平均增幅9个百分点;专利质押融资金额达到4705亿元,是“十二五”期间的3.1倍。2020年专利运营次数达到40.5万次,专利质押融资金额达到1558亿元,均是“十二五”末期的2.8倍。

发明专利、战略性新兴产业和跨省域专利运营数量大幅提升,质量效益大幅提高。数据显示,“十三五”期间,中国发明专利运营次数占比稳步提升,共有78.5万次专利运营活动涉及发明专利,比“十二五”期间增加51.1万次,占全部专利运营活动的比重达到56.7%。特别是2020年,发明专利的运营活动占比达到59.9%,创历史新高,技术含量更高的发明专利得到了更加充分的市场化运营。同时,战略性新兴产业专利运营更加活跃,“十三五”期间,共有30.5万次专利运营活动涉及战略性新兴产业,比“十二五”期间增加16.1万次。

企业、高校院所、中西部地区专利运营数量快速增长,重点主体和区域专利市场化运营能力快速提升。数据显示,“十三五”期间,高校院所转让、许可专利7.6万次,是“十二五”期间的2.5倍。2020年,企业作为专利受让人、被许可人以及质押出质人的比例达到93.3%,较“十二五”末提高2.1个百分点。“十三五”期间,中国中部和西部地区专利运营次数合计达到30万次,是“十二五”期间的3.2倍,年均增速达到33.6%,超过“十三五”期间全国平均增速近10个百分点。

知识产权运营服务体系建设重点城市达到37个,对全国专利运营工作发展的带动作用明显增强。自2017年起,4批37个重点城市开展了知识产权运营服务体系建设。数据显示,启动建设以来,四批37个重点城市的创新主体共开展40.7万次专利运营活动,获得1680.9亿元专利质押融资。2020年,37个重点城市专利运营次数达到18.8万次,专利质押金额达到808.9亿元,分别占全国的46.4%和51.9%;专利运营次数同比增加39.5%,高于全国平均增速7.5个百分点;专利质押融资金额同比增加54.3%,高于全国平均增速13.3个百分点,有力发挥了引领带动作用。

面向“十四五”,中国正进一步提高知识产权转化运用效益,优化知识产权运营服务,以高效益知识产权运用支撑经济高质量发展。

(来源:国家知识产权局网站)

 

 

国家知识产权公共服务网运行一年显成效

 

国家知识产权公共服务网自2020年1月16日上线试运行以来,积极为社会公众和创新创业主体提供一站式服务,初步实现了知识产权业务“一网通办”,有力提升了知识产权公共服务能力和水平。截至2020年底,公共服务网累计访问量81万人次,为地方用户提供检索分析服务42万余次,文献下载量超过400万条。

作为知识产权公共服务平台的探索版与实验平台,公共服务网初步实现了商标、专利、地理标志、集成电路布图设计的申请、缴费、信息查询、检索及数据下载等一站式服务,实现了知识产权公共服务网络骨干节点及服务网点一体化可视化展示。

依托公共服务网,国家知识产权局对新一代地方专利检索及分析系统进行升级改造,著录项目下载项由7项增至29项,高级用户能够获取更多专利著录项目信息;新增国民经济分类检索,方便用户从实际业务场景出发进行检索查询;升级自建库及分享功能,支持用户自建、共享多层级多分支专属技术领域的专利数据库;地方端部署范围扩大至全国27个省市。

公共服务网上线后,国家知识产权局持续整合局内现有平台资源,增设公共服务聚焦、常见问题等栏目,优化完善后台管理功能及新一代系统数据下载模式,不断补充公益课程,更新网点信息,调整模块功能及优化页面体验,不断完善公共服务网功能,提高用户体验度。尤其是疫情期间,公共服务网上线新冠肺炎防疫专题数据库,增加新型冠状病毒肺炎防护医用口罩专利情报等链接入口,助力企业复工复产和科研攻关,在疫情防控和推动经济高质量发展中发挥了积极作用。

(来源:知识产权报)

 

 

打造知识产权维权援助服务全国“一张网”

 

2020年,我国共办理维权援助申请3.3万余件,提供咨询指导服务4.3万余次,提供知识产权侵权判定参考意见9384件。这些数据折射出2020年我国在知识产权维权援助方面取得的实绩。

“维权援助是社会公众和创新主体保护知识产权的重要方式,也是构建知识产权大保护格局的重要方面。”国家知识产权局知识产权保护司相关负责人介绍,2020年,国家知识产权局通过强化顶层设计、加强平台建设、加强工作指导等举措,持续推进全国知识产权维权援助工作,取得积极成效。

中国知识产权维权援助线上服务平台,是国家知识产权局通过信息化方式强化资源整合,方便权利人维权的一个重要举措。该平台初步整合了全国维权援助资源,并实现线上案件受理、答复反馈、信息报送、资源共享等功能。2020年,该平台共发布国内外维权案例61个,国家和地方维权援助政策法规112项,维权援助知识库问答196个,网站访问量达到54万次,进一步方便了权利人和社会公众。

过去一年,知识产权维权援助制度和体系持续完善。2020年6月,根据新形势新要求,国家知识产权局印发《关于进一步加强知识产权维权援助工作的指导意见》,提出推动构建横纵协调、点面结合、社会共治的维权援助工作体系,实现专利、商标、地理标志、集成电路布图设计等知识产权维权援助服务全国“一张网”。目前,我国共有维权援助机构1000余家,覆盖全国大部分地区。

为更好服务社会公众和创新主体的知识产权保护需求,2020年,在国家知识产权局指导下,各地维权援助服务网络不断拓展,亮点纷呈。北京、江苏、浙江、广东、山东、湖南等多地已建立省、市、县三级服务体系。中国(上海)知识产权维权援助中心连续三年进驻中国国际进口博览会。中国(宁波)知识产权保护中心联合相关高校及服务机构,全面启动了“中小微企业知识产权援助计划”公益服务。各地均出台加强知识产权保护和维权援助的政策文件,推动维权援助服务体系向基层延伸。

知识产权维权援助取得的积极成效离不开越来越壮大的服务队伍。目前,国家知识产权局持续推动高等院校、社会组织等参与维权援助工作,探索社会共治模式加强知识产权保护,全国参与维权援助服务的高校达到194个、社会组织386个,全国知识产权保护志愿者5200余人,维权援助专家5100余人,维权援助社会共治力量日渐充实。

一年来,知识产权维权援助的覆盖面逐步扩大、服务水平不断提高,推动知识产权保护体系进一步完善,知识产权保护社会满意度进一步提升。

(来源:知识产权报)

 

 

中奥(地利)专利审查高速路(PPH)试点再延长

 

根据中国国家知识产权局和奥地利专利局的共同决定,中奥(地利)专利审查高速路(PPH)试点将自2021年3月1日起再延长五年,至2026年2月28日止。在两局提交PPH请求的有关要求和流程不变。

中奥(地利)PPH试点于2013年3月1日启动,曾于2014年、2016年和2018年分别延长三次,至2021年2月28日止。

(来源:国家知识产权局网站)

 

 

集佳动态 UNITALEN ACTIVITY

 

 

集佳代理金霸王公司成功维护电池商品颜色组合商标权益

 

集佳律所代理美国金霸王营运有限公司(下称“金霸王公司”)针对市场上使用与其注册商标相近似的铜色与黑色颜色组合装潢的电池所提起的侵害商标权纠纷案,近期在浙江省义乌市人民法院获得胜诉判决且目前已生效。

基本案情

金霸王公司是世界上制造和销售高效碱性电池的领先企业,自1964年开始在全球范围内使用“DURACELL”商标,自1973年开始使用铜色及黑色颜色组合商标,自1993年进入中国市场。金霸王公司依法享有“”商标、“”指定颜色商标、“” 指定颜色色彩组合商标以及“” 颜色组合商标的注册商标专用权,核定使用的商品为第9类“电池”等。

被诉侵权方所销售的电池上使用了铜色与黑色颜色组合作为其电池装潢,且铜色与黑色的使用位置(靠近阳极的三分之一面积为铜色,靠近阴极的三分之二面积为黑色)、所占比例(约为1:2)与金霸王公司颜色组合商标均基本一致。此外,该款电池还在黑色部分上以白色字体标注“POWERCELL”商标及其他说明文字。

部分侵权产品图片如下:

集佳在金霸王公司的授权委托下,就调查取证、诉讼策略等进行了周密的计划、安排和推进,并及时向浙江省义乌市人民法院起诉维权。

法院判决

浙江省义乌市人民法院经审理后认定:

金霸王公司的颜色组合商标,与其在中国注册的“DURACELL”、“金霸王”、“金能量”等商标组合在一起,经过长期使用和宣传,已经获得较强的显著性和较高的知名度,为一般消费者所知悉,消费者能够根据电池商品上的颜色组合特征将金霸王公司的电池商品与他人生产的商品相区别。被诉侵权电池的装潢主要部分为黄铜色和黑色,比例约为1:2,且被诉侵权电池及其包装上使用了“POWERCELL”标识,容易使得相关消费者对商品来源产生误认或认为两者存在特定联系,侵害了金霸王公司上述注册商标专用权。

典型意义

颜色组合商标是指由两种或两种以上颜色以一定的比例,按照一定的排列顺序构成的商标。仅仅以颜色为构成要素的商标,其固有显著性对比其他传统类型的商标而言相对较弱。一般情况下,颜色组合商标需经长期使用才能取得显著特征。本案中,金霸王公司亦提供了充足证据证明其涉案颜色组合商标通过长期大量的使用、宣传和推广,已经与金霸王公司产生了唯一指向性。法院最终未采信被告关于该颜色组合已成为行业内通用包装装潢的抗辩意见。本案也为颜色组合商标权利人处理类似维权案件提供了参考。

 

 

热点聚焦 CASES IN SPOTLIGHT

 

 

美国公布延迟提交优先权证明文件的救济

 

2021年1月29日,美国专利商标局(USPTO)在其官网上公告了一项关于因新冠疫情迟交优先权文件的救济。针对根据美国专利法实施细则第37 CFR I .55(f) and I .55(g)的要求,需要提交国外申请文件认证副本的申请来说,若该国外申请提交的知识产权局与USPTO没有签订双边或多边的优先权文件交换项目的话,那么申请人提出请求的情况下有可能免除其在缴纳授权费之前提交优先权证明文件的要求。但是申请人必须在缴纳美国专利申请授权费之前向国外知识产权局提交了获取优先权认证副本的请求,且国外知识产权局因新冠疫情的爆发无法处理申请人的请求,同时申请人应根据细则第37 CFR I .55(j)提交一份优先权申请的“临时副本”“interimcopy”(即,非认证副本)。

但是,延迟提交优先权证明文件并不意味着完全免除了申请人提交优先权证明文件的责任。一旦国外知识产权局恢复了处理纸质优先权认证副本后,专利权人必须在国外知识产权局重新处理认证副本之日起的两个月内处理获取认证副本的请求,并且在国外知识产权局发出纸质认证副本之日起的一个月内提交至USPTO。

 

 

欧专局修改与发明人信息相关的规定

 

根据欧洲专利公约实施细则第19(3)的规定(Rule 19(3)EPC),欧洲专利局(EPO)会向欧洲专利申请中提到的每个发明人发送信函,包括有关该专利申请的信息,如欧洲专利申请号和申请人的姓名等。为此,欧专局需要发明人的完整地址。

实际上,在许多情况下,由于发明人更改了地址,很多信件被退回欧专局。收到退信后,欧专局再向申请人发出官方通知,要求提供发明人的新地址,这无疑给EPO带来了额外的工作。

欧专局行政理事会于2020年12月15日颁布决定,旨在改变上述做法。根据该决定,欧洲专利公约实施细则第19(3)(4)的规定将被删除,这样EPO不再需要向发明人发送有关欧洲专利信息的信函。

此外,根据经修订的欧洲专利公约实施细则第19(1)的规定,授予欧洲专利的请求书中应包括发明人的姓名、居住国家和居住地,并包括一份载明专利权利来源的声明(欧洲专利公约第81条规定,Art. 81 EPC)。因此,发明人的完整地址不再是必需信息。

新的欧洲专利公约实施细则第19(1)内容为:授予欧洲专利的请求应包含发明人名称。但是,如果申请人不是发明人或不是唯一的发明人,则该信息应作为单独的文件提供。发明人信息应注明发明人姓名、国家和居住地,及上述第81条所述的声明,并附有申请人或其代理机构的签名。

该规定将于2021年4月1日生效,并适用于该日期或之后提交或用于更正的任何发明人信息。

随后,实施细则143(1)(g)也将修改,该规则与欧专局公布的信息有关。日后通过欧专局公布的发明人信息仅公开其姓名、居住国和居住地信息。该条修改将于2021年11月1日生效,并适用于该日期或之后在欧专局公布的所有专利申请。

 

 

印度发布《2021外观设计(修订)条例》

 

印度工业和内部贸易促进局(DPIIT)于2021年1月25日公布了《2021外观设计(修订)条例》(Designs (Amendment) Rules, 2021)。修订后的条例引入了初创企业的实体类别,使其与小型实体和自然人享有同等的地位,在费用优惠方面也有所降低(与大实体相比)。修订内容主要包括:

•引入初创企业作为申请人中实体新类别。如果申请人是印度实体,则必须由DPIIT根据“创业印度计划”的规定(Startup India initiative)被认定为初创企业。如果申请人是外国实体,则必须符合该计划中对于其营业额和注册期限的标准,并且必须提交相应的声明;

•引入电子通讯方式,即通过申请人或其授权代理人的手机号码和电子邮件地址进行通信;

•小型实体的官费进一步降低,这样,初创企业、小型实体和自然人的官费相同。如果权利从自然人和/或初创企业和/或小实体转移到大实体,则必须补足费用;

•引入国际工业品外观设计洛迦诺分类(Locarno)。

 

 

以色列以色列修改细则 允许通过视频会议形式进行审查

 

根据最新的以色列专利法实施细则草案,以色列将允许在专利异议程序中通过视频会议的形式进行审查质证。

和欧洲专利局异议程序不同,以色列专利异议程序中将包括广泛地专家和证人的现场质证。本次以色列司法部颁布的以色列专利法实施细则草案中,首次允许了在以色列异议程序中通过视频会议的形式进行质证。这是对于现行法律中证人亲自出庭作证这一几乎算是神圣原则的一个重大改变。

根据本次细则草案,若证人前往以色列亲自作证确有困难,且证人证言不会违反所在国家的法律,那么可以通过视频会议的方式进行质证。但是根据目前实践来看,对于负债的专家质证可能仍需证人到场质证。通常来说,对专家面对面的质证更有效率。但是,异议程序中可能无需太多的质证,有可能更适用于通过视频会议的形式进行,这将大大节省诉讼程序的负担和费用。

目前,该草案具体实施时间尚未公布。

 

 

阿联酋加入IPC协定和布达佩斯条约

 

为了进一步加入国际专利框架,与国际专利系统接轨,阿拉伯联合酋长国近期批准加入了《国际专利分类斯特拉斯堡协定》(IPC协定)和《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》。

《斯特拉斯堡协定》和《布达佩斯条约》的批准加入信息分别于2020年11月10日通过第165号和第168号联邦法令宣布,并于2020年12月15日在官方公报上公布。

 

 

法眼观察 LAWYER’SANALYSIS

 

 

基于“Oh my god,买它买它!”声音商标驳回案 浅议声音商标

 

文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部张欣

 

近日,搜狐、腾讯、凤凰网等国内知名网站纷纷报道“李佳琦声音商标申请被驳回”事件,由于标题中含有网络知名主播“李佳琦”这三个字,该新闻迅速受到网民热议,荣登微博热搜榜前三名!网民留言丰富多样,但是围绕商标注册事,笔者总结主要涉及如下三个问题:

第一,商标的构成要素。有网民留言,因这件声音商标,才知道声音也可以在中国申请注册商标。

第二,声音商标的驳回原因。有网民留言,为什么要驳回?很有辨识度,起码大家都知道它属于李佳琦。还有网民留言,如果这都能申请成功,那明星们每句话都成金句了。

第三,怎样才能成功注册申请声音商标?

上面这三个问题不仅是网民关心的问题,更是商标申请人以及商标从业者非常重视的问题。

首先,根据2014年5月1日起开始实施的《商标法》第八条的规定,“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册”,因此,声音是可以作为商标构成要素进行商标注册申请的。具体到本案,涉案商标为第45217353号声音商标,根据商标网记录:该申请商标是以成年男子的人声,念出“Ohmy god,买它买它!”。语速较快,语调较高。指定的服务为第35类的“商业审计;寻找赞助;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务;为零售目的在通信媒体上展示商品;特许经营的商业管理;广告;为推销优化搜索引擎;为商品和服务的买卖双方提供在线市场;人事管理咨询;商业中介服务”等。

第二,关于涉案的第45217353号声音商标被驳回的原因,笔者在网络上没有找到官方的驳回原因。但是根据我国商标法的规定,笔者推测,该商标被驳回的原因可能有两方面:

其一,第45217353号声音商标缺乏显著性,违反了《商标法》第十一条的相关规定。商标的基本功能在于“区分商品或者服务来源”,这就要求:1、具有显著性。2、与已在相同或者类似商品/服务上已先注册/申请的商标不存在权利冲突。具体到本案,笔者认为,第45217353号声音商标之所以遭遇驳回,最主要的原因是缺乏显著性。从法律层面上讲,商标的显著性大致可分为两种:一种是商标自身独创性强,容易使消费者将其与其他商标予以区分,具有显著性,比如:华为牌手机、海尔牌空调等;另一种是商标自身因与指定商品存在某种关联而无显著性或者显著性较弱,但经过使用可以使消费者将其与其他商标进行区分从而获得显著性特征,比如:田七牌牙膏。在实践中,当注册商标申请提交国知局后,在审查阶段,审查员仅审查第一种“显著性”,第二种“显著性”只有当商标遭遇驳回进行权利救济——“驳回复审”程序中,由申请人提交相关使用证据进行证明。本案的第45217353号声音商标是以成年男子的人声,念出“Oh my god,买它买它!”。这段声音的内容过于简单,文字普通,且为普通公众经常使用的文字,并无特别的地方。唯一的特点,是李佳琦的语速和语调。但是每个人都有独特的语速和语调,世上没有完全相同的语速和语调。另外,笔者还认为,涉案商标中这段声音,更像一段广告语,用于招揽和吸引消费者,刺激消费者进行购物。听到这段声音,消费者可能会直接联想到李佳琦本人,并非这件商标指定使用的服务项目。因此,笔者推断,承办案件的审查员即使知晓李佳琦本人以及涉案商标中这段声音,但是本着严谨、科学的审查态度,也会认为因缺乏显著性而驳回这件商标。

其二,第45217353号声音商标中含有文字“god”,其含义为“上帝”,可能会被认为有害于宗教信仰,存在不良影响而驳回。根据我国《商标法》第十条第一款第8项的规定,“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”标志不得作为商标使用。《商标审查及审理标准》规定,商标中包含宗教或者民间信仰的偶像名称、图形或者其组合的,判断为有害于宗教信仰、宗教感情或者民间信仰。涉案商标中的文字“Oh my god”目前是日常生活中的口头禅,但是在商标审查阶段,可能会因为“god”包含“上帝”的含义而遭遇驳回,因为“上帝”是犹太教、基督教、伊斯兰教创造宇宙的神,被视为宗教信徒至高无上的信仰。

看到第二个问题的分析,可能会有人担心,那声音商标在中国能注册成功吗?怎样才能成功注册声音商标?经过笔者在中国商标网上以“声音商标”为关键词进行检索发现,截止到2020年11月底,目前中国已经有792件声音商标的注册申请,虽然这些商标基本都遭遇了驳回,但仍有不少经过驳回复审程序成功获准注册的声音商标,比如:

◆中国国际广播电台在第38类的第14503615号声音商标和在第41类的第14503615号声音商标(《新闻联播》的开头曲),这是中国首例成功注册的声音商标;

◆腾讯科技(深圳)有限公司在第38类的第14502527号“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标,这是中国首例声音商标行政诉讼案件;

◆美国二十世纪福斯电影公司在第9类的15791601A号声音商标(电影开篇曲);

◆上海灿星文化传媒股份有限公司在第41类的第21588810号声音商标(浙江卫视中国新歌声THE VOICE OF CHINA节目开头曲);

◆美国英特尔公司在第9类的第14580049号和在第42类的第14580048号声音商标(电脑开机声);

芬兰诺基亚公司在第9类的第14515370号声音商标(诺基亚手机铃声);

广州酷狗计算机科技有限公司在第9类的第27133762号和在第41类的第27235401号“HELLOKU GOU声音商标”。

仔细分析上面这些成功案例,笔者有如下心得供大家参考:

第一,由于声音商标自身显著性较弱,目前在中国申请注册的声音商标都遭遇了驳回,而且,目前获准注册的声音商标都经历了驳回复审程序,甚至行政诉讼,因此,声音商标从申请注册到获准注册的时间可能非常长,比如,“中国国际广播电台广播开始曲”从2014年5月4日申请,历经2年多,到2016年5月14日才获准注册;腾讯公司的第14502527号“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标从2014年5月4日申请注册,历经5年7个多月,直到2019年12月14日才获准注册。因此,在申请人提交声音商标注册申请时,需有心理准备。

第二,声音商标顾名思义就是包含声音要素的商标,但不是所有的声音都适合做声音商标,起码需有辨识度。比如:听到“等等等等”就让人想到因特尔;听到“滴滴滴”就让人联想到QQ;听到“HELLO KU GOU”就让人联想到酷狗音乐等。笔者注意到目前提交的声音商标注册申中不乏广告中的音乐或者广告词。根据目前的审查经验,中国商标局普遍认为,广告与商标有不同的功能和用途,适用的场景不同,适用的法律也不同。因此,笔者建议在准备选用广告中的音乐和广告词时需要更加慎重。

第三,同一申请人申请注册声音商标指定的商品和服务很多,但是通过驳回复审最终获准注册的商品/服务,仅为经过长期使用和广泛宣传达到很高知名度、且该声音商标与申请人形成稳定对应关系的那部分商品/服务。

第四,声音商标因为会被认为缺乏显著性而遭遇驳回,因此,如果声音商标想要获准注册势必需要通过驳回复审程序。在驳回复审程序中,只有提交大量的使用证据,证明该声音商标经过使用取得了显著性,才可能获准注册。因此,使用证据对声音商标非常重要,申请人需要提前做好准备,收集相关使用证据,而且,需要大量使用才有可能取得显著性,所以申请人除了提前布局商标注册申请外,还要布局声音商标宣传使用的时间、地域范围、宣传渠道、持续时间等。

声音商标作为一种新型的商标类型,目前在我国申请注册的数量不多,不过笔者相信李佳琦声音商标的网络效应会引起更多企业对声音商标的认识和重视。微博热搜榜虽然是“猎奇”制造话题,但如果可以推动我国声音商标甚至所有商标类型的发展,那也是美事一桩。

 

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论坛博览 WEEKLY POINT

 

 

南非发明延迟授权程序

 

文/北京集佳知识产权代理有限公司 王静宇

 

南非发明专利权是比较受到中国申请人欢迎的一项专利权。原因很多,在经济上,南非被认为是打开非洲大陆的窗口,其拥有全世界30%的矿产资源,是非洲第三大经济体,同时中国是南非最大的进出口贸易伙伴。在专利申请程序上,南非专利权可以轻易获得,一件南非发明专利申请无需经过实质审查,只需要通过南非知识产权局的形式审查,通常即可在8至12个月内获得专利权,申请成本可预测且相对较低。在专利授权后程序上,南非没有专门质疑专利权的程序,专利权的无效也只能在法院的民事诉讼中进行,没有惩罚性赔偿金制度,没有刑事惩罚制度。对于一件新颖性和创造性都不高的发明创造而言,南非的发明申请程序似乎为其提供了一方乐土。但是,真的可以滥用这种不经实审就获得授权的申请模式吗?

南非每年有5000余件由非南非居民提交的PCT进入国家阶段申请,又有5000余件非南非居民提交的发明专利申请被授权,截止到2019年生效中的南非发明专利有76000余件。这些专利中有多少件的专利权是经不起推敲的?一旦经不起推敲,那么后期诉讼中又将面临怎么样的场景呢?完全可以想象一下。南非对于授权后的专利修改是限制极大的,仅允许在原有授权权项中不添加新元素且不超范围的修改。这并不是最可怕的,最可怕的是在专利侵权诉讼程序中,当专利权被部分无效时,南非法官不会给予专利权人修改被无效的权利要求以使其有效的机会,即使在南非专利法第68条中有列明此类救济途径,但在实践中,还没有任何判例显示专利权人可以不删除被无效的权利要求就能保持专利权部分有效的。另外,一旦走入诉讼,即使专利权人不参加诉讼,也有可能收到缺席判决。目前,笔者尚不了解,在南非诉讼实践中,缺席判决的最差结果是什么。但是,起码专利权是很有可能被无效掉的,更有甚者,可能会承担部分或全部诉讼费用。

鉴于上述情况,强烈建议申请人在南非专利授权时获得一件较为稳固的专利权。想要获得一件较为稳固的南非专利权,有几种途径:(1)进行案前检索;(2)利用同族专利授权结果修改南非专利申请/南非专利权。其中,想通过第(2)种途径获得一件较为稳固专利权的申请人就必须要熟悉一下南非发明专利申请程序中的延迟授权程序。

根据南非专利法实施细则第45条可知,专利申请人可以延长专利的授权周期至自申请提交之日起18个月。根据南非专利法第40(C)条可知,说明理由(good cause)并缴纳费用,南非专利注册处处长可以考虑再次延迟授权。

延迟授权有什么用呢?这主要是给申请人一个时间对专利申请进行修改。由于南非对于专利授权后的修改限制多,因此专利授权前的修改机会,申请人一定要好好把握。根据实践可知,南非专利申请程序的形式审查周期为6至8个月,若不通过延迟授权程序,那么建议申请人最好在提交申请后的3个月提出修改。但是在实践中,申请人通常是根据同族专利申请的授权结果对南非专利进行修改的。目前,世界上大多数的国家专利审查周期都在2年甚至更长的时间。鉴于此,南非专利申请的延迟授权程序就尤为重要了。

根据前述细则第45条可知,申请人可以请求将南非专利的授权周期延长至自申请日起18个月,且有机会继续延期。根据实践可知,通常来说,建议申请人首次延迟授权的周期为自申请日起15个月。这样是因为南非专利法有一个基本的授权期限要求:根据南非专利法第40款的规定,专利申请应在自申请日18个月内授权,超过18个月,专利申请未被授权就应视为失效;根据南非专利法第40(3)款的规定,南非专利申请超过18个月未被授权却未被视为失效的原因之一可以是延迟的原因并不是由于申请人的原因,而是因为在申请人提出延迟授权请求后,南非专利注册处处长在收到费用后给予了一个不超过3个月的延期或者南非专利注册处处长在申请人说明理由(good cause)并缴纳费用后,给予了进一步的延期。根据实践可知,南非专利局安排授权公告的周期为2至3个月,申请人首次请求延迟授权的期限为15个月,可以保证南非专利在专利法第40款规定的18个月期限内授权公告。若申请人首次请求延迟授权期限为18个月,那么南非专利的授权周期将会超过18个月,这将涉及专利法第40(3)款规定的例外情况,且需要缴纳额外费用(具体见文章后附官费表)。

当前来说,各国的审查周期通常都要超过2年,即使是审查周期较快的美国也需要平均23个月的时间,那么南非首次延迟授权的时间肯定是不够的,尤其是对于巴黎公约申请而言。那么,对于仍希望基于同族专利对南非申请进行授权前修改的申请人而言,可以考虑采取四种途径:1.尽量加速同族专利的审查结果,如预审、PPH、快速审查、优先审查等途径,通过此类途径,部分国家的审查周期可能压缩至3-7个月;2.对于PCT申请,可以考虑利用PCT国际阶段的审查结果,如中国申请人通常可以在自国际申请日起4个月得到国际检索单位出具的检索报告及其书面意见;3.考虑提交南非分案申请;4.考虑再次延迟授权南非申请。请注意再次延迟授权南非申请,一是费用会更高(具体见文章后附官费表),二是需要提供正当理由(good cause),三是依赖审查员的自由裁量权。南非专利局并未公布再次提交延迟授权请求的获准率,所以再次延迟授权南非申请还是有一定风险的。南非专利法并未规定再次延迟授权的期限,但是通常来说可以申请再延迟授权1年。另外,请注意延迟授权请求通常需要几个月才能收到相关批准文件。

综上所述,鉴于南非专利授权后的修改限制大且在专利侵权诉讼中不允许部分有效专利权,因此不建议申请人没有评估就直接提交南非发明申请或者在南非发明专利申请中不对专利申请进行修改以加固专利权。

提出延迟授权请求官费明细,参考如下:




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