向外国申请专利的保密审查介绍（二）

申请人如果准备直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交PCT国际申请，而不打算先在中国提交申请，应当事先向国家知识产权局提出请求，并详细说明其技术方案。向外国申请专利保密审查请求的文件应当包括向外国申请专利保密审查请求书和技术方案说明书。请求书和技术方案说明书应当使用中文，请求人可以同时提交相应的外文文本供审查员参考。技术方案的说明可以参照专利说明书的格式予以撰写。

在获得积极的“向外国申请专利保密审查决定”后，应当确保向外申请专利的说明书中记载的技术方案全部记载在该请求保密申请的技术方案说明书中。如果向外国提交的申请的说明书存在新增的未在保密审查请求中予以说明的技术方案，则视为该技术方案未经国家知识产权局进行保密审查。保险的做法是，将所有可能申请的技术方案全部请求保密审查，后续可以根据实际情况从这些技术方案进行分割申请，届时不再需要单独请求保密审查。

申请人拟在向专利局申请专利后又向外国申请专利的或者向有关国外机构提交PCT国际申请，应当在提交专利申请同时或之后提交向外国申请专利保密审查请求书。关联请求与独立请求的区别在于：采取独立请求方式的，申请人必须详细说明其技术方案；而采取关联请求方式的，只需在保密审查请求中指明其对应国内申请的申请号即可。这样，申请人既向我国提交了专利申请，有望让发明或者实用新型在我国获得专利保护；同时又可以促使国家知识产权局及时启动保密审查，经审查认定为不需要保密的就可以随时向外提出专利申请，可谓一举两得。如果在提交中国专利申请的时候就已经明确要向外申请专利，则可以在提交专利申请的同时提交保密审查请求书，在大多数情况下保密审查通知书或审查决定将会在一周内与专利申请受理通知书同时发出，因而不会对申请外国专利造成耽误。

尤其需要注意的是，如果以指明申请号的方式请求保密审查，则应当确保向外国申请专利的技术方案全部记载在该请求保密审查的专利申请中。在实践中，申请人往往以中国申请作为优先权申请外国专利，并有可能在原优先权文件的基础上增删技术方案，这是很常见的。即便对应的中国申请进行了保密审查，但如果向外申请的说明书中存在新增的未单独请求保密审查的技术方案，仍然属于违反了专利法第十九条的相关规定。因此，申请人应当就拟向外国申请而优先权文件未曾记载的技术方案单独请求保密审查，以规避未履行相关义务的法律风险。

申请人直接向国家知识产权局提交PCT国际申请的，视为其提交了向外申请的保密审查请求。和以上两种方式提交PCT国际申请的不同之处在于：默认请求保密审查的PCT受理局只能是中国国家知识产权局，不能是PCT国际局，也不能是其他国家的受理局。如果申请人向作为PCT国际申请受理局的国家知识产权局提交PCT国际申请，考虑到该申请以后必然“转化”为向外提交的申请，因此视为申请人同时向国家知识产权局提交了向外国申请的保密审查请求，不必再另行提交保密审查请求。

向国家知识产权局提交PCT国际申请的另外一个好处在于，可以接受英文作为申请语言。如前所述，如果直接向外国申请而向国家知识产权局提出保密审查请求，需要用中文详细说明其技术方案。对于原始申请文件是用英文撰写的情形下，这会增加额外的翻译时间，使其向外申请的时间更加往后拖延。笔者在实践中曾遇到类似的案例：申请人是外国公司在中国的子公司，其申请专利的技术方案是在中国境内完成的，而申请文件则直接交由外国代理机构用英文撰写。在申请人着急获得一个较早的申请日的情况下，如果按照通常的保密审查请求，至少需要将该申请文件翻译为对应的中文才能在中国提交并请求保密审查。而如果直接向国家知识产权局提交PCT申请，则可以直接用英文提交，从而为申请人获取一个较早的申请日。

应特别注意的是，递交国际申请需符合国家知识产权局作为受理局的条件，即该国际申请的申请人中至少一个申请人是中国的公民或中国法人，或在中国境内有长期居所的外国人或在中国工商部门注册的外国法人。如果申请人均不符合资格，国知局会将该申请送交国际局，此申请将视为未提出保密审查请求，将会违反《专利法》第十九条的规定。实践中如遇到申请人资格问题，一般建议的做法是将有中国国籍或居所的发明人作为共同申请人，并将此发明人指定为未来不太会进入的国家的申请人。

默认请求的做法有两种，第一种做法是不要求任何国内优先权而直接向国家知识产权局提交PCT国际申请，第二种做法是要求一个或多个国内优先权而向国家知识产权局提交PCT国际申请。对于第一种做法，由于该PCT国际申请为首次申请，并且绝大多数国家不允许在进入国家阶段对国际申请文件作出超范围的修改，即不可能存在没有记载在PCT国际公布文件中而未经保密审查的技术方案，因此可以认为申请人已经全面履行了请求保密审查的法律义务。但是对于某些特殊国家，例如美国，其允许以部分延续（Continuation-in-part）的方式进入国家阶段，即可以新增没有记载在国际公布文件中的技术方案。如果该新增的技术方案是在中国完成的，并且未经保密审查而进入美国，则可能会带来相应的法律风险。

对于第二种做法，该PCT国际申请并非首次申请，而保密审查的对象仅为该PCT国际申请，并不涉及其优先权文件。由于优先权文件会被传送至国际局，并且将来还可能被传送给指定的国外专利局，如果优先权文件中存在国际申请中未记载的技术方案，可以认为该技术方案未经保密审查。虽然该技术方案并未作为向外国申请的技术方案，但仍然存在于优先权文件中而向外流传。保密审查的立法本意应当并不仅仅是阻碍在中国完成的发明创造在国外获得专利保护，更重要也是更根本的是阻止需要保密的技术方案向外流传。“向外申请前保密审查”不但应当确保“向外申请专利保护”的技术方案是经过保密审查的，而且还应当确保需要保密的技术方案不会通过优先权文本的记载向外流传。因此，在这种情况下，即便提交了PCT国际申请，仍然建议针对作为优先权基础的中国申请请求保密审查，以彻底规避由此带来的不利后果。