方蕾律师博士谈：中美两国的知识产权挑战和机遇

引言

中国研究中心主任Penelope Prime博士，在2016年10月18日和方蕾博士就中国的知识产权保护以及中国公司在美国对知识产权和技术的投资趋势进行了专访。

作为靳方美国律师事务所的创始人和合伙人，方蕾博士深谙美国知识产权法，同时为客户提供在美国国内及全球市场实施知识产权保护策略的咨询。她所代理的客户有初创公司，大型企业，高校，研究院所等，涵盖不同技术领域，尤其涉及道医药、生物工程，医疗仪器设备，和生命科学等领域。她帮助客户寻求专利、商标和版权的保护，知识产权的尽职调查、以及知产运营交易中涉及的技术转移和授权。她还协助参与仿制药公司在Hatch-Waxman法案（又称《药品价格竞争与专利期补偿法》）监控下的专利诉讼案以及涉嫌中国公司在国际贸易委员会的“337调查”案及相关联的在地方和上诉法院的各类诉讼案。她目前还是Emory大学法学院的客座教授，讲授合同起草的课程。

访谈

PenelopePrime：方博士，很感谢您愿意与中国研究中心分享您在知识产权保护方面的专业经验。我们都知道很多在华投资的企业都因为执法不力而面临知识产权保护方面的巨大挑战。作为一个在知产领域工作多年的律师，您如何评估中国的现状以及未来？您看到了哪些变化呢？

方蕾： 普遍而言，中国的知识产权无论是从保护层面，还是执行力度，都有非常显著的改进提高。知识产权主要分为专利、商标和版权。中国已经建立了完善的法律来管理这三种知产，且中国的专利法、商标法和版权法也自颁布以来经过了多次的修订。最近一次的商标法修订是在·2014年，版权法的修订我记得好像在2014至2015年之间。从去年开始，中国已开始进行第四次的专利法修订。中国国家知识产权局已将最新的修订草案提交给了国务院法制办公室审阅。所以新的专利法第四次修订草案应该能在2017上半年公布征求公众意见。所以我们可以看到中国的政策制定者正在持续修改法律以更好地适应国际标准。

在知产保护方面，中国无论是在国家境内的还是通过PCT或巴黎公约进入国外的专利申请量都有显著增长。在2015年，中国发明人首次在一年内就提交了超过100万件的专利申请书。

在知产执行维权方面，我正巧和几位中国律师就此事有过讨论。我得知中国已经在三个主要城市，即北京、上海和广州，设立了专门的知识产权法院来受理有关专利以及复杂的商标侵权案。这三个知识产权法院虽然与美国上诉中级法庭平级，但却直接受理专利和／或复杂的商标侵权案。这三个知识产权法院共有约20位法官，每个法官必须有超过至少十年的在处理知识产权案件方面的工作经验。因此，由这些知识产权法院的法官裁判的决议应该（或希望）会是合理和公证的。

另外，知产侵权案中的法定赔偿額也有所提高，也增加了在恶意侵权案中的惩罚性赔偿。例如，对商标侵权而言，法定赔偿从50万人民币增长到300万人民币； 对专利侵权案，现在的法定赔偿约为100万人民币，但在第四次修订草案中，有提议提高专利侵权的法定赔偿。

关于国家或地方保护主义方面，最近的调查显示“去年北京的知识产权法院中来自海外的原告在民事案件中的胜诉率为100%”。这对正在或将要在中国开展业务的美国或外国公司来说是个非常有激励性的好消息。

PP：这些知识产权法院是仅针对海外公司还是中国与海外公司都可？

方蕾：这几个知识产权法院处理所有在中国的专利和复杂的商标侵权案，不管公司或个人的国籍属于哪里。基本上，所有的专利侵权案都可以直接在这几个法院提出诉讼申请，但是一些简单的商标和版权侵权案，则应先向地方一审法院提出诉讼申请，若不服一审裁判，再上诉至知识产权法院。虽然说现在仅在三个城市有这样专门的知识产权法院，但逐步的会有更多的直辖区设立这样的法院。

PP：所以，如果你在四川遇到一个问题，你并不能前往这三个法院中的任何一个？

方蕾：可以的，只要你（或公司）能证明在这三个城市中的任意一处有业务。这与美国的司法管辖是一样的概念：所选择的法院必须具有管辖权。

PP：那么这些政策和执行上的改变实际上有没有使侵权行为减少呢，因为人们发现侵权会带来麻烦从而对知识产权保有更多的敬意？

方蕾：当然。增长的赔偿額及惩罚性赔偿不仅向侵权人传递出了非常严厉的信号而且也给于了严重的惩罚，同时也为知识产权所有人带来了更多的尊重和价值。

PP：巨大的变化正在发生，对吗？

方蕾：没错。中国正在努力从“中国制造”向“中国创造”转型。中央政府着重强调创新和发明。很多的新政策都是为了鼓励创新、技术转移和授权。

对于一个将中国市场作为其全球业务一部分的外企而言，积极地在中国寻求知识产权保护及维权是非常重要的。该记得吧，所有的知识产权都是有区域性的，这意味着你需要在想要开展业务的每个国家地域拥有该国家的知识产权保护。只拥有美国的专利保护并不能防止你的产品或技术在中国不被侵权。你必须也拥有相应的中国专利来保护你的产品或技术在中国不被侵权。一旦有侵权发生，你可以以侵犯中国专利向中国的知产法庭提起专利侵权诉讼。另外，你还得考虑在中国将可能的知识产权都保护了。例如，中国的发明专利是用来保护你的产品和技术的，中国的外观设计专利是用来保护产品的外观设计，中国的商标则是用来保护产品的品牌，中国的版权可用来保护[计算机]源代码等。

很多美国公司现在都意识到了拥有中国知识产权的重要性和必要性，也开始寻求中国的知识产权保护，以及在中国实施并维护自主的知识产权。这是个好消息。同时，对任何美资外企而言，在进入中国市场之前，开展知识产权尽职调查（“尽调“）及产品或技术[非侵权]清除也同样重要。你必须知道你的潜在竞争对手，他们的产品和技术，以及你在中国是否拥有“自由实施”（FTO）的权利。

PP：你是说合规问题？

方蕾：不，并不仅仅是合规问题。对于考虑在美国投资和经营的中国公司也是一样。尽职调查和市场的“自由实施“权评估是非常重要的。当一个美国公司在研发新产品或新技术时，都会常规的进行尽职调查和自由实施的评估。尽调和FTO可以帮助公司了解评估他们的产品和技术是否具备专利性:  是否会触碰到阻碍性的专利而面临侵权，如果有阻碍性的专利存在，如何归避绕开该专利的权利要求的保护范围。也就是说， 评估自主的产品和技术是否可以在美国市场自由实施而不面临可能的专利侵权。

近些年，由于全球性的合作，越来越多的中国公司意识到尽职调查和自由实施评估的重要性，并且已经开始考虑和开展这样的评估。

PP：很多中国公司开始在美国投资。他们中的绝大部分都乐于研发自己的技术，买新技术和学习以主导自己的研发。你怎么看待这样的趋势呢？

方蕾：就像我之前所说，中国正聚焦在创新和获取先进技术上。即便有很多中国企业仍感兴趣兼并购美国公司，但是由于在管理和运营能力上的不足，中国公司已经更多的把兴趣放在了只是投资美国公司的技术，而不是把整个公司买下来。不管是中央政府还是地方政府都大力鼓励并提供激励机制来促进中国企业在海外的投资。

举个例子，最近有很多中美合作的企业家创新大赛和论坛在美国召开。这些大赛大多由中国投资人和政府机关组织举办，它的主要目的是促进中美技术创新和投资方面的交流。

我刚刚参加完了8月份举行的首届2016美国东南-中国创新和企业家大赛。令人感到惊喜的是，有超过400多人参加了这次大赛活动。参赛的技术涉及生物医学、电子信息和其它一些前沿技术领域。有中国的投资团队也来参加大赛活动并评估了这些技术。获奖被选上的技术将会到中国参加再一轮的竞争。虽然这是美国东南部第一次举办这样类型的技术大赛，但我听说在硅谷，这样的创新技术大赛几乎每个月都有。

PP：中国企业也参加了这个竞赛吗？

方蕾： 没有，参赛的技术都来自于美国东南部的公司、研究机构，和高校。中国的省级或市级地方政府会赞助，并且可能会参与获胜的技术的继续发展开拓。

PP：在中国？

方蕾：在中国和美国都可以，这并不重要。在中国，几乎所有的省份都拥有国家级创新技术孵化和研发中心，为企业尤其是初创型企业提供服务。

这里也一样。例如，在美国的硅谷就有不少的孵化中心会为初创公司提供激励机制，帮助他们建立和成长。我所在的佐治亚州也是，在Peachtree Corner(桃树角, 地名），就有一个新科技园区专门为初创和小型企业设立，包括为中国人所拥有的企业。

中国正在积极努力推动大学的技术转移和授权许可。无论如何，在未来的五到十年，中国将专注于发展和获取创新以及先进技术。

PP：哪些领域会优先考虑？

方蕾：与生命科学相关的技术尤为引人注目。中国的制药和先进医疗研发还比较滞后，不像IT领域。另外，诸如人工智能和材料科学比如生物材料、能源控制材料等也是中国比较感兴趣的。

PP：您是否能和我们分享一个关于中国企业在美投资技术的案例？或者出于保密条款您不能说太多？

方蕾：我知道有不少中国投资公司持续投资美国企业，而中国的制药公司在兼并购美国公司方面也十分活跃。药明康德新药开发有限公司是一个很好的例子。

PP：所以公司想要获取这里的技术并带回中国？

方蕾：并不一定要带回中国，这取决于公司业务和市场策略等诸多因素。关健点是获得技术的授权许可后再进行进一步的研发和商业化。

当然啰，我们一直在谈论技术投资，但实际上，还是有很多中国公司对投资地产和服务业十分感兴趣，比如被并购的AMC。

PP：娱乐业。

方蕾：是的，娱乐业，还有其他行业。我今天早上还看到一则新闻说一个中国公司正考虑买下GNC，一家卖维生素和营养品的公司。他们正在商讨花100万美金买下GNC旗下的的一个分公司。

PP：因为一家公司无论是开发、买下一项技术或是获得一项技术的授权，都不代表他们可以成功地使用这项技术或成功地销售产品和服务。

方蕾：是的，还有很长的一条路要走。

PP：那么对想要在这方面取得成功的企业，尤其是中国企业，应该注意什么呢，还是说现在还为时过早？

方蕾：我想，当一个公司决定获得一项技术许可时，他们一定要进行技术和市场的尽职调查。技术发展和商业化，特别是在生命科学和生物制药领域，是一个非常复杂和漫长的过程，其中需要不同的专业人士在不同的环节中的参与 。当然，技术越早期，投资额越低， 风险却越高；技术越后期，投资额会高， 风险可能较低。甚至在实验室研发阶段后，还会要动物实验，临床试验以申报FDA（美国食品及药物管理局）的监管审批，因为在实验室里做的东西往往与最终能投放到市场上产品是有差别的。

所以，技术研发的结果是很难预测，取决于许多的因素。无法保证或预计会有结果，尤其是涉及生命科学领域的技术研发。然而，如果技术的确是好的，而且拥有潜在的市场价值，同时公司在不同阶段都投入了合适的专业人员参与工作，那成功的可能还是很高的。

PP：考虑到很多在这里投资技术的中国企业，您能否给出一个粗略的估算，分析有多少公司是国有性质的，多少是私人企业？

方蕾：我想大部分都是私企。即使是国有，也可能只是一半国有。

PP：仅指生命科学领域还是泛指？

方蕾：泛指。我相信80%到90%都是私企，非国有企业。

PP：（完）！

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