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章简合案例 | 章简合助力“集换社”商标克服缺乏显著性，成功注册

章简合知识产权

2024-05-10

导读：对于以“缺乏显著特征”绝对理由驳回的商标，虽然驳回复审平均成功率低，但如果已经投入使用，甚至已经产生一定商业价值，不妨把驳回复审视为商标的第二次生命，做万全准备，拼一线希望。

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近日，由章简合代理的“集换社”商标驳回复审获得商标评审委员会（简称“商评委”）的支持，商评委认为“集换社”商标具备显著性，目前该商标已成功获得注册。

“集换社”是申请人的核心商标，其核准注册为集换社开展卡牌交易平台相关业务确立了扎实的商标权利基础，同时，该案也是集换社首次因缺乏显著性遭到驳回，在通过驳回复审程序后，最终被认定为具有显著性。这一成果不仅巩固了“集换社”商标的稳定性，也为集换社在其他品类的商标布局提供了重要支持。

商标法律背景

申请商标与他人商标构成相同或近似会被驳回，这种不同申请人之间的权利冲突属于驳回的“相对理由”。中国商标数量庞大，商标权利冲突激烈，导致商标注册难，已经广为人知。但还有另一种情况，近年来频频成为商标驳回的常见理由。商标法规定了禁止商标注册或使用的各种情形，若商标标识本身违反了禁止性规定，也会被驳回，这种情况属于驳回的“绝对理由”。例如，商标标识是否有欺骗性、是否会有不良影响、是否描述了对应商品的原料、功能、型号等特点导致缺乏显著特征，无法作为商标识别等等。《商标法》规定了十几种情况，而实践中，由于审查的主观性，绝对理由驳回的情况更是五花八门。

根据相关数据统计，近年来，因“绝对理由”导致的商标驳回复审案件数量急剧上升，年增长率达到30-35%；仅在2023年，就有近6万件。但这只是冰山一角，还不包括更多驳回未进行复审的商标，这一趋势反映出在“绝对理由”方面的审查正变得越来越严格。相比而言，相对理由只需要克服引证商标的障碍，其结果相对可预测；而绝对理由涉及到商标本身，审查主观性较强，这也让进一步争取变得更加困难。据统计，近三年克服绝对理由的驳回复审成功率仅在5-8%左右。

案情简介

商标：

类别：第9类

指定商品：可下载的计算机程序，可下载的计算机应用软件等

驳回理由：违反《商标法》第11条的规定，该标志用于指定商品上，缺乏显著特征，不具备商标识别作用，不得作为商标注册。

驳回复审决定：申请商标用于指定的“可下载的计算机程序”等商品上可以起到区分商品来源的作用，具有商标应有的显著特征；同时，申请人提交的证据可以证明其已经对申请商标投入了一定的使用，进一步增强了其显著性，故申请商标的注册申请并不违反《商标法》第十一条第一款第(三)项的规定，申请商标的注册申请予以初步审定。

复审策略

在介绍策略之前，我们先了解两个概念：“固有显著性”与“获得显著性”。

一个商标是否具有固有显著性，关键在于这个商标用在指定商品上，能否发挥识别商品来源的作用，本质上关注的是商标与对应商品的关联程度。具体而言，商标与对应商品的关联程度越强，则固有显著性越弱；商标与对应商品的关联程度越弱，则固有显著性越强。

例如：

“小米”商标用在“米”这个商品上，直接描述了商品的通用名称，缺乏固有显著性。然而，当“小米”扩展到“电子产品”领域，由于“小米”原本的含义与电子产品没有直接关联，“小米”便展现出了较强的固有显著性。
“支付宝”商标用在“金融服务、电子转账”等服务上，与服务的功能有一定的联系，因此，其固有显著性相对较弱。

那么，缺乏固有显著性的商标能否注册呢？《商标法》第11条规定了例外情况，“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”该例外情况指的是，缺乏固有显著性的商标，如果经过使用，使得该商标与申请人产生一定的对应关系，消费者通过该商标能够识别商品来源，则可以作为商标注册，即通过使用获得了显著性，简称“获得显著性”。

原则上，“固有显著性”与“获得显著性”是此消彼长的关系。固有显著性越弱，对获得显著性要求越高；若商标本身具备很强的固有显著性，则不需要通过使用来获得显著性，就可以获得注册。而商业市场中，那些与产品或行业直接相关的词汇往往因易于宣传而备受青睐，这些词汇能够带来更好的市场推广效果。然而，这类词汇在商标注册过程中也容易因缺乏固有显著性而被驳回。

结合本案，我们经过详细分析认为，“集换社”并非固定搭配的现有词汇，并且申请人为其赋予了“集你所爱，换我所想”的独特内涵。进一步，“集换社”与第9类“计算机软件”等商品没有直接关联，能够起到识别商品来源的作用，具备较强的固有显著性。

为了论证申请商标具有固有显著性，我们注意到申请人早在2021年便顺利注册了第42类“集换社”商标，本案第9类计算机软件产品与第42类计算机软件服务密切相关，换言之，“集换社”与这两个类别对应的商品和服务项目的关联程度相当，则固有显著性程度相当。因此，第42类的注册案例可以作为申请商标具有固有显著性的重要参考。

此外，经过与申请人的充分沟通，我们了解到，“集换社”小程序与APP上线后短短的两三年，用户数量达100多万，圈内玩家博主推荐“集换社”相关视频的播放量达数十万，已成为中国集换式卡牌二级市场的核心交易平台。我们认为，“集换社”经过申请人的持续使用，在相关市场已具有较高知名度，进一步增强了其显著性，即具备了获得显著性。

案件结果

商评委支持了我所的复审理由，认定：“集换社”商标用于指定的“可下载的计算机程序”等商品上可以起到区分商品来源的作用，具有商标应有的显著特征；同时，申请人提交的证据可以证明其已经对申请商标投入了一定的使用，进一步增强了其显著性。

也就是说，商评委认定申请商标同时具有“固有显著性”和“获得显著性”，这对申请人而言，不仅仅是一个案件的成功，更意味着，申请人未来在其他有关类别上申请注册“集换社”商标，若因缺乏显著性驳回，本案所认定的“集换社”具备固有显著性和获得显著性对于其他类别的争取有着重要参考价值。

本案难点与代理心得

对于“缺乏显著特征”的驳回复审案最大的难点在于显著性程度难以量化、没有明确标准，因而主观性强、难以预期。

具体而言，如何论证申请商标具有较强的固有显著性？除了阐述申请商标是由申请人创造，并非固有词汇；同时，利用好申请人已注册的第42类商标，论证本案商标具备固有显著性，我们认为是比较关键的。第9类与第42类恰好是计算机软件产品与服务的对应类别，将申请商标与这两个类别的关联程度进行对比，可以得出二者的固有显著性程度较为类似的结论。

除了呈现相关事实，我们进一步延伸：“集换社”在第42类计算机软件服务上获得注册后，在第9类APP软件上补充注册，这是申请人的正常商业需求与合理预期，也是品牌发展的重要保障。在主观性较强的案件中，我们通过适当阐述申请人的实际市场情况，让审查员更直观地了解申请人，充分体会到申请人品牌发展的切实需求，这对案件审查的帮助不言而喻，而这一点容易被忽视。

解决了固有显著性的问题，那么获得显著性又该如何证明呢？通过前文，我们知道，获得显著性依赖于商标的使用。然而，商标要使用到什么程度才能获得显著性，这并没有固定标准，但总的原则是，获得显著性与固有显著性呈此消彼长的关系。因此，在“集换社”具有一定固有显著性的前提下，我们认为通过持续使用，能在一定程度上继续增强其显著性。即便如此，我们仍然需要进行充分的准备。

然而，“集换社”投入使用时间较短，并且几乎没有广告宣传，又因为是新兴小众行业，尚无行业协会，也难以提供权威的市场占有率等证明，因此，“证据的挖掘与呈现”是本案的难点所在。为此，我们深入“集换社”的APP、小程序，以及哔哩哔哩等各个平台，并与申请人进行充分沟通，为其量身定制了一套证据清单，针对性地梳理出他们可能提供的证据类型。相比于通常多达数百页的常规商标知名度证据，本案最终提交的证据只有数十页，面对如此少量的证据，我们认为其中的数据是最直接有力的，用“数据说话”更符合“集换社”的品牌特点。通过呈现“集换社”小程序、APP、微信公众号等平台的用户数据，挖掘哔哩哔哩等平台玩家博主推荐“集换社”的视频，来说明“集换社”的行业知名度。

写在最后：

对于以“缺乏显著特征”绝对理由驳回的商标，虽然驳回复审平均成功率低，但如果已经投入使用，甚至已经产生一定商业价值，不妨把驳回复审视为商标的第二次生命，做万全准备，拼一线希望。

作者简介 PROFILE

甘章乖

合伙人/金牌商标代理人/上海知识产权服务之星

深耕商标非诉领域十五年，精通国内外商标业务、擅长提供整体解决方案与处理疑难复杂案件，累计处理过上万件国内外商标申请、驳回复审、异议、无效、撤三等案件。服务过数百家企业，对企业的经营有着较为深刻的理解，能够敏锐捕捉与挖掘企业的深层需求，有效连接法律与商业，切实解决企业的问题。

代表案例：

代理“zuczug”系列商标无效宣告案入选中国“2015-2016优秀商标代理案例”。
为某母婴食品品牌提供商标综合托管服务，包括商标监测、维权、确权、应对挑战等。
为某时尚轻饮酒品牌提供复杂商标、专利维权服务，从商标、专利、著作权等多角度综合挖掘对方的恶意。
为宠物食品、咖啡、服装、电机和医疗科技等众多行业客户提供深度品牌取名服务，有效解决商标取名难、注册难的痛点。
为某心血管医疗科技企业处理欧盟、美国、日本、土耳其等多国的商标异议、协商等疑难复杂案件。
代表某清酒民族品牌被日本洽谈方抢注的日本商标进行深度维权服务。
代表某扫地机品牌与“卡地亚”版权冲突、“捷豹路虎”商标冲突，进行多国谈判，达成全球和解。

作者简介 PROFILE

张淑芬

合伙人助理/资深商标代理人/上海知识产权服务新秀

专注于国内外商标和著作权领域的非诉业务。从业以来，处理过众多商标驳回复审、异议、无效宣告等案件，擅长商标布局规划、商标授权确权和维权的疑难复杂案件，对企业商标的全面管理维护以及关联案件的深入分析有着独到心得和高效处理策略，具有丰富的实务经验。

代表案例：

为某母婴食品品牌提供全方位商标监测服务（抢注监测、定向监测、自有商标监测），以及后续维权服务，积累了存在明确竞争对手的复杂商标管理维护经验。
为某时尚轻饮酒品牌提供全面品牌保护服务，涵盖主品牌权利争取，打击仿冒产品，以及应对侵权人提起的异议和无效宣告案件等服务，有效保障客户的品牌权益。
代理某云计算行业独角兽潜力企业驳回复审、无效宣告、不予注册复审等复杂案件，在驳回复审案件成功率普遍不高的背景下，通过多角度的论述不近似策略，帮助客户成功获得了商标注册。
为某医疗科技公司多条产品线近百件商标进行注册风险评估及分析建议，为其产品上线提供深度法律支持。

【声明】内容源于网络

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