律谈丨知识产权职务成果常见风险与防范系列（一）

根据《专利法》第六条和相关的司法判例，在判定专利是否属于职务发明创造时应从两方面进行分析认定：一是专利的作出与员工在公司任职时所承担的本职工作或分配任务有关；二是专利的完成主要利用公司的物质技术条件。在第一种情况下，公司拥有专利的申请权；专利申请被批准后，公司为专利权人。在第二种情况下，有约定的按照约定执行；没有约定的，公司享有专利的申请权和所有权。

风险提示：

企业的技术研发类员工因职务的特殊性，可直接接触到企业研发过程中的技术和产品，因此在部分的职务发明创造权属、侵权纠纷案中，纠纷的起因在于员工私自把企业的技术成果申请为专利以谋取私利，损害企业的利益。据Alpha数据库统计，截至2019年10月涉及职务发明创造的案件合计2092件，并且每年呈递增趋势。此类纠纷案件主要集中于科研技术服务业、制造业、软件等行业，值得引起相关行业的重视。

在一般情况下，若纠纷协商调解未果将进入诉讼程序。而根据谁主张谁举证的原则，为证明诉争专利为职务发明创造，企业需要举证证明诉争专利与员工在企业任职时所承担的本职工作或分配任务有关，或者专利的完成主要利用了企业的物质技术条件，否则将面临败诉的风险。

实务建议：

证明员工的本职工作或单位的分配任务关键在于完善企业的劳动合同以及人事管理制度；而对于证明专利的完成是否主要利用了企业的物质技术条件，则需要企业规范对项目的管理和工作流程建设。对此，建议企业：

（1）在与员工的劳动合同中明确约定其工作岗位和工作内容，调整工作岗位、变更工作内容的应当重签劳动合同，特别是从非研发岗位调入研发岗位的工作变动。

（2）规范工作任务的分配流程，严格要求以书面形式进行工作任务的沟通分配，便于保留证据证明员工所开展的研发工作属于企业分配的任务。

（3）规范项目的申报、记录、进度汇报、与会签名、实验记录等工作流程，便于企业对项目的把控了解。

（4）要求员工在开展项目过程中，制作、存留项目的方案构想、实验数据、设计图纸等资料文件，把员工的隐性知识转化为可供企业使用的显性知识，即使核心人员离开，项目仍可继续开展。

（5）与员工签订《保密协议》和《竞业禁止协议》，《保密协议》的作用在于避免员工假借他人之名申请专利或者把研发成果转移给第三人；《竞业禁止协议》的作用在于避免员工与企业直接竞争，保护企业的商业秘密。

（6）《专利法实施细则》第十二条明确规定员工离职后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造属于职务发明创造。建议企业进行定期的专利预警检索，跟踪同行业领域内的专利申请授权状况，若发现有专利与企业员工存在关联的且动用了企业的资源，可在专利审查中提出异议或提起诉讼。

风险提示：

企业在招聘时经常会考虑员工是否有相关的工作经验，而对于技术研发人员而言，拥有相应的工作经验也意味着该员工可能承担着保密和竞业限制的义务，并且研发成果还存在被认定为属于原单位职务发明创造的风险。

实务建议：

专利技术的作用在于使企业获得竞争优势，若在研发过程中员工因保密和竞业限制的义务而导致离职，或者对研发成果投入了大量资源却被认定为属于员工的原单位职务发明创造，甚至因存在恶意情节而需要承担赔偿责任等，在上情况下企业不仅无法获得竞争优势，还因此而错失技术突破、抢占市场的大好时机。建议企业可从以下几个方面加强对高管和技术人员的知识产权管理，保障企业利益：

（1）在招聘录用环节，对技术人员进行充分的调查研究，确保员工带给公司的工作成果是来自于自身工作经验和技能，而不是属于原单位已有的知识产权。

（2）若员工从原单位离职未满一年，且在原单位的工作内容、研发方向与企业现阶段的需求相同的，应当避免直接录用安排到相同的工作岗位中。

（3）在入职文件签署环节，公司与技术人员应当在入职时的劳动合同、保密协议中对职务发明等知识产权成果的归属事先进行明确约定，有效地避免日后出现争议，并且能在诉讼中作为重要证据使用；如果劳动合同、保密协议不具备相应条款的，则应当在规章制度中也予以明确。

（4）保密和竞业限制条款的约定。基于大部分职务发明纠纷都是因为公司员工离职后进入到竞争对手中，故公司应在劳动合同、保密协议或竞业限制协议等文件中事先对同业竞争、竞业限制等义务予以明确约定，特别是违约情形的界定及责任的承担条款。

风险提示：

一些技术人员因身份的特殊性或者其他原因未与公司签订劳动合同，公司与技术人员建立的是劳务关系而非劳动关系，那么在此种情况下是否会影响职务发明创造的认定？

实务建议：

职务发明创造的适用主体范围是单位与员工，根据《专利法实施细则》第十二条第二款的规定，“本单位”包括临时用工单位。因此不管是身份关系密切的劳动关系，还是临时性的为完成一定任务的劳务关系，在完成本职工作期间均属于单位与员工的关系。 

因此，企业与员工之间究竟是劳动关系还是劳务关系的认定不影响确定专利权权属或专利申请权权属，企业需要证明的是诉争专利属于职务发明创造，即专利的作出与员工在企业任职时所承担的本职工作或分配任务有关，或者专利的完成主要利用了企业的物质技术条件。建议企业规范劳务用工，对于涉及技术研发工作的劳务合同应妥善保存，同时定期核查领域内新的专利申请授权情况，对于侵犯企业权益的申请和专利应及时提出异议和起诉。