往期回顾
对于（拟）科创版IPO的企业而言，专利无疑是不可缺少的，而企业难免会持有已经提交申请、但尚未取得授权的专利，那这样的专利如何在申报时进行准确的披露？又会给（拟）科创版IPO的企业带来怎样的风险？为了探究这些问题，笔者在检索后选取了以下典型的问询案例，并且结合其他相关问询案例总结出了企业经常会被问询的相关问题。此外，笔者结合知识产权相关法律法规以及科创版IPO相关规则详细分析了已申请未授权专利背后的风险所在，并结合问询案例的答复情况以及其他相关经验提出预防、应对风险的策略。
一、问询与答复案例精选
1. 发行人：苏州RB生物技术股份有限公司
关于苏州RB生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函的回复
【问询】截至2020年9月30日，公司共申请小核酸技术和小核酸药物相关专利141项，其中获得专利授权共32项。
请发行人说明：已授权专利远少于正在申请专利的原因及合理性，与发行人自主研发的核心技术、产品进度之间的关系。
【答复】如前文所述，2014-2017年，发行人开展了GalNAc递送技术、小核酸深度稳定化修饰技术等关键技术的自主研发。2017年，公司GalNAc递送技术基本成熟，标志着发行人掌握了小核酸领域先进的肝靶向递送技术平台，小核酸药物研发技术平台趋于成熟。
2018年以来，发行人依托小核酸药物研发技术平台，筛选出一批肝源靶点siRNA候选化合物，覆盖感染性疾病、代谢类疾病、血液系统疾病、罕见病等疾病领域，形成了一大批境内外发明专利申请。但鉴于发明专利的授权周期较长，因此大部分已申请发明专利均尚未获得授权。
综上，发行人的专利申请进度与发行人小核酸药物研发技术平台的研发进度存在相关性，已授权专利少于正在申请专利具有合理性。
【要点总结】发行人的已授权专利远少于正在申请的专利，为此被问询到这一现象产生的合理性，并被要求说明这些专利与核心技术、产品之间的关系。发行人在答复中指出其依托药物研发技术平台从而形成了一大批境内外发明专利申请，加之授权周期较长，因此已授权专利远少于正在申请的专利具有合理性。
2. 发行人：上海KS生物技术股份有限公司
关于上海KS生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函之回复报告
【问询】招股书披露，发行人存在两项核心技术尚未取得授权专利。
请发行人说明专利申请的具体进度，相应产品是否存在侵犯第三人知识产权的可能，是否存在核心技术泄密的可能，现阶段采取何种保护措施。
【答复】
一、发行人两项核心技术未取得授权专利的原因
发行人一般以技术秘密和专利两种方式对所有技术进行全方位、多层次的保护。对于写到专利中容易被复制、不容易维权的技术、配方、设备选型、生产工艺的具体参数等，以技术秘密方式保护；对于除此以外的核心工艺，发行人将其转化成一组多条专利，形成专利池，把核心工艺拆分在不同专利中，并且专利对工艺条件参数的描述尽量宽泛，从而使得潜在竞争对手或侵权方难以获取KS生物核心技术的方法组合及具体操作的工业指标。其中第1项技术和第2项技术均以商业秘密为主要手段，并辅以专利的形式进行保护。
二、相关专利申请的具体进度
与发行人第1项和第2项核心技术相关的专利情况如下：
截止本回复报告出具日，与核心技术1相关的专利54 件，其中包括24件中国专利和30件境外专利，其中1 件专利处于授权办登状态（已发出授予专利权通知书，且已缴纳授权办登费用，尚未获得专利证书），其余专利正在申请中。与核心技术2相关的专利34件，其中包括27件中国专利和7件境外专利，其中1件专利处于授权办登状态（已发出授予专利权通知书，且已缴纳授权办登费用，尚未获得专利证书），其余专利正在申请中。
三、相应产品是否存在侵犯第三人知识产权的可能
……
【要点总结】发行人的两项核心技术对应着多项正在申请的专利以及处在授权办登状态的专利，被问询到了专利申请的具体进度、相关技术的具体保护措施等内容。发行人从其采用的“商业秘密为主、专利形式为辅”的保护策略论证了两项核心技术未取得授权专利的原因，并且梳理了相关专利申请的具体进度。
3. 发行人：HH微电子股份有限公司
关于HH微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件审核问询函回复
【问询】招股说明书披露，发行人拥有5项发明专利，最新一项发明专利的专利申请日为2015年12月3日。发行人核心技术对应的部分发明专利申请处于初步审查或实质性审查阶段。
请发行人删除尚未取得授权的相关专利的信息披露。请发行人说明：尚未取得授权发明专利的申请及审查近况，预计取得授权时间，并结合上述情况说明发行人是否存在技术被侵权的风险。
【答复】
一、发行人修改
发行人已在招股说明书中删除尚未取得授权的相关专利的信息披露。
二、发行人说明
1、截至本回复签署日，发行人尚未取得授权发明专利的申请及审查近况、预计取得授权时间如下：[制作表格：内容包括发明专利名称、专利申请日、初审合格时间、实质审查时间、案件状态、预计取得时间]
2、因发行人在申请发明专利的过程中已公示相关发明专利的部分技术特征，若发行人最终未能取得发明专利授权，则发行人已经披露的前述部分技术特征存在被侵犯的潜在风险。
3、虽然前述已经披露的部分技术特征存在被侵犯的潜在风险，但不会对发行人生产经营及核心技术的保护构成实质影响，理由如下：
（1）前述申请中的发明专利仅是发行人技术的一部分，并非发行人核心技术和研发成果的全部。
（2）发行人在申请发明专利前，已对该等专利公开相关技术信息对发行人生产经营可能的影响进行评估，对于不宜公开的核心技术，发行人采取商业秘密或其他途径进行保护。
……
【要点总结】发行人核心技术对应的部分发明专利申请处于初步审查或实质性审查阶段，对此不仅被要求删除尚未取得授权的相关专利的信息披露，还被要求说明尚未取得授权发明专利的申请及审查近况，预计取得授权时间等信息。发行人在梳理了发明专利名称、专利申请日、初审合格时间、实质审查时间、案件状态、预计取得时间等内容之后，认可了部分技术特征存在被侵犯的潜在风险，但是也论证了这一风险不会对发行人生产经营及核心技术的保护构成实质影响。
二、案例中问询问题的梳理
就“存在已申请未授权专利”这个风险点，除了上述典型问询案例之外，笔者还检索到了深圳XYC科技股份有限公司、杭州KED焊接机器人股份有限公司、深圳市ZG照明技术股份有限公司、广东BLW科技股份有限公司、北京SZ细胞生物技术集团股份公司、JYSK科技股份有限公司等数十件相关问询案例，并梳理汇总出以下具有参考价值的问询问题：
1. 请说明专利中是否存在正在申请中尚未取得授权的发明专利，将上述专利及授权引进的专利作为发行人及其子公司持有的专利披露是否准确；
2. 请删除招股说明书中尚未取得授权的专利相关披露内容；
3. 请说明已授权专利远少于正在申请专利的原因及合理性，与发行人自主研发的核心技术、产品进度之间的关系；
4. 请说明专利的申请进度，是否存在抵触申请；
5. 请说明专利申请的具体进度，相应产品是否存在侵犯第三人知识产权的可能，是否存在核心技术泄密的可能，现阶段采取何种保护措施；
6. 请说明尚未取得授权发明专利的申请及审查近况，预计取得授权时间，并结合上述情况说明发行人是否存在技术被侵权的风险。
三、风险点分析
1. 相关IP法律和政策的梳理与解读
我国对于发明专利采用的是实质审查制度。具体而言，申请人在向国家知识产权局提交发明专利申请后，会被给予申请号并由国家知识产权局进行初步审查；初步审查通过后，自申请日起18个月内（或由申请人申请提前公开）公布专利申请文件。自申请日起3年内，申请人可以请求国家知识产权局进行实质审查。实用新型专利与外观设计专利则不进行实质审查，经初步审查没有发现驳回理由的即可授予专利权。
中华人民共和国专利法
第十三条 发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。
第三十四条 国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。
第三十五条 发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。
国务院专利行政部门认为必要的时候，可以自行对发明专利申请进行实质审查。
第四十条 实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。
最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）
第十八条 权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。
因此，发明专利从申请到获得授权的周期较长，若是处在已申请未授权的状态，则既可能是处在初步审查尚未通过之时，也可能处在初步审查通过后但尚未公布专利内容期间，还可能处在公布专利内容后但未请求实质审查之时，更可能处在实质审查的过程中。对于（拟）科创版IPO的企业而言，若是涉及到核心技术的重要发明专利是在准备进行IPO的期间才提交申请的，那么很可能在IPO过程中要面临相关专利处在已申请未授权状态的风险。
不过专利授权周期较长的问题正在逐步得到解决，压缩专利授权周期已成为政策倾向。国务院总理李克强2021年4月27日主持召开国务院常务会议，确定持续深化知识产权领域“放管服”改革，会议确定进一步压缩商标、专利审查周期。国家知识产权局局长申长雨在2021中国知识产权保护高层论坛上指出，要持续提高知识产权审查质量和效率，按照工作计划，到明年年底，发明专利审查周期将压缩到16.5个月，高价值发明专利审查周期将压缩到13.8个月。这意味着企业的专利长期处在已申请未授权状态的困境将得到缓解，但是即使如此，我们仍有必要厘清处在已申请未授权状态的专利对企业而言存在何种风险，以及应当如何规避。
2. 相关科创板IPO规则的梳理与解读
具体而言，专利处在已申请未授权的状态而被监管部门关注的主要原因在于三点，即专利披露不准确、专利可能无法获得授权、技术处在无保护措施的状态。
第一，《科创属性评价指引》要求的“形成主营业务收入的发明专利5项以上”中所谓的“发明专利”指的是已经获得授权的专利，而不包括在申请的专利，发行人一般不会忽视与误读，也不会将在申请的专利算作科创属性评价要求的专利数量之中；但在实践中，容易被忽视的是，在“核心技术保护部分”或者“业务先进性及具体表征”等部分披露已申请未获得授权的专利信息也是不妥当的。因为如此信息披露容易造成投资者误认为已申请未授权的专利也能彰显对核心技术有保护措施或者业务具备先进性，而实际上没有获得授权的专利是不能证成这些的，否则只要企业大批量提起没有价值的专利申请，就能证明核心技术有保护措施或者业务具备先进性，这无疑是荒谬的。因此如此信息披露可能构成信息披露不准确。在实践中如此做的发行人往往会被要求删除所披露的相关专利信息，而且根据笔者的检索结果，这也是企业在被问询时经常被提起的问题与要求。
科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）
第五条 上市公司应当诚实守信，依法充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，所披露信息必须真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书
第四条 发行人作为信息披露第一责任人，应以投资者投资需求为导向编制招股说明书，为投资者作出价值判断和投资决策提供充分且必要的信息，保证相关信息的内容真实、准确、完整。
第二，专利处在已申请未授权的状态意味着专利权利状态尚不确定，可能最终无法获得授权。处在已申请未授权状态的专利必然是还没有通过实质审查的，而能否通过实质审查主要取决于专利是否满足新颖性、创造性等核心要件，这也就意味着发行人实际上披露的只是一项尚未存在且很可能最终无法取得的资产，这样对于拟科创板IPO企业资产完整性的认定将直接产生影响，并进而引发对于其是否具备独立持续经营能力的担忧。除此之外，若是专利最终确实未能获得授权，那么企业还可能面临专利数量少的风险，具体详见本系列后续相关文章的内容。
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书
第五十三条 发行人应披露对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素的构成，分析各要素与所提供产品或服务的内在联系，是否存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，是否对发行人持续经营存在重大不利影响。
发行人与他人共享资源要素的，如特许经营权，应披露共享的方式、条件、期限、费用等。
第六十二条 发行人应分析披露其具有直接面向市场独立持续经营的能力：
（一）资产完整方面。生产型企业具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权……
第三，专利处在已申请未授权的状态意味着专利背后保护的技术尚处在无专利权保护的状态之中，因此可能存在被他人侵权而无法获得有效救济的潜在风险。由于专利的本质是“公开换保护”，专利内容一旦公布，便丧失了保密的可能性，也给企业增加了技术被他人未经许可使用的可能性。需要注意的是，虽然法律规定相关专利如果所在的状态为经初步审查后已公布，可以获得专利法上的“临时保护”，也即在专利获得授权之后可请求实施者支付文件公布后至授权日之间的适当费用。但毕竟这一保护方式与专利授权后获得的保护还是有较大差异，因此企业可能会被问询到“现阶段采取何种保护措施”、“是否存在技术被侵权的风险”等。
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书
第五十四条 发行人应披露主要产品或服务的核心技术及技术来源，结合行业技术水平和对行业的贡献，披露发行人的技术先进性及具体表征。披露发行人的核心技术是否取得专利或其他技术保护措施、在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况。
四、具体防范与应对措施
为了预防与应对专利处在已申请未授权状态可能引发的风险，本书从IPO前企业应当采取的风险预防措施以及IPO过程中企业应当积极采取的风险应对措施两方面，对（拟）科创板IPO的企业提出建议，以供参考。
（一）风险防范措施
1. 记录与更新专利状态
企业在日常的知识产权管理中，应当注意记录发明专利名称、专利申请日、初审合格时间、实质审查时间、案件状态、预计取得时间、专利类型、对应核心技术等专利信息。除此之外，企业还应当建立明确的信息更新机制，定时在国家知识产权局官网上查询相关专利的状态。记录与更新的最终目的是为了保证（拟）科创板IPO的企业在选定的IPO申报日期时，专利权利状态已经相对稳定，重要的专利权利证书已经拿到。
2. 及时跟进专利的审查阶段
前述的“18个月”、“3年”是关于专利申请的关键时间结点，企业应当予以重点关注，应当及时请求国家知识产权局公布或者进行实质审查。
3. 丰富技术保护的措施
处在已申请未授权状态的专利对应的技术往往因为保护措施不足而受到关注，为此，首先可以强化专利法上“临时保护”制度的适用，即密切关注市场上在相关专利内容公布后相关主体实施专利的信息、及时沟通并在获得授权后收取费用或者提起诉讼；其次，对于适合采用商业秘密保护的技术，明确与相关专利内容划定界限并严格制定相关保密制度，以彻底防止他人使用；最后，企业还可以选择将相关技术作为非专利技术许可他人使用，此时应当注意在相关合同中明确技术范围、保密措施等。
4. 完善企业专利布局
为了防止单一专利具有较高的无法获得授权的风险，企业对于相关核心技术应当做好技术特征的划分工作，利用不同的技术特征申请多项发明、实用新型专利，形成完备的专利地图。尤其是（拟）科创板IPO企业的核心技术，只有进行充分的专利挖掘与布局，才能够避免小部分未授权专利对整个核心技术群的颠覆性影响。
（二）风险应对措施
1. 主动删除不准确的信息披露内容
《科创属性评价指引》要求的5项发明专利指的是“已授权”的专利，处在已申请未授权状态的专利不应当在“科创属性要求”的相关部分出现，除此之外也应当尽量避免用已申请未授权状态的专利表征相关技术的先进性或竞争优势，对于已经出现的这部分不准确的信息披露，应当及时主动删除。
2. 主动核查专利与核心技术的对应关系
根据上文提到的信息披露要求及监管问询案例，若是出现已申请未授权的专利，企业应当主动整理出技术大类、技术小类、专利名称等信息，重点论证已申请未授权的专利与企业核心技术之间的关系，以及对企业持续经营的影响。而且，这也有利于企业在相关已申请未授权专利最终无法获得授权的情况下通过证明对企业生产经营的影响较小来打消监管部门以及投资者的疑虑。
3. 准确答复监管部门问询
在被问询到关于已申请未授权专利的内容后，企业可以重点从三个角度进行答复：
1）阐述相关专利申请的目前进度，若是在申请之前做过查新检索的，还可以提供相关的查新检索报告来证明获得授权的可能性；
2）详细介绍核心技术采用的保护措施，包括哪些技术采用商业秘密进行保护、哪些技术采用专利进行保护；
3）论证相关专利对企业生产经营的影响，论据可以是上述两点的内容，也可以结合企业其他知识产权管理措施等内容。
黄 超 国浩上海合伙人
王 越 国浩上海律师
作者简介
黄超
国浩上海合伙人
业务领域：知识产权、房地产和争议解决等
邮箱：huangchao@grandall.com.cn
王越
国浩上海律师
业务领域：知识产权、房地产和争议解决等
邮箱：wangyue_sh@grandall.com.cn
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