国浩案例｜深圳某公司与美国某公司商业秘密国际仲裁暨337调查案

(一) 第一阶段：收到仲裁通知，被控违反独家权和保修义务

2015年5月，美国某公司（以下简称“美国公司”）以深圳某公司（以下简称“深圳公司”）违反独家权和保修义务为由对深圳公司向香港国际仲裁中心提起仲裁，声称其是制造某种LED显示屏面板技术的持有人，与深圳公司于2013年11月21日签署了供应商协议（Supplier Agreement）。根据该协议，深圳公司为美国公司制造一种名叫“New Technology Products”的LED显示屏面板（以下简称“新面板”），美国公司向深圳公司提供这种面板的参数及技术信息、并拥有新面板推广、销售的独家权。深圳公司从2015年3月起开始对国际市场上的LED 显示屏面板的客户进行大规模的邮件营销，试图向第三方销售新面板。深圳公司销售和推广新面板的行为违反了供应商协议中的独家权规定及保密义务，同时深圳公司拒绝按照供应商协议中的保修条款，为故障面板提供替换品，违反了保修义务。

据此，美国公司请求禁止深圳公司销售新产品与使用美国公司的技术信息，并赔偿因深圳公司拒绝提供替换面板而造成的损失等。

(二) 第二阶段：深入调研事实，合同纠纷转变为专利申请权争议

2015年6月，金笑律师接受深圳公司委托，正式参与代理本仲裁案。从仲裁通知来看，如果案件事实如美国公司所陈述的，深圳公司仅仅是“代工”美国公司的产品，那么Supplier Agreement中的相关安排是有些不太符合常理的。通常在代工的情形下，不会由代工者给予委托生产方一个独家销售权。产品既然是由委托生产方研发的，委托生产方理所当然有权对产品进行销售，它的独家销售权是不需要由其它主体来给予，并且委托生产方的独家销售权也不应当附加条件，但Supplier Agreement中规定如果美国公司连续两个季度未能达到约定的购买额，将失去独家权。

律师就前述疑点与深圳公司进行了详细沟通，发现：1.Supplier Agreement中的新面板，是由深圳公司独立研发的，美国公司没有提供任何技术帮助。美国公司在2013年6月新面板即将研发完成的时候，要求成为新面板的全球独家销售商，并承诺了较高的每季度的销售额。深圳公司为获得稳定增长的订单，因而同意了将新面板的独家销售权授权给美国公司。在Supplier Agreement签署后，美国公司以各种理由向深圳公司索取了大量关于新面板的技术信息。2.因为Supplier Agreement中独家权的限制，深圳公司不能向第三方销售面板。在签署合同后长达一年多的时间里，美国公司没有一个季度达到了Supplier Agreement中约定的购买额，深圳公司也因此陷入了非常严重的经济困境，不得不选择开始向其它客户销售新面板。

在仲裁通知中，美国公司声称已向美国专利商标局（以下简称“USPTO”）提出关于“新面板”的专利申请，待专利授权后，保留对深圳公司提出专利侵权的权利。律师即在USPTO网站上对美国公司的专利状况进行持续检索，发现：2015年7月14日公开的6项与LED面板相关的临时专利申请中，有5项包含了大量的新面板的图纸，这5项与新面板相关的临时专利申请最早的申请时间是2014年7月16日。此外，还发现了以上述5项临时专利为基础的15项专利申请，并且2项专利申请已获得授权。专利的检索结果使得整个已经正在进行的仲裁案件出现了根本性的转变——整个案件已经从一个普通合同纠纷而转变为一个关于专利申请权争议的案件。

(三) 第三阶段：提出反请求，主张美国公司构成侵占商业秘密获胜

深圳公司于2015年9月29日以美国公司违反Supplier Agreement中的保密义务侵犯了深圳公司的商业秘密为由向HKIAC提出反请求，主张美国公司构成侵占商业秘密，要求将所有关于新面板的专利裁决归深圳公司所有，并要求美国公司赔偿损失3,253,062.76美元并承担仲裁费及律师费。

双方随后陆续进行了关于商业秘密侵权问题的证据开示，交换证人证言和专家报告，反驳证人证言等。2016年9月28日至10月1日，HKIAC进行为期四天的庭审(Oral Hearing)，最终仲裁庭认定美国公司违反了德克萨斯州商业秘密法及双方签署的保密协议中所约定的保密义务，构成侵犯深圳公司商业秘密，美国公司应向深圳公司赔偿1,073,441.49美元。

(四) 仲裁后续：成功应对关联337调查案

2018年3月27日，律师发现香港仲裁案的申请人美国公司依据《美国1930年关税法》第337节规定向美国美国国际贸易委员会（ITC）发起337调查，指控11家中国企业出口、销售的LED显示屏及组件侵犯其专利权，请求ITC发布普遍排除令和禁止令。而美国公司声称被侵权的两项专利，即为在HKIAC仲裁案中仲裁庭认定“使用”了深圳公司商业秘密的专利。本案律师与HKIAC仲裁案中的美国律师参加了2018年4月由中国机电进出口商会组织应对此次337调查，并与其它参与的美国律所共同讨论了对此次337调查的应对策略。在代理337调查案的过程中，由于有本案的经验基础，律师在证据开示（Discover)和证言采集（Deposition)中要求美国公司及其总裁披露涉案两项专利权属争议的所有诉讼和仲裁文件。在经历这两个程序后不久，美国公司向美国ITC申请撤回了337调查案件。2019年2月21日，美国ITC做出裁决，同意美国公司撤回337调查案件。

(一) 关于专利问题的反击：夺回专利？还是申请专利无效？或是主张侵犯商业秘密？

1. 溯源程序（Derivation Proceeding）

经过咨询美国专利律师、查阅相关美国法律，律师发现2011年9月16日最新修改的《美国发明法案》（Leahy Smith America Invents Act）新增了溯源程序（Derivation Proceeding）^[注1]。此程序主要用于解决存在争议的专利申请，判断先申请人的发明是否源自后提交申请的发明人，进而确认该项专利申请的真正发明人，从而保证发明人享有对该发明创造申请专利的权利。该程序的设立，在于保证专利权只授予真正做出该项发明创造的人或是与发明人直接相关的其它主体，防止因欺骗或其它不正当行为获得专利授权。相比美国专利法中传统的抵触程序，溯源程序保证了在先申请制度下^[注2]，真正发明人的利益不受损害。

从美国专利法的相关规定来看，深圳公司可以启动溯源程序来夺回关于新面板的专利申请。但必须满足以下条件：第一，深圳公司必须就同样的权利要求提出专利申请；第二，深圳公司必须证明自己是专利的真正发明人；第三，深圳公司必须证明美国公司在先申请是源自（derive from）深圳公司；第四，深圳公司必须在美国公司关于新面板的专利申请公开后一年内启动溯源程序。

以上四个要件中，深圳公司关于新产品的研发记录可以支持第二项要件；深圳公司通过邮件向美国公司提供新面板的包括图纸在内的技术信息的邮件可以支持第三项要件。但是要想启动溯源程序，深圳公司还需要就同样的权利要求在美国提出专利申请，以符合第一项要件。在仔细分析美国公司的专利申请后，律师初步判断，如果想要较全面覆盖新面板的技术特征，深圳公司至少需要提交2-3个专利申请，而在美国的专利申请最迟需要在2016年7月14日前提交。深圳公司关于新面板的研发是在中国国内进行的，因此在向提交专利申请前又必须先在中国提交专利申请。

此外，目前启动溯源程序案件少、成功率难以判断。经过咨询多位美国专利律师得知：由于溯源程序是2011年新《美国发明法案》中设置的程序，本案之前启动溯源程序的案件大约仅有6件，已经有结果的一半案件中，启动溯源程序的一方都未能成功主张专利申请权。这就意味着溯源程序的成功率令人担忧，至今为止未能有成功案例说明溯源程序的复杂性，也无法为本案提供举证或其它方面的指引。

2. 专利无效程序

鉴于溯源程序的复杂性和成功率的不可预知性，律师不得不考虑采用专利无效的方式。根据新美国专利法，通过行政手段无效专利有两种制度，一种是双方重审制度（Inter Partes Review），一种是授权后重审制度（Post Grant Review），两种制度在可以提出的专利无效理由、启动时间方面有所不同，具体区别如下：

深圳公司只要提交在2014年7月16日前新面板在先销售的证据，美国公司在美国关于新面板的专利申请即非常有可能被无效。专利被无效的后果是，美国公司不再拥有专利权，但同时深圳公司也将无法拥有对新面板的专利权，也将导致无法禁止他人在美国使用和销售与新面板类似的产品。

3. 侵占商业秘密

从前述分析可知无论是溯源程序还是专利无效程序，都不能弥补因美国公司抢先申请专利而给深圳公司造成的损失。律师开始考虑深圳公司是否能针对损失寻求索赔的问题。

经过再三分析，律师认为可能的索赔理由只有一个，即侵占商业秘密（Misappropriation of Trade Secret）。在本案中商业秘密侵占成立大体需符合三个要件：

(1) 美国公司在专利申请中描述的新面板的技术方案构成商业秘密。根据《德克萨斯州统一商业秘密法》（《Texas Uniform Trade Secrets Act》），商业秘密须具备价值性、保密性、秘密性。新面板不同于市场上其它面板的技术优势足以说明新面板的技术方案的价值性。深圳公司在公司内部对于新面板的图纸和技术资料的严格管理措施，以及深圳公司在与美国公司签署Supplier Agreement之前拒绝向美国公司提供新面板的事实能够表明这些技术信息的保密性。秘密性，即不为公众所知悉。在美国公司申请美国专利前，深圳公司一直没有在自己公司网站上公开过新面板，更没有向其它客户披露过关于新面板的任何技术信息，因此关于新面板的技术信息在美国公司申请美国专利前一直处于秘密状态。虽然在美国公司申请美国专利前，深圳公司曾向美国公司出售过少量试产的新面板用于测试，但深圳公司与美国公司之间存在有保密义务，因此深圳公司向美国公司的销售行为不会导致这些关于新面板的技术秘密丧失秘密性。律师判断，美国公司为了避免他们关于新面板的专利被无效，应该不会主动提出上述专利申请前新面板销售的事实。

综上可知，新面板的技术信息基本符合价值性、保密性、秘密性三个要件，构成商业秘密。

(2) 美国公司从深圳公司处获取了相关技术信息。在本案中，美国公司与深圳公司之间往来的大量邮件能体现出美国公司向深圳公司索取技术资料、深圳公司向美国公司提供技术资料。

(3) 美国公司使用或披露了商业秘密。美国公司在其美国专利申请中不仅包含了大量新面板的图纸，而且其专利的权利要求中也包含了大量的新面板的技术特征。美国公司提交专利申请的行为，构成对深圳公司关于新面板的技术秘密的“使用”和“披露”。

(二) 仲裁程序中的保密措施——保护令（Protective Order）

1. Protective Order 文本的达成

本案最大的争议焦点在于新面板是由谁研发的，深圳公司为证明新面板由自己研发，必须提交关于新面板的研发资料和特殊生产工艺，而这些是美国公司尚未掌握的核心技术秘密。如果按照通常程序进行证据交换，就有可能造成商业秘密的“二次泄密”。

对于这种情形，在国内涉及商业秘密的民事审判实践中，有些法院的处理方式是^[注3]：第一，对证据展示采取对等原则，即原告在举证商业秘密材料时向被告展示到什么程度，被告也应该向原告展示到什么程度；第二，对证据材料采取逐层开示原则，即将涉及商业秘密的技术资料分为外围技术和核心技术，每部分具体又可分为若干层次，然后按照对等原则，从外到内，层层开示，层层质证，展开的层次以足以认定被告侵权与否为限；第三，对证据材料有限的交换原则。为避免当事人掌握对方当事人的书面商业秘密资料而导致商业秘密传播的失控，在证据交换的方式上，有些法院采取不在当事人之间交换核心技术资料的做法，而要求各方当事人到法院阅卷，在法庭组织下进行证据开示并质证的做法。

为了防止“二次泄密”，律师最开始向仲裁庭提出请求：允许双方先向仲裁庭提交证据，由仲裁庭根据案件的进程再逐步向双方交换证据，且对于深圳公司提交的设计核心技术证据暂时不向美国公司做披露。但仲裁庭立即否定了这些请求，仲裁庭认为不向另一方交换证据势必剥夺了另一方对证据进行回应的权利，有悖公平原则；但考虑到律师提出的保密原则，仲裁庭可以发布一项Protective Order，作为对于本次仲裁程序的保密措施；仲裁庭会提供一个适用于美国法院的Protective Order，具体条款及内容需要由双方当事人来合意达成。

在原有的Protective Order文本中，保密资料仅有一种类型，即标有“CONFIDENTIAL”的文件，凡是标记有“CONFIDENTIAL—SUBJECT TO PROTECTIVE ORDER”的任何文件，各方当事人（包括律师、及律师事务所的雇员、专家证人）不得向他人披露也不得自行使用。

但律师认为这样的保密措施仍会造成深圳公司技术秘密的“二次泄密”，因此增加了一种保密信息的类型——“HIGHLY CONFIDENTIAL”，这种类型的保密信息在本次仲裁中只能由仲裁庭、双方律师、专家证人可以看到，双方当事人都不能看到，因此这类文件会打上“HIGHLY CONFIDENTIAL—ATTORNEYS’ & TRIBUNAL’S EYES ONLY”的标记。“HIGHLY CONFIDENTIAL”保密措施的设定，在理想状态下，既能使双方律师能看到对方证据以便庭审中进行交叉询问，又使得对方当事人不能直接接触到核心技术证据。

美国公司律师收到修改后的Protective Order文本后，也意识到了对于“HIGHLY CONFIDENTIAL”信息不能向当事人做披露的限制。因此他们也对“HIGHLY CONFIDENTIAL”信息的范围增加了限制性规定——被标记为“HIGHLY CONFIDENTIAL”应当是深圳公司未向美国公司披露的技术秘密。因此，将来深圳公司提交的被标记为“HIGHLY CONFIDENTIAL”的信息是不能主张为深圳公司被美国公司侵犯的商业秘密。

美国公司的这个限制性条款的加入，促使律师必须非常谨慎地考量提交的3300多页证据的每一页是否属于深圳公司被侵犯的商业秘密，如果是，则不能打上“HIGHLY CONFIDENTIAL”的标记；因此如果被标记上“HIGHLY CONFIDENTIAL”，那么该页证据中包含的内容将不可能被主张为被侵犯的商业秘密。所以，律师必须一方面进行着证据保密定级的工作，另一方面同时进行着深圳公司被侵犯的商业秘密点的总结。最后根据美国公司关于新面板的专利申请中公开的内容，律师罗列了五方面共13项商业秘密。经过庭审的检验，本案律师对商业秘密点的总结以及每一份证据保密等级的划分没有让对方从技术上找到反驳理由。

2. Protective Order对证据提交的影响

Protective Order中保密措施不仅针对双方提交的证据，而且还针对接下来的证人证言和专家报告，甚至是后来的庭审。在律师提交的三份证人证言中，其中有两份证言主要讲述新面板的研发思路和过程，其中必然有设计美国公司原来并不知晓的核心技术秘密。专家报告中一个重要的部分是从双方所提交的关于新面板的技术资料来判断哪一方更有可能是新面板的真正研发方，也必然有对一些深圳公司提交的核心技术资料的引用和评述。因此，律师在提交证人证言和专家报告时做了两个版本，一个版本标记上“HIGHLY CONFIDENTIAL—ATTORNEYS’ & TRIBUNAL’S EYES ONLY”，这个版本只能美国公司的律师和专家能看；而另一个版本把一些涉及核心技术的内容进行了涂黑（Redacted）处理，标记上“CONFIDENTIAL—SUBJECT TO PROTECTIVE ORDER”，这个版本美国公司可以看到。

在开庭前，双方交换了Pre-hearing brief后，律师发现美国公司提交过的证据中也有一些涂黑部分，主要是一些美国公司维修票据。票据上的维修内容和进行维修的人被涂黑后，无法判断这些被涂黑的票据是否与深圳公司出售给美国公司的新面板维修有关，是否是合理的维修费用。但美国公司并没有准备两个版本，为此律师向仲裁庭提出了异议，仲裁庭要求美国公司向深圳公司的律师提供没有涂黑的维修票据。

3. Protective Order对庭审的影响

双方提交的文件、证人证言、专家报告中，只有深圳公司提交的证据真正因涉及核心技术秘密而有“HIGHLY CONFIDENTIAL”部分，因此当美国公司的律师针对深圳公司的反诉对深圳公司的证人进行交叉询问时，需要时刻注意盘问的内容是否涉及“HIGHLY CONFIDENTIAL”的内容，如果有，深圳公司代理律师必须及时提出异议，要求美国公司的证人暂时离场。

(三) 证据开示（Discovery）

1. 证据开示制度的意义

证据开示（Discovery）是英美法系民事诉讼中“允许一方当事人通过他方当时人来获得案情的一种程序。证据开示帮助诉讼当时人在民事案件中为开庭做准备”。^[注4]

2. 证据开示的规则和具体流程

在本案中，证据开示程序无疑是对中国大陆的当事人和律师的一项重大挑战之一。本次仲裁中进行了两次证据开示：一次是在2015年11月29日，关于美国公司请求中涉及的独家权和保修两个问题；一次是在2016年2月29日，关于深圳公司反请求的商业秘密侵权。

律师在Request to produce中列出了大量美国公司需要证明自己是新面板研发人的文件，如新面板的原始图纸、研发过程资料、新面板的测试文件、美国公司的研发和生产面板的设备及场地，以及美国公司向深圳公司提供新面板技术信息的证据。如果美国公司真的是新面板的研发方，这些文件理应持有，美国公司无法对这些文件出示请求提出反对。此外，从前期的美国公司提交的证据中律师发现美国公司主张是新面板雏形的Ultrapanel与深圳LJ公司（国内一家大型LED面板制造商）的专利非常相似，很有可能就是由深圳LJ公司制造，美国公司向其购买的。因此，律师要求美国公司提供与深圳LJ公司所有的邮件往来记录以及双方合作文件，后来的确找到了美国公司和深圳LJ公司于2008年签署的面板购买合同，这为后来主张美国公司不具备面板研发能力提供了有利的证据支持。

如前所述，第二次证据开示的文件由于涉及技术秘密，所以双方是在仲裁庭发布了Protective Order后才提交。本案律师将第二次证据开示中的3200多页文件分成了三类：标记为“HIGHLY CONFIDENTIAL”，标记为“CONFIDENTIAL”，以及没有打任何标记即不需要采取保密措施的文件。所有的文件必须以PDF格式提交，并且在文件右上角打上文件的连续编码，便于日后证据的引用。美国公司则提交了3800多页证据，且绝大多数文件与案件没有关系，甚至还夹杂了大量LED显示屏上播放广告的文件，经过筛查发现大约只有10%的证据与Request to produce有关。事实上这就是美国公司应对证据开示程序的策略之一——海量战术，即提交大量无关文件，并将所有文件顺序全部打乱，为对方找到有用文件制造障碍。

(一) 只要足够专业，蝼蚁也能撼动大象

在本案中，美国公司的母公司是美国行业内排名TOP10的广告公司，而深圳公司仅是一家在国内中高端领域有自主研发能力的小型企业。两家公司经济实力悬殊，而国际仲裁具有费用高昂的特点，往往被称为“富人的游戏”。但深圳公司作为占理的一方，包括律师团队、专家证人、事实证人以及翻译在内的所有诉讼参与人都抱着不论如何都要为中国企业维护合法权益的信念，齐心协力，在本案中投入了大量的精力，才逐渐改变了案件中双方的力量对比状况。

首先，深圳公司所聘请的律师团队在知识产权领域的专业知识和执业经验更占优势。此次仲裁中的核心问题是关于专利所有权和商业秘密的，美国公司聘请的两家律师事务都不是专精知识产权领域的律师。反之，代表深圳公司的律师团队成员则由两名中国知识产权律师和一名美国专利律师组成，在知识产权领域经验丰富。

其次，深圳公司对解决方式的选择也是本案的制胜关键。如前所述，面对本案深圳公司可以选择的三种途径，律师团队对每一种途径都进行了详细深入的调查分析，试图寻求其中成功率最高的方式。事实上，溯源程序和专利无效程序在表面看来，都是相当不错的选择，深圳公司所持有的证据似乎在这两种方式中都有很高的制胜可能，律师团队则进行了详细考察，从溯源程序的复杂和不确定性以及专利无效可能对深圳公司的长远影响出发否定了这两种方式，最终选择了最为快速且直接可获得赔偿的第三种方式。笔者认为，这点也对其余中国企业的海外应诉有着重要的借鉴意义，敦促企业在应诉时，慎之又慎，选择最妥适的解决方式，获取最大化的收益并避免遭受不必要的损失。

最后，最重要的一点是深圳公司律师团队在技术问题上投入了大量精力。自接受委托介入案件后即开始对案件中涉及到的三种面板的技术特征进行充分的研究和总结，帮助深圳公司整理出了新面板的详细研发经过以及完整的研发证据。律师团队通过大量的研究分析，对各项技术问题均有透彻的理解，从而才能与深圳公司的专家证人进行充分讨论，并对专家报告的撰写提供了建设性意见。相反，美国公司律师对技术问题的分析和理解显然是准备不足、不够充分的，在仲裁过程中几乎回避了所有关于核心技术问题的争论。

(二) 企业开展海外业务，必须要有海外专利布局意识

专利风险已经成为中国产品出口海外的最大风险。中国企业应在产品出口前对目标地进行与产品相关的专利尽职调查，以评估产品出口后所存在的潜在专利侵权风险，并应当提前2年左右在目标国家进行专利布局、购买相应的专利等，然后再将产品销售至目标地。这样不仅可以有效地避免专利侵权风险，使自己的产品能够畅通无阻地进行销售；而且可以有效地防止自己的产品技术被模仿，甚至被剽窃。

(三) 中国企业必须重视研发资料的管理和保存

在本案中，深圳公司律师团队在第二次证据开示前花了三个月的时间帮助深圳公司来搜集和梳理零散的研发资料。很多中国企业缺乏对研发资料的归档和管理，各种文件往往散落在不同的部门，而且不注意保存研发过程的产品研发记录，而事后需要时再去搜集研发过程的证据时往往事倍功半。

研发资料和记录对于有意拓展海外业务的中国企业来说至关重要：一是对于先发明制的美国，符合法律要求的、有效的研发记录将有助于美国相关机构确定发明日和发明人，在专利申请和专利诉讼中用来提出针对先申请者的异议，以争取获得专利申请权或避免遭遇诉讼拖累。二是帮助企业保护其商业秘密，在出现研发人员跳槽到竞争对手并将技术秘密带走的情况，可以用研发记录证明技术秘密为本公司研发创造并拥有，以控诉对方侵犯了本公司所有的商业秘密。

(四) 应当积极应对才能在海外纠纷获得公平结果

对于我国当下或未来准备长期立足于海外市场的技术密集型企业，应在产品准备出口时即做好可能面临专利侵权诉讼或美国337调查的心理准备，并做好应对时相关资金上的安排。因为届时一旦发生面临专利诉讼或337调查的情况，中国企业将需要支付高额的诉讼费用和律师费。消极回避，甚至在相关程序中缺席，只会导致在相应程序中的不利结果，致使中国企业面临高额的赔偿金，甚至中国企业的产品永远被排除在该国市场之外。中国企业目前在美国337调查中的败诉率极高，究其原因，主要是因为很多中国企业在面临337调查时心生恐惧，认为自己不可能胜诉，从而选择了逃避和缺席。律师认为，当海外知识产权纠纷发生时，涉诉中国企业不应当有畏惧心理，应当勇敢、积极面对，一方面充分了解已涉诉的争议中的规则，全面准备、积极应诉，并利用程序性规定争取更多的搜集证据的时间；另一方面应尽可能针对对方提出反诉或启动专利无效程序，从而化被动为主动，增加更多制胜可能。