国浩视点 | 可预见性规则与等同原则的适用

众所周知，等同原则可以弥补文义解释的不足，防止他人通过非实质性改变专利方案来逃避侵权责任。正因为等同原则不必拘泥于权利要求的字面含义，具有较大的弹性，司法实践中容易出现过宽适用甚至是滥用的情况。为了避免等同原则的不当适用，司法实践中陆续又发展出一套对其限制适用的规则，可预见性规则即是其中一项。相较于禁止反悔、捐献原则、意图限定等限制性规则，可预见性规则的“曝光度”并不高。究其原因，主要是可预见性规则至今尚未被专利法或其相关司法解释所正式确立，理论界和实务界对其正当性及构成要件尚未形成共识。笔者在办的一起案件中，南京市中级人民法院适用了该规则对等同原则进行了限制，从而认定不构成侵权。借此契机，笔者详细梳理了可预见性规则的渊源与发展，并结合最高法对可预见性规则的适用情况，对相关问题进行明晰、研究。

(一) 可预见性规则在美国的司法实践

可预见性规则肇始于美国，1997年在美国联邦巡回上诉法院审理的Sage案中，雷德（Rader）法官认为：“在社会公众和有明确机会形成更广泛权利要求但却没有这样做的专利权人之间，必须由专利权人承担其权利要求的可预见变化无法获得保护的成本。”^[注1]

2002年Johnson案中，法官也就“可预见性规则”展开了激烈讨论。雷德法官在赞同法院审判结果的同时，提出应将适用“可预见性规则”作为本案的替代性的方案，“等同原则不包括专利起草人在申请过程中合理预见并可以写入权利要求中的内容，这一原则加强了权利要求的公示作用。”^[注2]首席法官MAYER对此也表示赞同，但洛里（Lourie）法官却表示反对，他表示：“雷德法官认为专利申请人应该在其专利申请中涵盖其发明创造范围内可以预见的全部内容，这是正确的。我自己是一名专利律师，在我那个时代起草了许多专利申请，我相信绝大多数专利从业者都是这样做的。然而，我并不认同可预见性的概念将简化等同原则的问题。事实上，它将引发新的事实问题。”^[注3]具体的：第一，如何确定专利申请时本领域技术人员是可以预见到是困难的；第二，该规则与非显而易见性有些相似，适用该规则会导致主张等同侵权的原告需要证明被诉侵权方案是非显而易见的或无法预见到的，而被告则需要说明被诉侵权方案是显而易见的，可以预见到的，这恰好与正常所见的原被告主张相反。

在激烈的讨论之下，2014年Ring一案中美国联邦巡回上诉法院就该问题进行了澄清，明确美国在专利侵权诉讼实践中从未设立可预见性规则来限缩等同原则的适用范围。^[注4]

值得一提的是，美国专利侵权诉讼中关于等同原则的适用情况和我国存在本质差异。经估计，美国法院适用等同原则认定侵权成立的案件比例不超过20%^[注5]，所以实践中并不存在等同原则被滥用而需对其进行限制的现实需求。然而，等同原则在我国的适用率却很高，仅北京高院适用等同原则认定侵权成立的案件比例就超过了70%^[注6]。导致该差异的主要原因在于国外的专利制度起步较早，代理人的专利撰写水平较高，可以通过详细、周延的撰写将可以预见到的等同特征包括在权利要求之中，侵权认定时无需再通过等同原则对字面含义进行扩张。这一点读过美国专利文件的专业人员会有更为直观的认识。

(二) 可预见性规则在我国的发展

1. 可预见性规则尚未进入专利法及其司法解释

2003年最高法发布的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿2003.10.27-29）》第十一条第三款曾规定：权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日是显而易见的，而申请人未将该变换特征写入权利要求，权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的，人民法院不予支持。但2009年最高法正式出台的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》并未包含前述内容。

随后，2013年上海市高级人民法院（以下简称"上海高院"）民三庭发布《等同侵权的司法认定》，该文件肯定了可预见性规则：“权利要求中记载的未被修改技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日无需创造性劳动就能想到，或者权利要求中记载的被修改技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在技术特征修改日无需创造性劳动就能想到，而在申请时或者修改时未将该种变换特征写入权利要求中，权利人在侵权诉讼中对该种变换特征主张等同侵权的，人民法院不予支持。”^[注7]估计是上海高院也意识到我国专利审查过程中权利要求的修改规则过于机械，可预见性规则在司法实践中可能存在推行困难。因此表示：“有可能存在申请人在申请时或者修改时本可以预见到某一等同技术特征，但由于修改机会与修改方式所限，而不能将当时已经预见到的等同技术特征写人权利要求，而后来的侵权诉讼中又不允许主张等同侵权，这种情况下对专利权人并不公平。”^[注8]

目前，对可预见性规则进行了详细规定的是北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）发布的《专利侵权判定指南（2017）》（以下简称《北高指南》）第六十条，对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。有两点内容值得关注：一是北京高院对可预见性规则的适用对象进行了区分；二是将可预见性规则限定在申请时或修改时明知或足以预见到的替代性特征。

2. 可预见性规则在司法实践中的应用

相较于立法层面的滞后，司法实践先行一步，但适用该规则的案件数量并不多。

(1) 上海高院首开先河，最先引入可预见性规则来限制等同原则的适用

在（2011）沪高民三（知）终字第90号案件中，上海高院认为，“专利授权或者无效宣告程序中，专利申请人、专利权人对权利要求进行限制性修改的，在专利侵权诉讼中，不得以被控侵权技术方案中的技术特征与权利要求中被限制性修改的相应技术特征相等同为由，认定等同侵权成立。但该等同技术特征在权利要求修改时是所属技术领域的技术人员不能预见的除外。”^[注9]

(2) 最高法对于可预见性规则亦有适用记录

2015年11月12日，最高法在再审申请人孙俊义与被申请人任丘市博成水暖器材有限公司侵害实用新型专利权纠纷案件中，阐明了应以可预见性规则限缩等同原则适用的裁判立场。

最高法认为，“该案中，涉案专利的权利要求1和说明书均记载进水套的上表面呈锥面。这表明，孙俊义在申请涉案专利时将其要求保护的技术方案限定为进水套的上表面呈锥面，不是平面，而锥面或平面均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案，因此，专利权人将权利要求中该技术特征限定为锥面是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外。鉴于此，在侵权判定时，不能将技术特征“锥面”扩张到“平面”予以保护，否则将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖，从而损害社会公众的利益，动摇专利制度的基石。”^[注10]

该案中，专利权人还援引前案中最高法已经作出等同侵权的判断结论。对此，最高法认为，“一方面，随着专利制度的进一步普及和发展，专利权人的专利文件撰写水平不断提高，专利行政部门对专利申请文件的撰写要求更为严格，等同原则对于撰写水平较低专利的保护作用在逐级减弱；另一方面，人民法院对等同原则的认识更为深刻，对等同原则的适用也更为严格和谨慎。故最高法（2009）民中字第157号民事裁定对等同侵权的认定并不影响本案侵权是否成立的判定。”^[注11]

这两个案件为最高法在不同时期就同一专利侵权作出的截然相反裁判，这充分表明随着我国专利制度的发展，尤其是专利侵权诉讼的实践探索，人民法院在等同原则的制度设置及尺度把握上都有了新的理解。通过前后裁判观点的变化，也传达出提高专利质量、保护优质专利的现实需求和政策导向。

(3) 最高法知识产权法庭设立后积极探索可预见性规则的适用

笔者以“专利权纠纷”“等同原则”“可预见”为关键词进行检索，经筛选得到6篇终审判决，详见表1。

表1 检索结果汇总

通过上述案例不难发现，自最高法知产庭设立后，在专利侵权诉讼中适用可预见性规则的判例虽不多，但相较于地方法院，最高法知产庭对于该规则的态度还是较为积极的。从判决结果来看，最高法已在多个案件中适用了可预见性规则对等同侵权进行限制。但需要指出的是，最高法知产庭对于可预见性规则适用的对象和标准并未予以特别明晰，仍有进一步讨论的必要。

作为“法官造法”的产物，适用可预见性规则对等同原则进行限制，首先需要解决其正当性的问题，即应否引入该规则对等同原则进行限制。具体考察维度可以从可预见性规则是否会动摇等同原则的制度基础，是否会导致专利申请撰写成为不可能完成的事情，以及是否符合当前的知识产权政策。

(一) 是否会动摇等同原则的制度基础

等同原则勃兴于美国，后逐渐被各国借鉴。等同原则在我国发展也是从“法官造法”开始，直到2001年发布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的第十七条中才首次规定等同原则。关于等同原则的制度基础大致可以归为以下两种观点：

一种观点认为，设立等同原则是因为文字描述本身具有局限性，专利撰写时客观上无法将可以预见到的全部实施方式通过一套词汇、语法结构体现在权利要求书和说明书中，从而清楚、准确地限定专利权保护范围。司法实践中大部分侵权人也会对专利权利要求记载的技术方案进行非实质修改，以规避字面侵权。

另一种观点认为，等同原则主要是对专利权人在申请专利时客观上无法将授权后出现的侵权方案纳入权利要求字面含义而给予适度放宽解释的一种补偿措施，这种补偿建立在专利权人难以预见专利申请后因科学技术发展而产生的新的替代性技术手段。

应该说这两种观点都具有一定的合理性，在不同历史时期分别占据主导地位。在早期专利撰写水平较低时，第一种观点有助于加强知识产权保护，避免专利权人成为字面含义的牺牲品，对鼓励专利申请、打击抄袭行为起到了正面作用。但随着社会对专利质量的重视以及专利代理水平的提高，第二种观点显然更符合当前提高专利质量、提升权利要求公示性的社会期待。如此可见，在第二种观点之下，可预见性规则与等同原则的制度基础以及立法初衷并不违背，两者价值取向一致，即对权利人提出了更高的要求，对于申请时明知以及可以预见到的替代性技术特征应该尽可能纳入权利要求的保护范围，否则侵权判定时无法适用等同原则。

(二) 是否会导致专利撰写成为无法完成的工作

对于可预见性规则，学界有观点认为适用该规则对专利申请人的撰写能力要求过高，是一种“纯理想化模式”，^[注12]从而可能导致专利撰写成为无法完成的工作。

然而，在本文看来，对于专利申请时明知或者可以预见到的替代方案，完全可以通过一定的撰写技巧将其纳入权利要求的保护范围，这种对专利撰写的要求并未超出专利代理人的能力范围。如前述表1中的案例2所示，既然专利权人知晓红外传感器和霍尔传感器均可以解决其所要解决的技术问题，完全可以在权利要求1中使用上位概念“传感装置”来涵盖这两种传感器，并在说明书中明确传感装置可以为红外传感器或者霍尔传感器。或者，还可以将红外传感器和霍尔传感器分别作为从属权利要求。

实际上，撰写者从来不会担心无法将可以预见到技术手段都纳入权利要求的字面含义之中，而是担忧可预见的标准是什么，什么情况下会被认为是可以预见的，什么情况属于不可预见的。总之，这属于可预见性规则可预见性规则适用层面需要解决的问题，但不能因为标准尚未统一就影响其自身的正当性。

(三) 是否符合当前的知识产权政策

目前，我国正处于由制造大国向创造强国转变的关键阶段，《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》明确在知识产权保护过程中，要坚持质量优先，加快推动知识产权工作由追求数量向提高质量转变，大力培育高价值核心专利。引入预见性规则可以倒逼权利人更加重视专利撰写质量，从而有助于培育高价值核心专利。自1984年专利法颁布实施以来，至今已三十余载。根据《2022年中国知识产权发展状况评价报告》显示，2021年全国执业专利代理师共计26840人^[注13]。我国的专利代理人才达到了相当大的规模，已经从“想写好但不会写”到“有能力写好但不一定能写好”（受限于专利代理费用较低，专利代理师有能力写好但没时间写好）的局面转变。可预见性规则可以让专利权人认识到专利撰写的价值，从而愿意支付更高成本去追求高质量的申请文本。专利代理的整体成本提升后，低价大规模编造专利的情况也会得到一定程度的抑制。同时，从成本角度出发，专利权人在申请时避免适用可预见性规则的成本显然低于社会为其撰写失误埋单的成本。

综上，虽然学界及实务界对可预见性规则的适用仍存在较多争议甚至担忧，担心可预见性规则会对专利申请造成较大压力，不当压缩专利权人的利益；但是这些担心本身并不足以否定可预见性规则的正当性以及其对提高专利申请质量的现实作用。实际上，学界和实务界争议的实质是对可预见性规则适用对象及证明标准尚未形成共识，担忧该规则被滥用，从而严重损害专利权人的利益。

(一) 可预见性规则的适用对象

可预见性规则限制的是技术特征的等同范围，因此其适用对象应当是技术特征，而非技术方案。对于一项权利要求中的技术特征，最简单的划分方法有前序部分的技术特征以及特征部分的特征，也可以根据所要解决技术问题以及实现的技术效果出发划分为发明点以及非发明点的特征。就可预见性规则而言，其作用的技术特征应是无差别的还是要有所区分，实务界并未形成一致意见。

1. 《北高指南》对适用对象作了划分

根据《北高指南》第六十条的规定，可预见性规则仅适用于三种技术特征：发明专利的非发明点技术特征、修改形成的技术特征以及实用新型专利的技术特征。对于上述北京高院的划分，有观点认为既顺应了专利制度的发展趋势，又符合效率原则，增强了实践中的可操作性^[注14]。然而，我们也注意到在（2020）最高法知民终1429号案件中，最高法针对争议特征“霍尔传感器”并未首先认定该特征的性质，是属于发明点特征还是非发明点特征或者是其他类型的技术特征，而是直接认定霍尔传感器和红外传感器均为涉案专利申请时该领域技术人员普遍知晓的技术手段，应适用可预见性规则。

关于北京高院对可预见性规则适用对象的划分方式，本文认为有两点值得商榷，一是非发明点技术特征适用可预见性规则是否具有正当性基础；二是在专利侵权诉讼中如何认定争议特征属于发明点特征还是非发明点特征。

(1) 关于非发明点技术特征适用可预见性规则的正当性基础，北京高院认为，“主要考虑在于非发明点技术特征系专利申请时现有技术中已经存在的已知技术手段，在整个发明技术方案中属于辅助性技术特征，专利权人及其代理人在提出专利申请时，能够比较准确、全面地判断现有技术中哪些已知技术手段具有辅助发明点特征共同实现发明目的的作用，对专利权人及其代理人提出较高的撰写要求是合理的。而发明点特征是专利技术方案的创新之所在，对其给予比非发明点特征更宽的等同范围。而且，由于发明点特征是创新性内容，在申请专利时如何概括、表述该特征，也会面临更大的困难和更多的不确定性。”^[注15]

乍一看该逻辑具有一定道理。但细究起来，可能无法实现对发明点强保护的初衷。通常认为，发明点技术特征是指该发明创造相对于现有技术作出贡献的技术特征。根据保护力度和贡献相适应的原则，发明点才是专利保护的重中之重。设想一个场景，被诉侵权产品抄袭了专利的发明点，但是在非发明点上进行了细微修改，并通过可预见性规则逃脱了等同侵权。这种情况下，虽然守护了对非发明点撰写水平的要求，但却失去了对专利真正创新之处的保护，本末倒置。

另外，代理人在撰写专利过程中，是围绕发明点构建技术方案的合理保护范围，对发明点施以更高的注意力，花费的时间也明显更多。对于非发明点，往往只是给出一种具体的实施方式。换言之，在撰写能力一定的情况下，现实中更容易将发明点撰写好。这种对非发明点的撰写严要求，对发明点反而宽松的理念明显与实操不相适应。

(2) 关于专利侵权诉讼中如何明确发明点技术特征与非发明点技术特征，目前也存在较大争议。由于发明点技术特征是该发明创造相对于现有技术作出贡献的技术特征，因此，普遍认为发明点的确定具有相对性，其是相对于最接近的现有技术而言的，最接近的现有技术不同，发明点也可能不同。专利授权及确权程序中，由于引入了多份现有技术，对发明点的确定和评价相对容易。但在专利侵权诉讼中，如果各方没有引入现有技术，法院只能根据涉案专利说明书所记载的背景技术、发明内容以及技术效果等内容确定涉案专利的发明点技术特征。此时确定的发明点是否为该专利真正作出贡献的部分存疑。因此，《北高指南》对适用对象的划分可能与其设想的保护效果大相径庭。

2. 当前司法实践中对于“涉及位置、连接关系”的特征以及非此类特征采取了不同态度

虽然北京高院的意见在司法实践中并未得到普遍适用，但我们也注意到在有的案件中，法院对于不同技术特征是否适用可预见性规则采取了不同的态度，当然这种区分是有意为之，还是无意之举，尚难判定。以前述表1中的案例2和案例6为例：

表2：（2020）最高法知民终1429号案件中对不同技术特征的认定

表3：（2022）最高法知民终1182号案件中对不同技术特征的认定

由上表可见，在最高法知产庭审理的两起专利侵权案件中，一审法院对于部分特征适用了可预见性规则否定了等同特征认定，例如霍尔传感器和红外传感器、卡扣连接和磁铁吸附；对于另一部分特征则直接认定构成等同，例如涉及位置、连接关系等技术特征。直观感受，对于前者技术特征，法院似乎更倾向于引入可预见性规则排除等同原则的适用，而且往往会将可预见性规则和被诉侵权产品所用的替代特征不符合等同原则结合起来论述。

例如前述案件中，关于霍尔传感器和红外传感器，最高法认为，“首先，...不能将‘霍尔传感器’扩张到红外对管等其他传感器予以保护。其次，现有证据不足以证明被诉侵权产品与涉案专利上述技术特征的技术手段基本相同。综上所述，原审判决认定二者不构成等同特征的结论正确，本院予以确认。”^[注16]同样的，（2021）渝01民初617号案件中亦采用了相同的裁判逻辑。

对于前述案件中一审法院的不同态度，本文认为可能的原因是，非位置、连接关系类特征往往在技术手段上存在较大差异，该差异明显大于对位置、连接关系进行简单变换的难度。这也是为何前述案例中，在适用可预见性规则的同时，又对不满足“三基本”进行了论述。而位置、连接关系的简单变换可能是多种多样的，客观上难以通过上位概念进行提炼，即便可以概括也可能会导致位置、连接关系无法被描述清楚，这也有违权利要求应当清楚的撰写要求。因此如果内部证据显示专利权人并未刻意追求涉案专利记载的位置或连接关系，本领域的技术人员则会倾向认为该权利要求用语并未排除简单变换的替代特征。在此情形下，考虑到涉及位置、连接关系的技术特征更容易被他人规避抄袭且不易通过上位概念予以描述，适用等同原则提供较宽保护并不会导致专利权人和社会公众之间利益失衡。

(二) 可预见性的证明标准

根据最高法知产庭近期的裁判意见^{[注17][注18]}可以将其在个案中适用的可预见性规则总结为，如专利权人在撰写专利申请文件时未将已经明确知晓或该领域技术人员普遍知晓的技术手段纳入权利要求的保护范围，那么在侵权比对时不能再适用等同原则将该技术特征纳入保护范围。

已经明确知晓的技术手段比较容易理解，其主观上指向的是“明知”。关于“明知”的证明标准相对明确，被诉侵权人可以从涉案专利及其同族专利的审查档案、专利权人相同或者相近领域的在先申请专利或专利权人已实际运用等同技术手段的相关证据入手，举证证明专利权人在专利申请日已明确知晓这一客观事实。

对于“该领域技术人员普遍知晓的技术手段”是否指向主观上“可以预见”的认定标准，则需要进一步分析。本文认为，如何认定替代性技术特征是权利人申请时可以预见到的，或者足以预见到的，是可预见性规则适用中的难点问题，也是保证可预见性规则不被滥用的关键问题。是否可以预见涉及到对权利人主观状态的推定，可以借鉴侵权法中过失认定的基本思路，即主观认定客观化，通过衡量个体行为与客观标准之间距离推定其主观状态。在专利法领域，这一客观标准应当站位本领域技术人员，并以本领域技术人员的认知水平作为可以预见的判断基准。

在本文看来，最高法知产庭裁判意见中的该领域技术人员普遍知晓的技术手段即是认定权利人申请时能否预见到替代性技术特征的客观标准。也就是说，如果替代性技术特征在申请时属于本领域技术人员普遍知晓的技术手段，则应当认定该替代性技术特征属于权利人申请时可以预见到的技术特征，从而可以适用可预见性规则限制等同范围。本领域技术人员普遍知晓的技术手段应当包括属于公知常识以及惯常手段替换的技术特征，而不能包括一般性的现有技术，否则对可预见的判断将会与授权确权程序中新颖性、创造性的判断混为一谈^[注19]，也容易导致可预见性规则被不当适用，从而动摇等同原则的根基。实践中，被诉侵权人可以从公开发行的教材、工具书籍、专业文献、相关领域的背景技术状况以及专家分析意见等入手，论证争议特征和替代特征属于本领域的公知常识或惯常技术手段的替换。

随着我国专利制度的发展，提高专利质量已经成为社会共识。在此背景下，等同原则的适用必然会受到越来越多的限制，以此倒逼专利撰写水平的提高。尽管对于可预见性规则的适用仍有很多问题需要更为深入的讨论，但应当看到可预见性规则符合我国当前知识产权政策取向，具有较强的生命力。当然，可预见性规则也需要在更多的司法实践中得到检验和厘清。

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