国浩案例 | 专利权评价报告在专利权属纠纷案中的作用分析

A环境技术公司承接了一项尖端机械装置的研发任务，并为此组建了专业团队开展研发工作。2020年8月，经过前期艰苦的研发历程，该专业团队完成了第五代样机的研发及结构设计。为进一步优化该装置的密封性能，A环境技术公司通过第三方介绍找到了B智能科技公司，希望其提供帮助。在双方洽谈合作的过程中，A环境技术公司陆续将装置的全部技术资料发送给了B智能科技公司，同时还向B智能科技公司的技术人员详细介绍了装置的技术原理。在此过程中，A环境技术公司多次强调以上研发项目须进行保密，同时B智能科技公司也应要求签订了《保密责任承诺书》。在后续合作过程中，双方在第五代样机的基础上对装置的结构进行了一定程度的调整。

2020年10月，B智能科技公司擅自将以上装置通过“一案两请”的方式向国家知识产权局同时申请了实用新型专利及发明专利。A环境技术公司在得知B智能科技公司将案涉装置申请相关专利后，遂向某市中级人民法院提起诉讼，要求法院依法确认该装置的相关专利权属于A环境技术公司所独有。

在该案一审审理过程中，国家知识产权局根据B智能科技公司的申请出具了《实用新型专利权评价报告》（以下简称“《评价报告》”），报告得出的初步结论如下：

权利要求1-3、5-8、10不符合授予专利权条件，权利要求4、9未发现存在授予专利权条件的缺陷。

随即，B智能科技公司便在诉讼中主张其认可案涉专利是在A环境技术公司的基础上完成设计，但是其主要作出升级的部分恰恰就是权利要求4和9，因此案涉专利应当属于B智能科技公司所独有。

某市中级人民法院认为：由于除了权利要求4和9之外的其余权利要求不符合专利权授予的条件，因此该部分技术特征对专利权利归属的认定无参考意义。又因权利要求9中的技术特征（关于密封部件的选择，如格莱圈或双格莱圈）是双方共同形成的技术成果，即双方均对发明的实质性特点作出了创造性贡献。因此，一审法院直接根据《评价报告》判决专利权归A环境技术公司和B智能科技公司共有。

一审判决作出后，双方均不服并提起上诉。由于本案涉及尖端、复杂的技术问题，故根据《关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》的相关规定，案件施行“飞跃上诉”制度，直接由最高人民法院知识产权法庭进行审理。

最高人民法院对一审法院直接根据《评价报告》认定专利权属的判决进行了纠正。其认为：涉案专利的《评价报告》只是审理、处理专利侵权纠纷过程中的证据，而不是判定专利权有效性的直接依据，也不是认定各个权利要求是否符合新颖性、创造性的当然依据。同时，最高人民法院进一步查明了双方的合作背景及事实，并认为B智能科技公司在合作过程中，未经允许擅自将A环境技术公司尚未公开的技术成果申请专利的行为不仅违背了《保密承诺责任书》的约定，更违反了诚实信用原则。最终，二审依法改判，确认案涉装置的实用新型专利及发明专利申请权归A环境技术公司所独有。

(一) 判定对技术方案的“实质性技术构成”所作出的“创造性贡献”是解决专利权属问题的关键

一项发明创造完成研发后，随即便会产生法律意义上的归属问题。其中包括：1.谁有权提出专利申请，即申请专利的权利；2.在专利申请提出后、授权前，谁享有该“专利申请权”；3.专利申请获得授权后，该专利权归属于谁。

在本案中，主要涉及以上第2和第3项，即：发明专利申请权及实用新型专利的权属问题。在相关法律或双方签署的合同对专利权属没有特殊约定的情况下，技术成果的原始归属与专利权的归属往往是一致的，即发明人则为专利的权利人。根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条的规定，只有对发明创造的实质性特点作出“创造性贡献的人”才能成为发明人。同时，参照《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条的规定：“人民法院在对创造性贡献进行认定时，应当分解所涉及技术成果的实质性技术构成。提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人，是作出创造性贡献的人。”即：只有提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人，方可认定是其作出了创造性贡献。

因此，在专利权属纠纷案件中判定案涉技术方案实质性特点的创造性贡献由哪一方作出，是该类案件审理的关键。

(二) 专利权评价报告能否作为认定技术方案中“实质性技术构成”部分的直接依据

1.什么是专利权评价报告

根据《中华人民共和国专利法》（以下简称“《专利法》”）第六十六条第二款的规定：“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据”。

在我国目前的专利申请制度中，除了发明专利是采用实质审查外，实用新型专利和外观设计专利都是采用初步审查制度。相较于经过实质审查的发明专利而言，实用新型和外观设计专利仅经过初步审查即可获得授权，故其在节约审查程序、提高审查效率的同时也带来了专利权利稳定性差的问题。

在专利侵权纠纷中，为了提供途径给专利权人及利害关系人确认专利稳定性且便于解决相关纠纷，我国于2008年第三次修改《专利法》时增设了专利权评价报告制度。实用新型和外观设计专利的专利权人、利害关系人或被控侵权人，可以请求国务院专利行政部门对相关实用新型或外观设计专利进行检索，并就该专利是否符合相关法律规定的授权条件作出分析和评价，形成专利权评价报告，以此作为初步审查制度的补充。该报告是由国家知识产权局专利部门的专业人员经过大数据检索后出具的一份关于评价专利稳定性的分析报告，报告并没有绝对的专利确权效力。故司法机关和行政机关不能直接或仅凭报告就认定评价专利是否有效或无效，专利评价报告的作用及性质系为行政机关及司法机关在具体的实务案件中提供专家意见。在具体诉讼案件中，如一方当事人认为评价报告存在错误，可以在诉讼中通过举证及质证的方式，证明专利评价报告的结论不成立，并请求法院不予采信。

因此，专利权评价报告并不能作为认定专利权有效性的直接依据。

2.专利权评价报告的结论与技术方案中“实质性技术构成”并无直接关联

在判定具体由哪一方作出“创造性贡献”前，需要明确技术成果“实质性技术构成”的范围。而本案一审判决却直接根据《评价报告》的初步结论限定了技术成果实质性特点的范围，即将案涉专利文件上的技术方案范围缩小至仅包括权利要求4和权利要求9，并以B智能科技公司在以上权利要求的区别性技术方案上同样作出了一定程度的贡献，就确定其为专利的共有权人。

但如前所述，专利权评价报告并非认定专利权有效性的直接依据，其就实用新型专利的技术方案所得出的新颖性、创造性结论并不具有确权效力，其性质类似于专家意见，而专家意见并不能排除其余权利要求、技术方案的法律效力。在本案中，与之类似的，A环境技术公司在二审阶段向最高人民法院补充提供的由国家知识产权局四川审协中心出具的案涉专利技术方案的《稳定性分析报告》同样属于专家意见，但两份报告的结论却存在明显的不一致性。

根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条的规定，“实质性技术构成”应当是指发明构思中的实质性构成要素，而完成发明构思并实现技术方案则是成为发明人或共同发明人的必要条件。

本案中，最高人民法院并未根据《评价报告》对技术方案中“实质性技术构成”的范围进行限缩，而是结合项目的整体研发历程，认定B智能科技公司并未对案涉装置的实质性特点作出创造性贡献，且其违背诚实信用原则擅自申请专利的行为，实则侵害了A环境技术公司自主申请专利的权利，应当给予否定评价，并最终认定相关专利权属于A环境技术公司所独有。

1.组建专业律师队伍。在接受委托后，国浩贵阳根据产品的技术特性组建了专业的律师办案队伍，并以贵州省律师协会知识产权与非物质文化遗产保护专业委员会主任、国浩贵阳专业顾问刘云飞为项目负责人，具有理工科专业背景的国浩贵阳律师乔力、吴頔等具体参与案件的办理工作。

2.进一步查明事实及背景。通过与案涉装置研发团队及相关参与人员进行充分沟通、搜集证据等，国浩律师详细了解了发明构思的提出、研发、实现技术方案的全过程细节，进一步查明了双方合作的背景。比如：B智能科技公司并不具有案涉装置的研发基础，也未参与产品前期的核心技术研发；A环境技术公司在与B智能科技公司进行合作前，已经基本确定案涉装置的原理、结构、模块化、工作方式等设计和技术方案；A环境技术公司与B智能科技公司之间并无进一步完成发明创造的合意，双方并非合作或委托开发关系等。

3.深入研究相关法律及技术问题。在提供法律服务期间，国浩律师在对案件事实及相关法律问题深入分析研判的同时，还深入学习了装置所涉及的相关技术问题，不仅花费大量时间检索国内外文献、专著等资料，还联系了机械领域的专家进行技术探讨，最终形成了清晰直观的技术对比图。此外，国浩律师还通过制作装置技术原理动画的方式，直观地呈现了案涉产品的技术特征。

4.出庭辩论并申请机械专家参与庭审。在庭审过程中，国浩律师充分发表了代理意见，并向法院申请机械领域的技术专家出庭作证，并由其向法官详细说明产品的技术原理。最终，国浩律师以精益求精、锐意进取的专业态度有效维护了客户的合法权益。

1.本案进一步向社会强调了专利申请应当严格遵循诚实信用原则的基本要求。若专利申请人未经许可擅自使用他人的非公开技术方案，并导致相关技术方案被完整公开，则属于存在重大过错。该类行为由于违背诚信原则，将会予以否定性评价。

2.本案对专利权评价报告在相关权属纠纷案件中的适用与理解也具有一定的参考和指导意义。专利权评价报告本身并不具有确权性质，其主要是在实用新型及外观设计专利侵权纠纷中作为评价专利权稳定性的依据。专利权评价报告在相关权属纠纷案件中只能作为分析技术成果“实质性技术构成”的参考，并不能作为认定权利归属的直接依据。发明（专利）的权属需要结合发明构思的提出、研发及实现技术方案的全部过程进行综合分析认定。