国浩案例 | 从流失到归位——研发人员离职后12项发明专利被原单位追回

苏州某医疗科技公司研究开发了一款便携式电子阴道镜，是国内首创的将电子阴道镜与一次性扩张器集成的方案，即以创新的四翼联动式扩张器为结构基础，集成光源、显微诊断、能量治疗等功能模块，提供一种可用于宫颈癌筛查、诊断、治疗功能的妇科设备，在医疗设备细分市场中具有独特的竞争优势。

张某为苏州某医疗科技公司的初始股东并担任执行董事，魏某为该公司的初始股东并担任技术负责人。张某、魏某二人负责该产品的技术开发、样品制作、对外合作等事项。二人在职期间，产品方案基本定型，且将相关方案申请了8项专利。

后魏某提出离职，并快速设立杭州某医疗科技公司，随后张某也加入到该公司并成为最大股东。杭州某医疗科技公司成立不久便申请了多项妇科检查器相关的发明专利。其中，有12件发明专利的发明人含张某或魏某，且专利所记载的技术方案与苏州某医疗科技公司的专利高度相关。

基于此，苏州某医疗科技公司（下称“原告”）以杭州某医疗科技公司（下称“被告”）申请的12项发明专利属于张某、魏某二人的职务发明创造为由，于2022年7月1日向杭州中院提起了专利权权属纠纷之诉。

一审法院经过数次开庭、追加第三人、证人出庭等诉讼程序，于2023年7月3日作出一审判决，认为诉争12项发明专利属于张某、魏某原告处的职务发明创造，对应的专利权或专利申请权应归属于原告。后被告不服提起上诉，二审判决以近90页的判决书详细阐述了张某、魏某与原告的关系、诉争专利与张某、魏某在原告工作期间所完成的技术方案之间的相关性、以及其他署名发明人是否作出实质性贡献等，最终二审判决驳回上诉，维持原判。被告就该系列案件提起再审，也同样被裁定驳回。

原告在筹备阶段以及设立初期，各项规章制度还尚未完善，张某、魏某二人尚未与原告直接签订劳动合同，工资也并非完全自原告处直接发放。因此，被告始终辩称张某、魏某二人并非原告公司员工，未与原告建立劳动关系，张某、魏某仅仅是以股东身份帮助原告处理了部分工作。因此，张某、魏某二人与原告是否成立劳动关系，是判断诉争专利是否属于原告职务发明创造的首要问题。

由于张某在原告工作期间，还负责公司管理与运营相关的工作，因此被告抗辩张某在原告工作期间未参与产品的研发工作，诉争专利也就与张某在原告处的工作职责无关。

诉争12件发明专利的发明人除张某、魏某二人外，还有被告员工熊某、夏某，对于熊某、夏某是否对诉争专利做出了实质性贡献，也决定了被告是否有权享有诉争专利的权利。

国浩律师从诉讼策略制定、证据体系构建到庭审攻防各环节均作出了重要贡献，体现了知识产权律师的专业水准。

(一) 确定诉讼策略

在与原告深入沟通后，基于研发人员流动导致的知识产权流失的这一情形以及公司所掌握的证据，国浩律师确定了专利权权属纠纷之诉以及商业秘密侵权之诉的诉讼策略，从而充分保障当事人的权益。

(二) 针对争议焦点组织证据

针对张某、魏某二人与原告是否构成劳动关系这一争议焦点，国浩律师组织了多个方面的证据予以证明。例如：原告在公司宣传资料中记载的张某与魏某二人的职位介绍；张某与魏某多年来在医疗器械行业从事研发工作的履历；载有张某、魏某签字审批的财务报销凭证；原告工作群中能够体现二人与原告公司形成隶属关系的沟通记录等。

针对其他发明人熊某、夏某是否做出实质性贡献这一争议焦点，代理律师通过庭审时质询熊某、夏某，提出其并非实际发明人的合理怀疑后，将举证责任转移至被告，即由被告提供证据证明熊某、夏某对诉争发明创造的贡献。进一步的，基于被告提供的研发相关证据，发现熊某、夏某二人虽参与了产品研发，但该二人所参与的研发工作均与诉争发明创造的核心技术方案无关，且被告提供的研发支出的相关证据体现出在诉争专利申请日之前，研发投入极少，从而表明二人仅为署名发明人。

(三) 可视化展示来体现技术方案的“相关性”

根据专利法实施细则第13条之规定，退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的， 与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造。

由于目前司法审判中对于上述“相关性”的要求趋于严格，本案特别强调展示出诉争专利与原告技术方案之间的高度相关性。因此国浩律师从解决的技术问题、实施的技术方案以及效果方面，通过 “技术转译”工作，深入浅出地介绍了诉争专利的关键技术点，有效协助法庭准确理解了涉案专利的技术实质，为案件审理奠定了扎实的事实基础。

在杭州中院一审以及最高院二审的过程中，代理律师提交了多份技术对比文件，通过表格、色块、图片展示形式，在保证简洁直观的前提下详细地展现了每一件诉争专利与原告在先的研发项目、技术路线等方面的高度关联性。技术对比文件在表现形式与内容方面得到了充分肯定，部分表格更是直接在最高院的判决中被引用。

此外，代理律师针对每一焦点问题展开了逻辑严密的针对性论述，并援引相关法律规范以及参考案例，形成了层次分明、理据充分的法律论证体系。

本案充分体现了知识产权专业律师在技术类案件中的独特价值：一方面展现了其对专业技术问题的深刻理解能力，另一方面凸显了其将技术事实转化为法律论证的专业素养，通过精心设计的诉讼策略实现了委托人利益的最大化。最终，该系列案件所涉及的12件专利全部归原告所有，切实维护了委托人作为初创科技企业的创新火种和商业利益。

该系列专利权属案件是常见的由于研发人员离职所引发的知识产权纠纷。最高院在该系列案件中通过清晰的裁判说理和严谨的证据分析，为今后处理职务发明创造引发的专利权属纠纷提供了可参照的案例，特别是在认定发明人资格、界定技术相关性等关键问题上确立了明确的审理标准，对同类案件的司法实践具有显著的参考价值。

(一) 对于员工与公司之间是否曾建立劳动关系

最高院在二审判决中特别指出，综观全案证据和查明的事实，无论张某最终是否与原告签订正式的劳动合同、其在原告履职期间是否领取工资、是否接受原告大股东指派分配的工作任务，客观上不能否认的基本事实是张某曾以公司高管乃至法定代表人的身份全面介入且深度参与原告的日常经营管理，其本人为原告起步阶段的经营事业倾注了心血并投入了真实的劳动，且其本人所投入的劳动不违背其本人主观意愿，客观上亦为原告所支配。在案证据所反映的张某在原告初创阶段“留痕”之诸多言行，恰恰是初创型民营企业之创始股东白手起家艰苦创业之真实写照，后续种种争议并不能否认其本人曾经参与创设公司并参与产品研发的事实。

(二) 对于专利法实施细则（2023修订）第13条第一款中的“相关”要件的法律判断

最高院对“相关”要件的法律判断问题作出了重点阐释。首先，魏某在原告任职期间，深度参与了与妇科检查器研发项目相关的事务，主要体现为：魏某在原告处的身份不仅是创始股东之一，还是公司技术中心部门的负责人，而张某则为原告的总经理，该二人根据原告大股东布置的工作开展产品研发，深度参与了与妇科检查器研发项目相关的事务。其次，诉争发明专利的权利要求1即独立权利要求的特征部分的相关内容，在原告在先申请的发明专利或发明专利申请的说明书相关段落中均可找到对应的内容，因此，诉争发明专利与原告在先申请的专利在技术路线、发明构思、改进方向、采用的主要技术手段、取得的有益效果等方面具有高度的同源性和趋同性。最后，考虑到诉争发明专利与原告在先申请的专利的共同发明人、诉争发明专利与原告在先申请的专利的申请时间相隔时间较短、涉案技术人员在从原告离职后仍持有其在原告工作期间掌握的妇科检查器图纸等因素，可以合理推定诉争发明专利在研发过程中必然会借鉴、参考原告在先申请的专利技术方案，此亦符合同一人参与相同项目研发活动的认识规律。加之，技术领域多以改进式发明为主，故即便诉争发明专利所要求保护的技术方案与原告相关在先申请发明专利所要求保护的技术方案不完全相同，也应认为是在原告在先申请的相关发明专利的基础上进一步完成的改进发明。

(三) 对于其他发明人是否做出“实质性贡献”

对于其他署名发明人是否为实际发明人，最高院还阐明：署名发明人需对发明创造的“实质性特点”作出哪些实际的贡献才能称之为实际发明人。具体来说，在对创造性贡献进行认定时，应当分解所涉及技术成果的实质性技术构成。“提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人，是作出创造性贡献的人。提供资金、设备、材料、试验条件，进行组织管理，协助绘制图纸、整理资料、翻译文献等人员，不属于职务技术成果的完成人、完成技术成果的个人”之规定，应当理解为“该发明人提出了实质性技术构成并由此实现了诉争发明创造的技术方案”。该案中的熊某和夏某虽对妇科检查器的相关部件的设计提出了若干设计思路或改进建议，但与诉争专利整体技术方案相比而言，上述设计思路或改进建议均只涉及妇科检查器整体技术方案中的局部优化或改进，而且部分改进建议仅是以夏某在聊天群中向魏某展示其绘制的局部放大图，或者熊某向专利代理机构展现其本人绘制的3D图形的方式加以呈现。故被告一审提供的证据至多只能证明熊某、夏某参与了诉争发明专利的研发，但并不足以证明如下待证事实：熊某、夏某对于诉争发明专利之独立权利要求特征部分记载的完整内容作出了创造性贡献，或者提出了诉争发明专利实质性技术构成的设计构思或改进建议，且借由其二人提出的设计构思或改进建议最终整体性实现了诉争项发明专利之独立权利要求所各自要求保护的技术方案。因此，熊某、夏某不是诉争发明专利的实际发明人。

该系列案件的生效判决，既为研发人员的有序流动确立了明确的行为边界，又通过典型案例的示范效应，为规制利用研发人员流动实施技术侵权的行为提供了借鉴，从而在保障人才合理流动与维护企业创新权益之间实现了有效平衡，对我国科技创新生态的良性发展产生了深远的积极影响。